地理标志证明商标民事侵权救济问题探析（下）

（作者：苏志甫 北京市高级人民法院知识产权庭）

三、如何确定地理标志证明商标侵权行为与正当使用行为的界限

在涉及地理标志证明商标的侵权案件中，被控侵权人还经常辩称其对于诉争标志的使用属于对地名的正当使用。在五常市大米协会诉李贵同、北京金利兴盛粮油商贸有限公司侵害商标权纠纷案中，被告即主张其对于“五常”的使用属于对地名的正当使用。当事人提出上述抗辩事由的法律依据是2002年《商标法实施条例》第四十九条或现行《商标法》第五十九条的规定，即：注册商标中含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。

在商标授权确权行政程序中，对于含有地名的普通商标和含有地名的证明商标，其获准注册的条件存在明显区别。根据《商标法》第十条第二款的规定，除已经注册的使用地名的商标外，县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名只有在具有其他含义时或者作为集体商标、证明商标组成部分时，才能在商标中注册使用。具体而言，在县级以上行政区划的地名或者公众知晓的外国地名作为普通商标或者普通商标构成要素申请注册时，该商标获准注册的条件是其具有了表明地名之外的其他含义，使得该商标在整体上具有显著特征。而在地名作为证明商标的组成部分申请注册时，并无此要求。由于权利产生时的标准不同，在确定两类商标侵权行为与正当使用行为的界限时同样应有所区别。对于含有地名的普通商标而言，他人在地名意义上的使用，不会与商标权的行使产生冲突，不属于商标权控制的范围，商标权人无权禁止；但对于由地理标志构成的证明商标而言，其功能在于证明商品的产地来源，他人即便是在地理名称意义上使用，同样可能与证明商标的使用产生冲突。

在地理标志作为证明商标注册的情况下，在证明商标核定使用的商品上使用地理标志中的地名，尤其是在商品包装上以突出方式使用，其被作为地理标志被识别的可能性要远大于被作为单纯地名识别的可能性。此时，他人即便主观上仅为表明产地而使用该地名，也应合理避让地理标志证明商标，以避免误导相关公众。当然，并不意味着地理标志证明商标的注册人对于其中的地名取得了一种垄断权，这一点在地理标志证明商标标示的区域范围小于地名或行政区划名称对应的范围时尤为明显。例如，“五常大米”证明商标的产品生产地域范围仅为五常市境内“C”字开口盆地以内，该区域范围与黑龙江省五常市的行政区划范围存在明显差异。“舟山带鱼”证明商标的产品生产地域范围为浙江省舟山渔场特定生产区域，具体分布在北纬29度30分到北纬31度，东经125度以西，该区域亦远远小于浙江省舟山市的行政区划范围。对于二者存在的差异区域范围内的同类产品的生产者来讲，其存在使用该地名（即行政区划名称）表明产品产地的需求，这也是《产品质量法》和《消费者权益保护法》赋予生产者的一项法定义务。

如前文所述，地理标志证明商标控制的只是地理标志含义上的使用行为，如果行为人仅是将地理标志中的地理名称作为产地标记使用，而非地理标志含义上的使用，就应被认定为正当使用。例如，在商品包装背面的商品信息中载明的产地标记，此种使用方式只是单纯表明商品的产地信息，相关公众通常不会将其与商品的特定品质相联系。此外，如果使用人的商品符合地理标志证明商标的使用管理规则，由于未造成相关公众的误认，即便其事先未向控制该证明商标的组织办理使用手续，也不构成侵权行为，而应认定构成正当使用。由此可以概括出对于地理标志证明商标中地名正当使用的两种情形：一是非地理标志含义上的地名使用行为，即仅是作为产地标记使用；二是地理标志含义上的地名使用行为，但使用人的商品符合地理标志使用条件、只是事先未办理证明商标使用手续。

认定第一种情形下的正当使用行为，关键在于区分诉争行为属于地理标志意义上的使用还是产地标记意义上的使用，通常做法是根据行为人在诉争商品上的使用方式进行认定。在舟山市水产流通与加工行业协会诉北京北方渔夫食品有限公司、北京永辉超市有限公司侵犯商标专用权纠纷案中，法院认为：生产者标识商品产地的方式可以有多种，例如，在部分涉案产品的包装袋背面，北方渔夫公司用普通的字体标注有“原产地：浙江舟山”字样，如果仅是为标注产地，这种方式可以达到向消费者说明的作用。在“舟山带鱼”被注册为证明商标后，如果以突出使用的方式使用“舟山带鱼”或近似标识，即有构成侵权的可能性。[1]在五常市大米协会诉李贵同、北京金利兴盛粮油商贸有限公司侵害商标权纠纷案中，涉案大米商品上对于“五常”二字的使用，系在产品包装袋正面以突出方式进行使用，此种使用方式并非单纯标识大米的产地，按照相关消费者的一般注意力，其在选择购买大米时，足以据此认为该大米来自“五常”这一特定产地，具有“五常大米”的特定品质，故上述使用方式起到了地理标志的标示作用，不属于对地名的正当使用。

认定第二种情形下的正当使用应具备以下两个要件：一是商品确实产自地理标志所标示的区域范围；二是商品上使用的仅是地理标志中的地名。要件一涉及诉争商品真实产地来源的举证问题。关于产地来源的举证责任分配，在实践中曾存在争议。在舟山市水产流通与行业协会诉北京申马人食品销售有限公司、北京华冠商贸有限公司侵害商标权纠纷案中，二审法院明确应由涉案商品的生产者或使用者对涉案商品是否产自地理标志证明商标标示的区域负举证责任。[2]上述观点的依据在于：在证明商标侵权案件中，证明商标注册人作为主张权利存在的一方，需要就其权利产生的法律要件事实举证；被诉侵权使用证明商标的一方以自己的商品产自证明商标标识的产地，其使用证明商标具有正当性进行抗辩，属于主张商标注册人权利受制的一方，作为主张权利受制的证明商标使用人，应就其抗辩主张成立的法律要件事实举证，即就其使用证明商标的商品确实来自证明商标所标识的产地承担举证责任。[3]在举证证明的程度上，当地理标志证明商标标示的区域范围与现行行政区划的范围不一致时，被控侵权人应举证证明诉争商品来自地理标志证明商标在使用管理规则中划定的区域，而不仅仅是证明来自所涉地名对应的区域。对于销售商来讲，如果其能够举证证明被控侵权商品系从办理了涉案地理标志证明商标使用手续（即专用证）的市场主体处购进，可视为其尽到了举证责任。要件二涉及正当使用对象的界定。根据《集体商标、证明商标注册和管理办法》第八条规定，作为集体商标、证明商标申请注册的地理标志，可以是该地理标志标示地区的名称，也可以是能够标示某商品来源于该地区的其他可视性标志。现实中的地理标志证明商标大体上可以区分为上述两种类型。《商标法实施条例》第四条第二款规定地理标志作为集体商标注册的，不要求参加以该地理标志作为集体商标注册的团体、协会或者其他组织的，可以正当使用该地理标志。《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十八条第二款进一步明确，《商标法实施条例》第四条第二款中的“正当使用该地理标志”是指正当使用该地理标志中的地名。虽然《商标法实施条例》对于地理标志作为证明商标注册的情形未予明确，但由于地理标志注册为证明商标或集体商标实质上均是对地理标志的保护，在具体适用中应同等对待。因此，在地理标志证明商标由地名与其他可视性标志组合而成时，正当使用的对象应仅限于该商标中的地名，而非该商标整体。

注 释：
[1] 参见北京市朝阳区人民法院（2011）朝民初字第07241号民事判决书。
[2] 参见北京市高级人民法院（2012）高民终字第58号民事判决书。
[3] 参见谢甄珂：《证明商标的权利范围及侵权认定》，载《中华商标》2013年第3期，第37页。