据以禁止他人抢注的未注册商标应当是商标权利人主动使用且产生一定影响的商标

　　（作者：刘庆辉 北京市高级人民法院知识产权庭）

　　【要旨】

　　境外注册商标权利人未在我国大陆地区使用其商标的，无权依据2001年《商标法》第三十一条（2014年《商标法》第三十二条）的规定禁止他人注册相关商标。

　　【案情】

　　被异议商标为第5736930号图形商标，由廖勇志于2006年11月21日向商标局申请注册，指定使用的商品是第33类：果酒（含酒精）、开胃酒、蒸馏酒精饮料、蒸馏饮料、葡萄酒、酒（利口酒）、酒（饮料）、白兰地、威士忌酒、伏特加（酒）。

　　被异议商标经商标局初步审定公告后，双手酒业有限公司（简称双手公司）针对被异议商标向商标局提出异议申请。商标局经审查作出（2011）商标异字第29023号裁定书，对被异议商标予以核准注册。
　
　　双手公司不服上述裁定，向商标评审委员会申请复审。2013年9月17日，商标评审委员会作出商评字[2013]第68755号《关于第5736930号图形商标异议复审裁定书》（简称被诉裁定）。该裁定认定：双手公司提交的在案证据不足以证明在被异议商标申请注册前其对“双手图形”享有在先著作权，亦不足以证明在被异议商标申请注册前，其“双手图形”商标在与被异议商标指定使用的开胃酒等相同或类似商品上在中国大陆进行了使用，并成为具有一定影响的商标。故双手公司关于被异议商标的注册申请违反2001年《商标法》第三十一条规定的理由不成立。商标评审委员会据此裁定：被异议商标予以核准注册。

　　双手公司不服被诉裁定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼，其起诉的主要理由之一是被异议商标的申请注册构成对其在先使用且有一定影响的“双手”图形商标的抢注。

　　【判决】

　　北京市第一中级人民法院经审理认为：双手公司提交了中国网站报道、网络博客证据证明其主张，虽然这些证据仅是第三方对双手公司产品的介绍，并非双手公司的产品进入流通领域的使用证据，但这些证据均显示了双手公司的产品及其双手图形商标，足以使中国相关公众知晓双手公司及其商标的存在。廖勇志与双手公司为同业经营者，其理应知晓双手公司的商标。同时考虑到，双手公司的商标是经过设计的图形商标，显著性较强。在此情况下，廖勇志依然在与双手公司的商标使用的葡萄酒商品类似的商品上注册与双手公司的商标完全相同的被异议商标，具有明显的主观恶意。因此，廖勇志注册被异议商标的行为已构成以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响商标的情形。被异议商标的注册违反2001年《商标法》第三十一条有关“被异议商标注册不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的规定。

　　北京市第一中级人民法院遂依照修改前的《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1、2目之规定，判决：一、撤销商标评审委员会作出的被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。

　　廖勇志不服原审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九、第八十九条第一款第（二）项之规定，判决：一、撤销一审判决；二、驳回双手公司的一审诉讼请求。

　　【评析】

　　本案争议焦点之一是被异议商标的注册是否构成“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形，从而违反了2001年《商标法》第三十一条的规定。

　　2001年《商标法》第三十一条规定，“申请商标注册不得损害他人现有的在先权利，也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”该条规定中的“他人已经使用并有一定影响的商标”应当符合两个要件：第一，“他人已经使用”是指未注册商标权利的主张者在先使用了该商标，即主动将其商标用于识别商品或服务来源的商业活动中，包括将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中。如果未注册商标权利的主张者未主动使用该商标，则通常不能主张商标权利，不能禁止他人注册该商标。第二，该商标经使用产生了一定影响。如果该商标未产生一定影响，没有一定的识别性，没有凝聚一定的商誉，就不能阻止他人注册。

　　本案中，双手公司提交的证明其在先使用“双手”图形商标的证据主要包括以下几类：1、2006年11月16日，《中国葡萄酒资讯网》发布的《葡萄酒观察家》关于2006年度前十名葡萄酒排名情况的介绍（该资讯网发布的时间早于被异议商标申请日5天），其中双手公司的“双手”图形葡萄酒排名第十；2、2006年11月20日，9159名酒坊发布的《葡萄酒观察家》关于2006年度百佳葡萄酒评选结果的文章（该网站发布的时间早于被异议商标申请日1天），其中第十位是双手公司生产的“双手”图形葡萄酒；3、2005年5月25日发布的中国网络博客《澳洲品酒笔记》及2006年8月31日发布的中国网络博客《澳洲酒香朝圣之旅》，内容均涉及双手公司的“双手”图形葡萄酒。

　　首先，上述证据均为网络打印件，未经公证认证，而且在网络浏览器中输入相应的网络地址，原始的网络页面已无法显示，因此上述证据的真实性无法确认。其次，即使上述证据可以采信，但上述证据均不是双手公司在我国大陆地区主动宣传、使用双手图形商标形成的证据，而是第三方介绍境外“双手”图形牌葡萄酒的文字材料。再次，由于上述证据1、2中的网络材料的形成时间仅分别早于被异议商标申请日5天和1天，而证据3仅是一般性的博客，无证据表明其为热门博客，因此，上述证据不足以证明双手图形商标在被异议商标申请日前在我国的相关公众中已具有一定知名度。总之，在案证据不足以证明双手公司在被异议商标申请日之前在我国大陆地区主动使用或许可他人使用了双手图形商标并使之产生了一定影响。被异议商标的注册未构成“以不正当手段抢先注册他人在先使用并有一定影响的商标”的情形。

　　本案的实际情况是，“双手”图形商标是双手公司的境外注册商标，双手公司提交的证据均为第三方宣传、介绍该境外注册商标的证据，双手公司在被异议商标申请日之前从未将“双手”图形牌葡萄酒销售到我国大陆市场，亦未在我国大陆地区宣传其“双手”图形商标。本案的典型意义在于第三方对境外“双手”图形商标的宣传、介绍是否可以为双手公司在我国大陆地区取得民事权利。如前所述，2001年《商标法》第三十一条规定中的“他人已经使用并有一定影响的商标”应当是他人在先使用（即主动使用，而不是所谓的被动使用）且产生一定影响的商标。主张在先未注册商标权利的人自己未在先使用该商标，不能取得商标权利，不能禁止他人注册该商标。因此，双手公司要求禁止被异议商标的注册，缺乏权利基础。原审判决的相关认定缺乏依据，二审法院予以纠正是正确的。