注册在先的字号是否当然构成在先权利

　　【案号】

　　（2014）锡知民初字第0133号

　　（2015）苏知民终字第00098号

　　【裁判要旨】

　　字号和商标均是经法定程序确认的权利，属于广义范围的商业标识。关于字号、商标等商业标识是否构成在先权利的判定，应当综合考虑市场主体使用字号、商标等商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的字号、商标等商业标识的各自使用时间节点进行认定。在先权利人可以以不违反诚实信用和公平竞争的方式继续使用其商业标识，但该在先权利的使用应局限在原使用范围，且系规范合理使用；另在使用中双方当事人都应当附加包括但不限于注册商标在内的合理的区别性标识。

　　【案情介绍】

　　北京三民太奇教育科技有限公司（下称北京三民太奇公司）于2001年6月29日成立，其前身依次为北京三民太奇研究所、北京三民太奇中心，从事MBA、MPA类考试培训。该公司自成立时就开始使用“太奇”文字商标，并于2002年7月提出商标注册申请，于2006年取得商标专用权，核定使用的种类为第41类：学校（教育）、教学、函授课程、讲课、教育、教育信息、培训、教育考核（截止），注册有效期自2006年11月28日至2016年11月27日。

　　无锡太奇公司于2003年3月7日成立，经营范围：语言培训、考前培训、中小学生兴趣培训、电脑培训、企业管理咨询。2003年9月17日，无锡太奇公司注册了wxtaiqi。com的国际顶级域名，现该域名为无锡市太奇教育培训中心（下称无锡太奇中心）所有。无锡太奇公司于2006年9月19日向无锡市民政局、教育局申请无锡太奇中心民办非企业单位登记名称核准，于2006年9月25日取得核准。2009年5月5日，无锡市教育局同意无锡太奇公司举办无锡太奇中心，并颁发民办学校办学许可证。无锡太奇中心在企业网站宣传中突出使用“太奇”文字。

　　北京三民太奇公司以无锡太奇中心注册了含有其字号及商标的单位名称，并在招生宣传特别在其网站宣传中突出使用“太奇”文字，构成商标侵权和不正当竞争，向法院提起诉讼。

　　无锡市中级人民法院一审认为：无锡太奇中心的名称核准时间早于北京三民太奇公司“太奇”商标的注册时间，其字号构成在先权利，从而认定无锡太奇中心突出使用“太奇”字号没有侵犯北京三民太奇公司注册商标专用权。同时，根据现有证据不足以认定无锡太奇中心使用“太奇”字号的行为主观上具有攀附的故意，不构成不正当竞争。遂判决驳回北京三民太奇公司的诉讼请求。

　　一审宣判后，北京三民太奇公司不服，上诉至江苏省高级人民法院。二审法院认为：无锡太奇中心对“太奇”文字的突出使用缺乏正当性，容易产生混淆，侵犯了北京三民太奇公司的商标权；无锡太奇登记注册“太奇”字号的行为不具有攀附的故意，不构成不正当竞争。最终，二审法院判决无锡太奇中心规范使用其名称，停止突出使用“太奇”文字的行为，赔偿北京三民太奇公司经济损失（包括合理费用）人民币15万元。

　　【法官评析】

　　商业标识类权利冲突案件一直是知识产权诉讼领域中的热点问题。其中，在先权利的判定是此类案件审理的关键所在。对于何谓在先权利以及如何判定，我国知识产权立法虽有所涉及，但对其内涵和外延缺乏明确规定。这就导致实践中对于在先权利的理解和判定存在不同认识。本案系一起因字号与商标的权利冲突而引发的商标侵权和不正当竞争纠纷。其关键问题在于，能否基于字号先于商标注册而主张字号的在先权利，进而不构成商标侵权。

　　一、该案的两种不同审理思路

　　第一种审理思路主张根据字号与商标各自获得授权的具体时间的先后，判定字号是否构成在先权利，进而作出是否侵犯商标权的认定。

　　第二种审理思路主张在先权利的判定应综合考虑历史和现实因素以及使用行为的正当性，而不宜简单依据字号与商标的获得授权的具体时间节点进行判定。

　　笔者认为，第一种审理思路对于在先权利的判定虽然看似比较具体，易于操作，但过于简单机械，容易脱离客观实际，导致权利的失衡，亦不符合商标法关于在先权利保护的立法宗旨；第二种审理思路综合考虑在先权利与在后权利的各自的实际使用状况等因素，有利于平衡在先权利人和在后权利人的利益关系，维护公平的竞争秩序。所有法律上的权利都不是不受任何限制的，必须在法律设定的边界范围内行使，以不侵犯他人的合法权利为前提。法律对在先权利的保护亦是如此。对于在先权利的判定，除了考虑申请注册的时间等具体时间节点外，应兼顾利益平衡，综合考虑使用时间的长短、申请或登记时有无恶意、是否系合理使用等因素。另外，还要结合在先权利的自身特点如商业标识的显著程度。如果在先商业标识的显著性程度不强，识别商品或服务来源的功能较弱，在确定保护范围时不宜过宽，否则会不当损害其他经营者的合法权益。即使认定构成侵权，亦并非一律判令撤销某个注册商标或变更某个字号，而应根据是否足以导致混淆等情形进行综合考量，必要时可以要求当事人附加相关区别性标识。

　　二、判定在先权利应综合考虑市场主体使用商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的商业标识各自的使用时间节点进行认定

　　该案二审法院采取了第二种审理思路，具体从以下方面予以分析：首先，商标和字号均是经法定程序确认的权利，属于广义范围的商业标识。在判定是否构成在先权利的过程中，应当综合考虑市场主体使用上述商业标识的完整历史渊源，而不宜仅单纯依据诉争的字号、注册商标的各自使用时间节点作出判定。本案中，北京三民太奇公司涉案商标的注册时间虽然晚于无锡太奇中心的字号的核准时间，但就其商业标识的使用情况而言，北京三民太奇公司系早于无锡太奇中心及其前身无锡太奇公司，即将“太奇”作为字号的组成部分并实际使用于日常经营活动，且经过其多年的使用，“太奇”商标具有一定的知名度。无锡太奇中心不能仅以其字号先于北京三民太奇公司商标权获得，就当然主张其拥有在先权利，并可以采取包括突出使用在内的方式，不受限制的使用“太奇”字号，影响其他市场主体并存的商业标识权利。

　　其次，商标和字号的功能作用虽然有一定程度的重合，但两者毕竟具有不同的权利基础，在功能作用的具体指向上各有侧重。字号的作用主要是区别不同的市场主体，而商标的作用主要是区别商品或服务的来源。在商标与字号发生冲突的情况下，各自应规范使用其商业标识，保持清晰的界限，避免混淆和误认。本案中，北京三民太奇公司具有“太奇”注册商标，无锡太奇中心具有“太奇”字号。在此情形下双方本应最大限度地划清商业标识之间的边界，尽量避免与他人的商业标识发生冲突。基于此，无锡太奇中心未尽到规范使用自身字号的义务，其突出使用“太奇”文字的行为有违市场主体诚实信用的经营义务，应当对由此造成的商业标识的冲突承担责任。

　　另外，需要考虑的是，在无锡太奇中心名称核准之前，关于北京三民太奇公司使用的“太奇”商业标识已经具有较高知名度的证据较弱。综合全案证据，尚不足以认定无锡太奇中心登记注册“太奇”字号的行为具有明显攀附的故意。

　　三、双方都应当附加包括但不限于注册商标在内的合理的区别性标识

　　如何具体裁判附加区别性标识，以发挥出区别不同商品来源的作用，是司法实践中的一个难题。对此，该案二审法院对如何附加区别性标识问题进行了探索，为当事人提供了具有可操作性的指引。其认为，无锡太奇中心规范使用自身名称，已足以避免相关公众产生混淆，并不需要再行判令其停止使用或变更单位名称。同时，鉴于双方当事人目前在相同区域从事相同市场经营业务，无锡太奇中心应当完整规范使用自己的单位名称，不得使用简称；北京三民太奇公司应当规范使用“三民太奇”的字号；双方当事人都应当附加包括但不限于注册商标在内的合理的区别性标识，以避免因商业标识冲突而混淆市场、误导公众。

　　本案对于今后涉权利冲突纠纷案件中在先权利的判定，具有积极的借鉴意义。（史乃兴 作者单位：江苏省高级人民法院）