专利权因未缴足年费而提前终止的归责分析

作者 | 张晓阳 江苏省高级人民法院

该案基本案情是，原告睿基公司提出涉案专利申请后，即与被告中信博公司签订《专利申请权转让合同》，将涉案专利申请权转让给被告，后专利获得授权，被告为专利权人。在该案纠纷之前，原、被告之间曾就上述《专利申请权转让合同》的有效性发生讼争，审理法院最终判决原被告之间的《专利申请权转让合同》合同无效，但并未就合同无效的法律后果作出相应判项。之后，原告在申请变更专利权人的过程中获知，涉案专利权因逾期未缴足年费已提前终止，原告遂提起该案损害赔偿之诉。

该案的争议焦点是，涉案专利因未按时缴纳年费而被提前终止这一损害结果的归责问题。诉讼中，双方当事人均认为自己无过错，而对方有过错，不应当由自己承担责任。对此，一审法院认为，自确认专利申请权转让合同无效的判决生效后至涉案专利存续最后期限这段期间，原告提出专利权人变更及维持专利存续均不存在障碍，被告亦不存在妨碍原告变更专利权人的行为，但原告却始终不恢复其专利权，应认定涉案专利权的灭失系其以不作为方式放弃所致，相应的后果亦应由其自行承担，故驳回原告的诉讼请求。二审法院依据诚实信用原则、合同法关于合同无效法律后果以及专利年费缴费制度的相关规定，对原被告双方在该案中是否存在过错进行了具体分析，最终认定：被告在涉案专利权人未变更为原告之前，未尽妥善维护涉案专利权有效的义务和通知协助义务，存在过错；而原告申请专利权变更的时间，在行使权利的合理期间的范围内，不存在过错，因此涉案专利权因未缴年费而提前终止的损害结果，应归责于被告。

需指出的是，由于被告既未履行妥善维护专利权有效的义务，又存在未向原告转交缴费通知书和专利权终止通知书的情形，故被告对涉案专利权提前终止的过错较为明显。但对于原告是否存在过错的问题，主要是指原告在转让合同无效的判决生效后的九个半月后才向专利行政管理部门申请权属变更，是否属于“在合理期限内行使权利”，在该案二审审理过程中进行了反复讨论。最终，合议庭认为应以法律法规所确定的几个关键时间点作为判断“合理期限”的依据，具体判断过程为：涉案专利是由于未缴足第2年度费用而导致权利被终止，而第2年度费用缴费期限届满日是2013年8月2日，此时《专利申请权转让合同》被确认无效的生效判决尚未作出，被告作为专利权人的法律基础仍存在，原告有合理理由相信被告作为专利权人已经善意履行了第2年度费用的缴纳义务。在此前提下，原告在2014年9月12日申请权属变更，虽超过了涉案专利第3年度的正常缴纳期限1个多月，但仍处于可以补缴的期限内，也即原告仍有机会及时补缴年费以维持涉案专利权有效。因此，如被告已缴纳第2年度费用，则原告无论是在前述确认合同无效的判决生效后立即申请权属变更，还是在9个多月后去办理相关手续，其最终效果均是相同的，即都不会引起涉案专利权提前失效，故应认定原告属于在合理期间内行使权利。二审法院上述“合理期限”的判断规则，具有充足的事实依据和法律依据，体现了司法裁判引导当事人在市场活动中善尽相互协助、相互照顾的注意义务的价值导向。

还需说明的是，该案虽可归类于一般的适用过错原则的损害赔偿之诉，但因被损害物为专利权，损害原因为未及时缴纳年费而导致的专利权提前终止，且涉及专利权在转让合同无效后及返还前责任主体认定等问题，故该案的过错责任认定涉及侵权责任法、合同法、专利法及民法基本原则的综合运用，属于疑难案件，该案的归责认定在双方当事人之间、一、二审法院之间以及专家学者之间形成冲突亦属正常。为便于对涉案问题展开深入探讨和进一步研究，本期“苏法视野”发表该案较为完整的案情介绍和一、二审法院裁判观点，以供参考。

【裁判要旨】

在专利权转让合同已被人民法院生效判决宣告无效、涉案专利权应予返还的情形下，受让人应当遵循诚实信用原则，就专利权返还相关事宜，承担相应协助、通知义务。受让人未尽妥善注意义务，对涉案专利权因未缴费而被提前终止存在明显过错的，应当承担相应的民事赔偿责任。

【案情摘要】

睿基公司于2012年8月2日向国家知识产权局申请了第201230360367.6号、一项名称为“太阳双轴跟踪支架”的外观设计专利，2012年9月26日，睿基公司与中信博公司签订《专利申请权转让合同》，约定睿基公司将上述专利申请权无偿转让给中信博公司。在专利申请权人变更为中信博公司后，该专利于2013年4月10日获授权公告，专利权人为中信博公司。

2013年8月13日，江苏省昆山市人民法院受理了睿基公司诉中信博公司专利申请权转让合同纠纷一案，该院于2013年11月6日作出（2013）昆知民初字第0142号民事判决（以下简称142号判决），以蔡某同时作为合同双方法定代表人签订《专利申请权转让合同》，违反公司高管忠诚义务为由，判决上述《专利申请权转让合同》无效，该判决已于2013年12月31日生效。

2013年9月6日，国家知识产权局向中信博公司发出缴费通知书。2014年4月17日，国家知识产权局向中信博公司发出专利权终止通知书，明确：“专利权人未按缴费通知书中的规定缴纳或者缴足第2年度年费和滞纳金，根据专利法第44条的规定，该专利权于2013年8月2日终止。根据专利法实施细则第89条和第90条规定，上述终止事项在专利登记薄上登记，并将在专利公报上予以公告。”该专利权终止通知书中还提示：“当事人请求恢复权利的，应当提交恢复权利请求书，说明理由，并补缴或者补足应当缴纳的年费及当年全额年费25%的滞纳金。当事人因其他正当理由延误期限而请求恢复权利的，还应当缴纳恢复权利请求费1000元。”专利权终止通知书中一并附具了费用缴纳方式说明。

涉案专利缴费信息显示中信博公司于2013年3月6日缴纳了600元第二年年费，案外人昆山康盛知识产权代理有限公司于2013年11月12日缴纳了270元第二年年费。上述专利权终止通知书及专利缴费信息，公众均可在国家知识产权局网站上查询获悉。

一审庭审中，睿基公司称其于2014年9月12日自行向国家知识产权局申请著录项目变更，请求将专利权人从中信博公司变更为睿基公司，才发现该专利权已被国家知识产权局以逾期未缴费为由终止，遂向苏州中院提起涉案之诉。

另查明，涉案专利第二年年费应于2013年8月2日前缴纳，自该日起六个月，若补缴年费和滞纳金，涉案专利将不会终止，六个月届满后，在国家知识产权局发出专利权终止通知书之日起，仍有两个月时间恢复专利。二审庭审中，双方当事人均确认2013年3月6日缴纳的600元应是涉案专利的第1年度年费，国家知识产权局网站上涉案专利缴费信息显示该笔缴款为第2年度年费系笔误。国家知识产权局网站上涉案专利缴费信息显示，2013年11月12日，昆山康盛知识产权代理有限公司缴纳了270元，“费用种类”显示为“外观设计专利第2年年费”。睿基公司对此分析认为：该270元是中信博公司缴纳的第2年年费，270元中的180元是按照减缓专利费后的第2年年费，90元是未及时缴纳第2年年费产生的滞纳金。但由于国家知识产权局并未同意涉案专利年费减缓，因此中信博公司实际上并未缴足第2年年费（600元）。

【法院认为】

苏州中院一审认为，涉案《专利申请权转让合同》已被生效判决确认无效，据此应认定自始未发生涉案专利权转让的效果，涉案专利真实权利人自2013年12月31日142号判决生效之日起即应确定为睿基公司。根据《中华人民共和国专利法实施细则》第十四条规定，睿基公司持上述142号判决可径行向国家专利局办理专利权人变更手续，而无需中信博公司的协助配合。142号判决生效时涉案专利尚在存续期间，但睿基公司却未及时提出变更，直至该专利因未足额缴费被终止后才于2014年9月12日自行向国家知识产权局提出专利权人变更。即便142号判决生效时涉案专利已处于催缴费用期间，但社会公众在国家知识产权局网站上均可查阅涉案专利的缴费信息、专利权终止通知书内容及外观设计专利年费、滞纳金缴纳标准等信息。综上，自2013年12月31日142号判决生效之日至2014年6月涉案专利存续最后期限这段期间，睿基公司提出专利权人变更及维持专利存续均不存在障碍，中信博公司亦未妨碍睿基公司为上述行为，但睿基公司却始终不恢复其专利权，应认定涉案专利权的灭失系因睿基公司以不作为方式放弃所致，相应的后果亦应由其自行承担，其要求中信博公司赔偿专利价值、丧失专利损失及该案律师费的主张无事实和法律依据，不能成立。据此驳回睿基公司的诉讼请求。

睿基公司不服一审判决，向江苏高院提起上诉。

江苏高院二审认为：

首先，合同法第五十八条规定，合同无效或者被撤销后，因该合同取得的财产，应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。有过错的一方应当赔偿对方因此所受到的损失，双方都有过错的，应当各自承担相应的责任。中信博公司基于《专利申请权转让合同》而取得的涉案专利权，在该合同已被人民法院判决无效后，应当返还给睿基公司。

其次，在《专利申请权转让合同》已被人民法院生效判决宣告无效、涉案专利权应予返还的情形下，中信博公司应当遵循诚实信用原则，就与涉案专利权返还相关的事宜，承担相应的协助、通知义务，但中信博公司并未妥善处理合同被无效后的相关事宜，对涉案专利被提前终止存在过错，理由如下：1.根据专利法的相关规定，专利权系需要按年度缴纳维持费用的权利类型。如已登记在案的专利权人未按时缴纳或缴足专利维持费用，将会导致权利被终止。2.虽然142号判决的判项中并无中信博公司应向睿基公司返还涉案专利权的相应内容，但中信博公司应将涉案专利权予以返还，这作为合同无效的法律后果是可以预期的。此种情形下，在实际返还涉案专利权即变更登记权利人信息之前，中信博公司负有维持该专利有效的义务，也就是按时缴纳专利年费。3.中信博公司确认2013年3月6日缴纳的600元被登记为第2年度年费系笔误，且亦收到国家知识产权局催告其缴纳第2年度费用的催费通知，故中信博公司对于其并未按照规定缴足涉案专利第2年度的费用及后果是明知的，但中信博公司未缴足第2年度的费用。4.如中信博公司因涉案专利需要返还而不愿意继续支付相关维持费用，其至少也应履行将该相关通知事项向睿基公司进行转告的义务，以便于睿基公司采取相应举措，避免涉案专利被终止这一结果的发生。但中信博公司在收到相关催费通知后既不及时缴足费用，也未将相关事项转告睿基公司。

最后，睿基公司在142号判决生效后10个月内向国家知识产权局申请变更专利权人不属于怠于行使权利的情形，不存在过错，理由如下：如前所述，在涉案专利权返还睿基公司前，中信博公司负有妥善维护涉案专利的善良义务。因此，睿基公司有合理理由相信中信博公司已按期足额缴纳了第2年度专利费用。在中信博公司已缴纳第2年度费用的前提下，睿基公司在2014年9月12日向国家知识产权局申请变更专利权人，虽超过了涉案专利第3年度的正常缴纳期限1个多月，但仍处于可以补缴的期限内，睿基公司仍有机会及时补缴年费以维持涉案专利权有效。因此，如中信博公司已缴纳第2年度费用，则睿基公司无论是在142号判决生效后立即向国家知识产权局申请变更专利权人，还是142号判决生效后9个多月后去办理相关手续，其最终效果均是相同的，即都不会引起涉案专利权提前失效。故应认定睿基公司在2014年9月12日内向国家知识产权局提出专利权人变更申请属于其在合理期间内行使权利，且不能由其来承担因中信博公司违反善良义务所导致的损害结果，因此，睿基公司对涉案专利因未缴足第2年度费用而失效的损失不应承担过错责任。

一审判决：驳回睿基公司的诉讼请求；
二审判决：撤销一审判决，中信博公司赔偿睿基公司50万元。
二审合议庭：施国伟 张晓阳 顾正义