从一件发明专利无效案谈选择发明涉及的问题

（作者：袁相军 北京高级法院知识产权庭）

【要旨】

选择发明，是从现有技术中公开的较大范围中，有目的地选出现有技术中未具体提到的小范围或个体的发明。判断选择发明是否具备创造性的，关键在于考虑其相对于现有技术取得了何种预料不到的技术效果。本文借助一件专利无效案件，分析其中涉及的具体问题。

【案情】

在第一三共株式会社、宇部兴产株式会社诉专利复审委员会、华夏生生大药房（北京）有限公司发明专利权无效行政纠纷案中，三共会社和宇部会社系01815108.6号、名称为“氢化吡啶衍生物酸加成盐”的发明专利权人。涉案专利共9项权利要求，权利要求1、2分别限定了盐酸盐和马来酸盐。说明书记载了盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面改进的实验数据。

针对涉案专利，华夏公司以证据2或3作为最接近的对比文件，认为本专利权利要求1、2不具备创造性，请求宣告无效。证据2为第92111584.9号中国发明专利申请公开说明书， 证据3为证据2在美国的同族专利，两证据公开的内容相近。证据2的权利要求22以及证据3的权利要求28记载了式(I)化合物的盐酸盐和马来酸盐的制备方法，证据2权利要求22中从整体上并列记载自由体（即普拉格雷游离碱）及其“药物上可接受的盐”（即“药学上可接受的盐”），实施例记载了优选的第190号化合物（即普拉格雷游离碱）。在无效程序中，专利权人为证明本专利的盐酸盐和马来酸盐较其他盐具有出乎意料的存储稳定性，提交了申请日后作出的实验数据作为反证。

经审查，专利复审委员会经审查认为，就本专利权利要求1和2而言，其涉及普拉格雷这一具体化合物的盐酸盐和马来酸盐。证据2、3已经公开了普拉格雷的药学上可接受盐的技术方案。本专利权利要求1和2与最接近对比文件的区别在于，本专利权利要求1和2分别将药学上可接受盐具体限定为盐酸盐和马来酸盐。因此，权利要求1和2的技术方案实际是在证据2或证据3的现有技术公开的“药学上可接受盐”这一较大范围中，具体选择了盐酸盐和马来酸盐这两种具体方案而形成的选择发明。而选择发明创造性的判断，关键在于考虑其相对于所述现有技术取得了何种预料不到的技术效果。就本案而言，应比较盐酸盐和马来酸盐相对于最接近现有技术，即普拉格雷药学上可接受盐是否取得了预料不到的技术效果。涉案专利说明书对比实验仅仅说明普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面的改进，然而，本专利说明书并没有证据表明且专利权人也未主张涉案专利的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐相对于现有技术，即证据2或证据3中公开的“药学上可接受盐”在口服吸收性、代谢活性和血小板凝集抑制作用方面具有何种预料不到的技术效果。

就专利权人主张的涉及盐酸盐、马来酸盐存储稳定性的反证，专利复审委员会认为，反证实验分别测试了在不同存储条件下普拉格雷多种不同盐的稳定性数据，得出盐酸盐、马来酸盐相对于其他盐而言，具有预料不到的技术效果的结论。虽然涉案专利说明书提出了涉案专利的酸加成盐具有优良的保存稳定性，但该效果只是涉案专利说明书指出的本专利具备的众多效果之一，没有任何证据能够证明该效果的存在，即反证证明的效果在原始申请文件中并没有教导，不能作为认定涉案专利具备创造性的依据。最终，专利复审委员会认定涉案专利不具备创造性。

【判决】

一审法院与专利复审委员会观点相同。二审法院认为，涉案专利属于选择发明，其创造性判断应当将涉案专利技术方案与其他普拉格雷可药用盐效果进行比较，但是现有技术中并没有提供具体的普拉格雷可药用盐的明确效果，而证据2或证据3给出的是通式化合物及其可药用盐，优选化合物中包括普拉格雷游离碱，本领域技术人员基于通常的认知可以预测，普拉格雷游离碱与普拉格雷药学上可接受的盐有基本相同的技术效果，因此涉案专利说明书将普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，以说明涉案专利在技术上的进步性，符合专利技术方案与最接近现有技术进行对比的方法。专利复审委员会将普拉格雷游离碱和普拉格雷可药用盐的技术效果加以区分，违背了本领域技术人员通常的认知，应予以纠正。二审判决撤销一审判决及被诉决定。

【评析】

本案中，如下问题值得讨论：（一）《审查指南》版本的适用；（二）现有技术以及最接近现有技术的确定；（三）选择发明技术效果的比对；（四）申请日后补充实验数据的接受。

一、关于《审查指南》版本的适用

法不溯及既往是基本法治原则。我国专利法自实施以来已历经三次修改，相应的专利法实施细则、审查指南也屡经修改并有多个版本，目前还可能用到的审查指南主要有1993版、2001版、2006版和2010版。由于专利法及其实施细则、审查指南的修改对申请人、专利权人的影响较大，有的专利申请的审查过程可能经历了一次甚至数次专利法及其实施细则、审查指南的修改，在专利授权确权行政案件中准确适用法律，正确适用《审查指南》都是一件重要的事情。专利“三性”判断不同于申请文件的修改，就后者而言，专利申请人根据申请日施行的法律对申请文件进行修改已经有所预期和信赖，为保障专利申请人对申请提出时施行的法律的正当信赖，判断针对该专利申请文件的修改是否合法，在专利授权程序及确权程序中，应严格适用专利申请日（有优先权的，应为优先权日）施行的专利法及其实施细则以及相应的审查指南，而对于前者，由于审查指南几个版本变化不大，就司法审查而言，虽然部分当事人就适用审查指南提出过异议，但法院基本上均以版本不同但条款内容无实质变化、对当事人实体权利未造成损害为由对被诉决定予以维持，仅有少数案件法院与专利复审委员会就此出现了分歧。就本案而言，本专利优先权日为2000年7月6日，应适用1993年版的审查指南进行审查，而93版后的指南对于补充实验数据的接受问题采取更为严苛的态度，已直接影响到了创造性的判断，这一问题在业内始终存在争议，但版本适用并不是本案当事人争议的主要问题，且在诉讼中亦未提及，本案并不过多讨论，但专利复审委员会及两审法院在文书中均未明确指出，确属缺憾。

二、关于现有技术以及最接近的现有技术的确定

现有技术是一种客观事实，也是评定发明创造是否对社会作出贡献的证据。发明创造与现有技术距离越远，对社会贡献越大，受保护的强度越大。相对而言，现有技术是个大圈，最接近现有技术是大圈中的一个点。

无效案件中，最接近的现有技术由无效请求人指定，专利复审委员会和法院居中裁判，应当尊重请求人的选择，原则上无权依职权改变当事人确定的最接近对比文件，这种改变主要是指扩大证据的内容。例如，在“全喂入联合收割机的脱粒与分离装置”实用新型专利无效案中，北京市第一中级法院认为：“福田雷沃公司在口头审理中明确放弃对比文件3结合公知常识评价本专利创造性的理由，专利复审委员会依职权引入本专利权利要求1-4相对于对比文件3、2及公知常识不具备创造性的理由，不属于专利复审委员会可以依职权审查的具体情形，属于超越职权的行政行为，审查决定程序违法”。判决撤销被诉决定，二审法院维持一审判决，最高法院亦裁定驳回了专利复审委员会的再审申请。通常来讲，无效案件中，请求人会基于专利文件的检索，明确1个最接近的对比文件，当请求人并非自信满满时，基于“黑猫白猫抓住耗子就是好猫”冲动，也会提出多个最近的对比文件供专利复审委选择。本案中，华夏公司明确提出最接近对比文件为证据2或 3，证据2或3中既公开了普拉格雷药学上可接受的盐，也公开了前者的下位概念，即普拉格雷的游离碱，换句话讲，普拉格雷药学上可接受的盐和普拉格雷的游离碱都是现有技术，无论专利复审委员会以证据2还是证据3作为最接近的对比文件，都未超出无效请求人的请求范围，亦符合无效请求人的预期，并且口审中专利权人亦对此充分发表了意见，专利复审委员会的作法同时满足“请求原则”和“听证原则”，所以三共会社和宇部会社认为只有普拉格雷的游离碱才是最接近对比文件，专利复审委员会将“普拉格雷药学上可接受的盐”作为最接近对比文件错误的诉讼主张是缺乏依据的。此外，如果专利复审委员会和法院依职权缩小了无效请求人的证据范围是否允许呢?在“制作叉形底袋的装置”发明专利无效案中，无效请求人以“证据1+证据2+公知常识”主张涉案专利不具备创造性，专利复审委员会经审查认为，在上述证据组合下涉案专利具备创造性，二审法院认为，涉案专利相对于“证据1+公知常识”不具备创造性。对于二审法院缩小证据组合范围的作法，笔者认为，司法审查是对具体行政行为合法性的审查，二审法院的作法（“证据1+公知常识”）并未超出当事人的请求范围（“证据1+证据2+公知常识”）以及被诉决定的审查范围（“证据1+证据2+公知常识”），是合适的。

三、选择发明技术效果的比对

“预料不到技术效果可以视为创造性的一项证据”。没有对比，就没有效果。选择发明创性预料不到技术效果的比对，就是将发明的技术效果同申请日以前现有技术的技术效果进行比对。而不同的比对对象，会产生不同的技术效果。本案中，专利复审委员会认为，普拉格雷药学上可接受的盐是最接近的现有技术，所以应将涉案专利限定的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷药学上可接受的盐，而涉案说明书缺乏相应的实据数据，无法证明涉案专利与普拉格雷药学上可接受的盐相比取得了预料不到的技术效果。而专利权人的比对思路是：普拉格雷药学上可接受的盐是抽象的上位概念，其技术效果无法像作为具体概念的具体化合物或单个盐一样通过实验加以测定，而普拉格雷药学上可接受的盐与普拉格雷的游离碱具有同样的性质，也就是说在涉案专利申请日前，本领域技术员均会认为普拉格雷药学上可接受的盐不会优于普拉格雷的游离碱，而涉案专利的技术效果明显优于普拉格雷的游离碱，因此，在以普拉格雷药学上可接受的盐作为现有技术的条件下，应将涉案专利限定的普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，以说明本专利在技术上的进步性。打个不是很恰当的比方，专利权人的发明是包子，用包子和馒头相比，认为包子有意料不到的技术效果，而且说明书中记载了相应的效果，专利复审委认为，包子和馒头都是主食，从主食中挑选了包子，属于选择发明，应该用包子与主食进行比较，说明书中没有记载包子与主食取得了哪些意料不到的技术效果，所以作为选择发明不具备创造性。如果按照专利复审委的比对思路，其认定普拉格雷药学上可接受的盐是现有技术就是错误的，因为证据2或3没有记载相应的技术效果。而对比文件应当是一个完整的技术方案。如果本领域技术人员无法获知或预期该技术方案所取得的技术效果，则不能作为创造性判断的对比文件。这一观点在“含NaCl的胰岛素制品”的发明专利无效案中，北京高级法院进行了详细阐述，该案中，二审法院认为，“本领域技术人员均知晓，作为中间溶液的AspB28-人胰岛素类似物溶液，其作用仅在于进行下一步析晶，而且现有证据并未证明该中间溶液是否具有一定的药效……而且作为创造性判断的起始点的最接近的现有技术方案，应当是具有充分证据证明具有药物活性的制剂，而非推测具有药物活性的中间体。专利复审委员会将并非完整技术方案的证据6实施例12所公开的胰岛素类似物单体溶液作为对比文件，与本专利进行比对，认定事实错误”。具体到本案，专利权人将发明与作为现有技术的“普拉格雷药学上可接受的盐”进行直接比对，但是现有技术中并没有提供具体的普拉格雷可药用盐的明确效果，而证据2或证据3给出的是通式化合物及其可药用盐，优选化合物中包括普拉格雷游离碱，本领域技术人员基于通常的认知可以预测，普拉格雷游离碱与普拉格雷药学上可接受的盐有基本相同的技术效果，因此涉案专利说明书将普拉格雷盐酸盐、马来酸盐与普拉格雷游离碱的效果进行对比，以说明涉案专利在技术上的进步性，符合专利技术方案与最接近现有技术进行对比的方法。

四、申请日后补充实验数据的接受

专利以公开换保护，原则上，接受申请日后的实验数据有违专利先申请原则。在司法实践中，专利权人补充提交申请日后作出的实验数据，主要有两种情况，一是为了证明说明书的公开充分，二是为了证明涉案专利具有预料不到的技术效果，从而获得创造性。目前，针对创造性的补充数据，法院采取的观点是，申请日后的补强数据可以接受。但何为补强，没有具体的标准。笔者认为，一方面，“补强”，顾名思义，至少技术效果应在原说明书中有记载，否则就不能作为判断涉案专利是否具有社会贡献的依据。最高法院在“用于治疗糖尿病的药物组合物”发明专利无效案中，明确指出：“创造性判断中，当专利申请人或专利权人在申请日后补充对比试验数据以证明专利技术方案产生意料不到技术效果时，接受该数据的前提是其用以证明的技术效果在原申请文件中有明确记载”。另一方面，在原说明书中有部分数据支持，这部分数据允许是“不完整”的数据。本案中，专利复审委员会即采取了“补强数据可以接受”的观点。针对专利权人提交的反证，即申请日后的实验数据，专利复审委员会认为，原说明书中只有“保存稳定性”的泛泛记载，没有任何证据能够证明该效果的存在，所以原说明书没有教导，对补充数据不予采信。我们可以回顾下，涉案专利原说明书记载了盐酸盐、马来酸盐相对于普拉格雷游离碱在“口服吸收性”、“代谢活性”、“血小板凝集抑制作用”等三方面的实验数据，但关于“保存稳定性”没有数据佐证，假设“保存稳定性”需要极端高温与极端低温实验数据支持，专利申请人或专利权人为争取较早的申请日，仅完成了极端高温的实验数据，为证明该效果真实的存在，在后续审查中可以接受极端低温的实验数据，作为证据“补强”。