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专利授权程序中的权利要求解释

发布时间:2017-02-24 来源:知产力 作者:刘庆辉
标签: 杜邦 刘庆辉
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(作者:刘庆辉 北京市高级人民法院知识产权庭审判员)

【要旨】

在专利授权程序中,对于权利要求中的术语,应当结合权利要求书、说明书及附图等内部证据和所属技术领域的教科书、技术词典等外部证据,作出合理的解释,确定其真实的含义。在解释权利要求的过程中,原则上应当坚持内部证据优先于外部证据的规则,例外情况下,当内部证据无法确定权利要求的含义时,应当采用外部证据确定其含义。具体按照下列规则进行解释:对于权利要求中的术语,若其在说明书中有清晰的限定含义的,应当采用说明书中的限定含义;如果说明书中没有限定或者限定含义不清晰,但该术语在所属技术领域有通常含义的,则采通常含义;如果该术语在说明书中也没有限定或者限定含义不清晰,在所属技术领域没有通常含义的,则应当对该术语作“最宽泛的解释”,并认定权利要求得不到说明书的支持。

【案情】

涉案专利申请系申请号为200680040913.X、名称为“含E-1,3,3,3-四氟丙烯和氟化氢的共沸组合物及其应用”的发明专利申请,申请人为纳幕尔杜邦公司(简称杜邦公司)。权利要求1的内容为:“1. 一种共沸组合物或近共沸组合物,含有约62.4mol%~89.4mol%的E-HFC-1234ze和氟化氢,其中所述组合物的特征在于,露点压力和泡点压力差小于或等于泡点压力的3%”。涉案专利申请说明书上标第3/19页、下标第7页第1段记载:“本文使用的E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze(CAS登记号29118-24-9)或Z-HFC-1234ze(CAS登记号29118-25-0)的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze。”

对比文件1(EP1067106A1,公开日为2001年1月10日)公开了1,3,3,3-四氟丙烯(即HFC-1234ze)和氟化氢的共沸组合物。

国家知识产权局专利复审委员会(简称专利复审委员会)经复审于2015年1月21日作出第82300号复审请求审查决定(简称被诉决定),认为权利要求1中的E-HFC-1234ze在所属技术领域具有通常含义,特指1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体,并在此基础上认定权利要求1相对于对比文件1公开的技术方案和所属技术领域的常规技术手段的结合不具备创造性,从属权利要求亦不具备创造性,据此驳回涉案专利申请。

杜邦公司不服被诉决定,向北京知识产权法院提起行政诉讼。

【判决】

北京知识产权法院经审理认为:解释权利要求应当坚持内部证据优先于外部证据的规则,涉案专利申请说明书对E-HFC-1234ze作出了特别的限定,即“本文使用的E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze(CAS 登记号29118-24-9)或Z-HFC-1234ze(CAS登记号29118-25-0)的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”,在此情况下,对权利要求1中的E-HFC-1234ze应当采用说明书中的特别限定的含义。专利复审委员会对权利要求1中的E-HFC-1234ze作出了错误的理解,进而遗漏了权利要求1与对比文件1的区别技术特征,所作的认定缺乏依据,被诉决定应当予以撤销。

北京知识产权法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第七十条第(一)项、第(二)项之规定,判决:一、撤销被诉决定;二、专利复审委员会重新作出决定。

专利复审委员会不服一审判决,向北京市高级人民法院提起上诉,其主要上诉理由是:

一、涉案专利申请权利要求1 中E-HFC-1234ze在所属领域有通常含义,即1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体,故权利要求1的保护范围是清楚的,不需要结合说明书进行解释。

二、涉案专利申请说明书对E-HFC-1234ze的限定是不清楚的,采用该限定的含义会导致权利要求1的保护范围不清楚。一审判决对该术语的理解是错误的。

三、在专利授权程序中,即使说明书中对某一术语具有与本领域中通常认识不同的特殊定义,该定义也应当在权利要求中进行限定,而不能采用说明书的内容对权利要求进行限定。涉案权利要求1中的术语“E-HFC-1234ze”在说明书中的限定与本领域中的通常认识存在不同之处,会导致本领域技术人员在阅读专利申请文件时产生歧义,因此,在没有将该限定写入权利要求的情况下,应当根据本领域技术人员的通常认识对权利要求进行合理的理解,不能采用说明书的内容对权利要求1进行解释。

四、专利复审委员会站在本领域技术人员的角度,基于对涉案专利申请说明书的整体理解,总体考虑权利要求1与对比文件的内容,对二者的区别进行了正确的概括,未遗漏区别特征,在此基础上得出权利要求1不具有创造性的结论,并无不当。一审判决认定事实不清,适用法律错误,应当予以撤销。

北京市高级人民法院经审理认为:

第一,专利法关于“说明书及附图可以用于解释权利要求”的规定虽然位于第七章“专利权的保护”中,但是,该规定应当类推适用于专利授权确权程序中。在专利授权程序中,应当结合内部证据和外部证据对专利申请权利要求作出合理的解释,确定其真实的技术含义。权利要求不经解释,无法确定其含义。

第二,在专利授权程序中,应当站在本领域技术人员的视角,首先从权利要求书、说明书等内部证据出发,而不是从所属领域的技术词典、教科书等外部证据出发,来理解权利要求并确定其真实的含义。亦即,解释权利要求应当始于内部证据,而不是始于外部证据,应当坚持内部证据优先于外部证据的规则。但是,内部证据优先于外部证据的规则不能绝对化。当内部证据不足以确定权利要求的含义时,就应当采用外部证据来进行解释。具体而言,当权利要求中的术语在所属技术领域有通常含义,在说明书中也有特别限定,如果该特别限定是清楚的,本领域人员能够明白该特别限定的含义,则应当采用说明书中的特别限定来确定该术语的含义。如果说明书中没有特别限定,或者特别限定不清楚,所属领域技术人员无法明白该特别限定的具体含义,则应当采用所述技术领域的通常含义。如果该术语在所属技术领域没有通常含义,在说明书中也没有特别限定,或者特别限定不清楚的,则可以对该术语作“最宽泛的解释”,并认定权利要求得不到说明书的支持。

第三,权利要求1中的术语E-HFC-1234ze在本领域有通常含义,即1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体,本领域的技术人员在看到该化学名称时,能够确定该名称对应的化学物质的确切分子式和结构式。但是,说明书亦对该术语作出了特别的限定,即“本文使用的E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze(CAS 登记号29118-24-9)或Z-HFC-1234ze(CAS登记号29118-25-0)的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”。从语义上分析,“E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze……或……Z-HFC-1234ze的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234z”,这一段表述的含义是不清楚的,本领域技术人员无法明确其具体的含义。杜邦公司在二审庭审中认为应当将该段表述中的“或”理解为“和”,即该段表述的含义是指“本文使用的E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze……和Z-HFC-1234ze……的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”。但是,这种理解方式和该术语在说明书中的其它部分的含义是矛盾的,这种理解方式无法贯彻说明书的始终。例如,实施例中的表3、4将E-HFC-1234ze、Z-HFC-1234ze分别列明,在此情况下,E-HFC-1234ze应当仅指其本身,而不可能是E-HFC-1234ze和Z-HFC-1234ze的混合物。综合说明书的上下文来看,说明书对权利要求中的术语E-HFC-1234ze的特别限定的含义不清楚,所属领域的技术人员根据说明书的记载无法确定该特别限定的具体含义。在此情况下,由于内部证据不足以确定权利要求的含义,我们应当借助外部证据来确定权利要求的含义。由于该术语在所属领域有通常含义,故对该术语的理解应当采用其通常含义,即E-HFC-1234ze是指1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体。一审法院对权利要求1中的E-HFC-1234ze的理解是错误的,其据此撤销被诉决定的理由不能成立。

第四,被诉决定认定涉案专利申请权利要求1相对于对比文件1记载的技术方案和本领域常规技术手段的结合不具有创造性,并无不当。

综上,北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条、第八十九条第一款第(二)项之规定,判决:一、撤销一审判决;二、驳回杜邦公司的诉讼请求。

【评析】

本案争议的法条是创造性条款,其中核心的争议有以下几点:一、在专利授权程序中是否应当对专利申请权利要求进行解释;二、在专利授权程序中应当如何解释并确定专利申请权利要求的含义和保护范围;三、如何确定涉案专利申请权利要求1的含义和保护范围。

关于第一个焦点,即专利授权程序中是否应当对专利申请权利要求进行解释。一种观点认为,在专利授权程序中,为了确保专利授权质量,只需要对权利要求进行通常含义上的理解即可,而不需要对权利要求进行解释,尤其不需要采用说明书及附图对权利要求进行解释。二审法院不同意该观点,认为专利法关于“说明书及附图可以用于解释权利要求”的规定虽然位于第七章“专利权的保护”中,但是,该规定应当类推适用于专利授权确权程序中。在专利授权程序中,应当结合内部证据和外部证据对专利申请权利要求作出合理的解释,确定其真实的技术含义。

二审法院确定的上述裁判观点是有道理的。专利权利要求采用语言文本的形式表达一个或若干个技术方案。这个语言文本表达什么含义,确定了什么技术方案,无疑需要解释才能确定,不经解释不可能对其作出正确的理解。解释的过程中需要参考各种资料,包括权利要求书、说明书等内部证据,也包括所属领域的技术词典、教科书等外部证据。一方面,由于专利权利要求是在说明书公开的技术信息的基础上总结、概括的技术方案,权利要求与说明书之间有千丝万缕的联系,因此,本领域技术人员在理解权利要求的语言文本及其表达的技术方案的过程中,通常需要根据权利要求书和说明书的上下文等内部证据进行解释。另一方面,权利要求中的一些术语在所属领域有通常含义的,也需要借助外部证据对权利要求作出合理的解释,以此确定其所表达的技术方案的真实含义。对权利要求仅仅进行孤立的理解,既不借助于内部证据,也不借助于外部证据,不可能确定其表达的真实含义。专利复审委员会关于在专利授权程序中不需要解释权利要求的观点是不能成立的。

关于第二个争议焦点,即在专利授权程序中应当如何解释并确定专利申请权利要求的含义和保护范围。二审法院确定的解释规则可以称为“语境论”。所谓“语境论”,是指在理解权利要求的含义时应当结合权利要求所在的语言环境(简称语境)对权利要求作出合理的理解,确定其表达的真实的技术含义。权利要求的语境主要由权利要求书、说明书及附图等内部证据构成,所属领域的教科书、技术词典等外部证据也是其语境的组成部分。按照“语境论”的解释规则,在解释权利要求时,内部证据和外部证据都应当考虑,但是,内部证据的解释作用应当优先于外部证据。当然,内部证据优先于外部证据的原则不是绝对的,存在例外,即当内部证据不足以确定权利要求的含义时,应当采用外部证据来解释并确定权利要求的含义。

关于第三个焦点,即如何确定涉案专利申请权利要求1的含义和保护范围。由于权利要求1中的E-HFC-1234ze在本领域有通常含义,即1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体,本领域的技术人员在看到该化学名称时,能够确定该名称对应的化学物质的确切分子式和结构式。如果涉案说明书对该术语没有特别的限定,则对该术语应当理解为其通常的含义。但是,涉案说明书亦对该术语作出了特别的限定,即“本文使用的E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze(CAS 登记号29118-24-9)或Z-HFC-1234ze(CAS登记号29118-25-0)的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”。在此情况下,应当考虑该特别的限定。如果该特别限定的含义是清楚的,本领域技术人员能够明白其特定的含义,则根据内部证据优先于外部证据的规则,对该术语应当采用说明书中限定的含义。但是,从语义上分析,说明书中的限定即“E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze……或……Z-HFC-1234ze的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234z”,这一段表述的含义并不清楚,本领域技术人员无法明确其具体的含义。杜邦公司在二审庭审中认为应当将该段表述中的“或”理解为“和”,即该段表述的含义是指“本文使用的E-HFC-1234ze是指异构体E-HFC-1234ze……和Z-HFC-1234ze……的混合物,其中占据多数的异构体是E-HFC-1234ze”。但是,这种理解方式和该术语在说明书中的其它部分的含义是矛盾的,这种理解方式无法贯彻说明书的始终。例如,实施例中的表3、4将E-HFC-1234ze、Z-HFC-1234ze分别列明,在此情况下,E-HFC-1234ze应当仅指其本身,而不可能是E-HFC-1234ze和Z-HFC-1234ze的混合物。综合说明书的上下文来看,说明书对权利要求中的术语E-HFC-1234ze的特别限定的含义不清楚,所属领域的技术人员根据说明书的记载无法确定该特别限定的具体含义。在此情况下,由于内部证据不足以确定权利要求的含义,我们应当借助外部证据来确定权利要求的含义。由于该术语在所属领域有通常含义,故对该术语的理解应当采用其通常含义,即E-HFC-1234ze是指1,3,3,3-四氟丙烯结构中双键为E式构型的单一异构体。一审法院对权利要求1中的E-HFC-1234ze的理解是错误的,其据此撤销被诉决定的理由不能成立。

概括起来,本案二审判决的意义在于:第一,明确专利授权程序中应当采用“语境论”的权利要求解释规则,即应当结合权利要求所在的语境来解释和确定权利要求的含义。第二,明确了内部证据优先于外部证据的解释规则,即权利要求书、说明书及附图的解释作用优先于所属领域的教科书、技术词典等。第三,明确内部证据优先于外部证据的原则存在例外,即当内部证据无法确定权利要求的含义时,应当采用外部证据确定其含义。

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