关于北京高院侵权判定的主要修订意见

（作者：焦彦 北京市高级人民法院知识产权庭副庭长）

北京高院在2001年颁布了专利侵权判定若干问题的规定，这个是我们首次针对专利侵权判定中的一些具体问题，做的一些规范性的文件。对这个比较系统的规范性文件，根据2008年的专利法还有2009年司法解释的推定，我们2013做了一个修订，相当于是一个地方性的这个文件改为专利侵权判定指南，2016年最高法院司法解释颁布以后，我们有些是跟司法解释不一致的，我们也启动了修订程序，那么下面我主要介绍一下我们主要修订的内容。

修订原则

我们主要修订的原则，一个是加大知识产权的保护力度，鼓励发明创造，这是我们专利目前来说，专利权利人这方面的一个呼吁，这也是刚才李剑审判长提到的，加强知识产权保护力度。第二个要具有一定的前瞻性，明晰新类型案件的审理规则，比如说我们刚刚受理的，比如说界面外观设计的侵权，比如说标准专利一些相关的问题，这些都是新类型的案件，我们也是在尝试这次做规范性的意见，为司法解释先行先试提供一些经验，当然我们在这个过程中也要平衡权利人与社会公共利益之间的关系，因为我们知道，任何一个专利都有独占权，如果过度的占用也会损害公共利益，所以我们也考虑在修订过程中也兼顾这一点。最后是立足实践，力求解决实际问题。这是具体的规范，讲的比较细，所以我们力求解决问题。那么首先第一个主要的修订是要在功能限定特征的解释和判定规则上更为清晰，那么大家知道2013年北京高院颁布的专利侵权判定指南，对于功能性限制采取了比较严格的态度，很多人也都知道，具体不详细介绍。

功能性特征解释及判断规则更为清晰

2013年北京高院专利侵权判定采取的是严格解释原则，将功能性特征限定在字面解释的范围，没有给予功能性特征在侵权行为日的等同保护，在等同保护方面是给予一次性保护，也就是说在申请日的等同。有意见认为，应当给予功能性特征二次等同的保护，在侵权行为日的等同，即二次等同。

那么我们刚才李剑审判长介绍的，最高法院2006年司法解释二第8条，规定了功能性保护的概念以及等同和相同的判定规则，这样的话就为我们对于具体的规则，指了一个方向，我们在司法解释的基础上我们也进一步的做出的规定。

2009年司法解释一里面明确了对功能性限定特征字面侵权的解释规则，这是对功能性解释到字面侵权的范畴。也就是说，对字面侵权是什么样的范围做了一个规定，司法解释二颁布了以后，形式上虽然说是否定了二次等同，但是实际上还是肯定二次等同，为什么呢？因为是把这个等同日落到了这个侵权日，虽然说这样规定，没有对相同和等同做一个明确的区分，但大家可以看到，最后认定的是基本相同的手段、相同的效果、相同的功能，所以从这点来看，实际上还是侵权行为日的一个等同，相同或等同。

所以司法解释上我们看这张图也可以看得出来，黄色的这个圈是我们认为字面侵权中之相同，也就是说，对于功能性特征我们要具体的去找它的这个实施的例子，那么红的这个圈是字面侵权中之等同，也就是我们司法解释一第4条中的这个。最外面的这个绿色的圈，这个范围是我们侵权行为日之等同，这个是二次等同。那么我们的司法解释，通过这个规定，实际上最终就有这样的一个圈，也就是最后用的是基本相同的手段，达到相同的效果、相同的功能和相同的效果，这个就落到了这个蓝色的圈，那么也就是比原来的二次等同要小一些。这样的话既然司法解释已经明确的把这个功能性的特征在这里面的范围确定清楚，那这样看，我们在判定指南的修订过程中要把规则更加明确，这样我们基本上还是按照司法解释的这个规定的。我们修改思路是将司法解释二第8条第一款内容加入，这个主要是针对功能限定特征的一个概念，我们做两种区分，一种是以功能和效果性语言表述且已经成为本领域普通技术人员普通知晓的技术术语，如导体、滤波器。第二个是仅通过阅读权利要求即可直接、明确地确定实现上述功能或者效果的具体实施方式的技术特征，可能会涵盖我们软件专利中的技术特征的解释，比如说类似这种滑行的这个案件中。有一点，当然我们不能随便的曲解，但是这个可能都涵盖这种解释规则。

那么同时将字面侵权回归到实施例＋申请日等同，并且给予二次等同，也就是在侵权行为日也要给予一个等同，那么这样我们是将最高法院所规定的这个蓝色的圈子，我们把它区分为字面相同和等同，也就是字面侵权以及二次等同。

对封闭式权利要求的相同侵权进行明确区分

第二个是对封闭式权利要求的相同侵权进行明确的规定，原来的规定是对组合物的性质和技术效果未产生实质性影响或该特征属于被避免的常规数量杂质的情况除外，比如我们说的在中药里面加糖分，这个可能对它的效果没有影响，但是最高法院的司法解释把这个情况排除了。按照司法解释的规定，做了进一步的明确，司法解释仅仅是把杂质排除，中药排除，我们按照这个司法解释的规定做了这个修改。

当然我们要针对一个具体的情况去看，也存在这个封闭式的写法，按照司法解释（二）的第7条，即便是撰写人无意写成封闭式表达，也仍然认为按照封闭式权利要求解读，并以此倒逼撰写人重视撰写，以加强权利要求的公示效力，但是由于我们要考虑现实的撰写水平，还有已经授权的专利，因此我们的思路是明确封闭式权利要求系主要是应用于医药、化学领域，这个方案是基于每个组各个的特性共同发挥作用，其实主要针对的是这样的情况。那么针对电学领域，以及机械领域，一般是不存在封闭式的要求，即便是封闭式的撰写，实践中也不会解释为封闭式的这个要求。

这一块我们也要严格按照司法解释的规定，从司法解释颁布之日起以后申请的专利应该按照司法解释。我们以后的代理，特别是司法解释颁布以后，在撰写的时候尽量不要用封闭式的表达方式来写，但是在司法解释颁布之前的案例可以给一些宽容。

间接侵权行为与司法解释衔接

那么这是关于封闭式权利的要求，第三个是关于间接侵权的行为，特别是目前有很多的软件专利，是多主体的实施，因为我们认为这几年不是直接侵权行为，我们认为不是一种侵权行为，所以必须要在不能侵权的范畴下去解决，那么我们认为这个间接侵权行为，应该指的是不完全实施专利技术方案。

我们在网络著作权里面也经常谈这个侵权，其实这个网络平台，跟我们专利领域的侵权完全不是一回事。当然也有人提这个专利侵权，只不过是帮助侵权，教唆侵权，但是都不是我们承认的间接侵权，也就是说一个完整的方案有明显特征，可能实施前八九个，并没有完全的实施，那么这个才是间接侵权，那么提供网络平台和教唆帮助这个都是起辅助作用的，更多的是教唆行为。

我们2013年专利侵权判定指南将间接侵权纳入共同侵权范畴，而且是仅限定为专用品，同时也明确了教唆帮助侵权行为，对在实践当中遇到的委托制造，转让技术等行为构成共同侵权明确了规则，这个是司法解释所规定的这个范畴，包括共同加害行为、教唆行为以及帮助行为和间接侵权。

我们这次的修订的思路，在司法解释的基础上我们增加了一些，因为司法解释将间接侵权限定为专用部件，我们觉得还需要进一步的加一个条件，这个部件应该是技术方案的实质性的部件，那么这种情况下我们也是借鉴德国的一些做法，包括日本，都是一些专用的而且是核心的部件。一定是核心的。

比如说笔记本，我们不能说这个键盘，比较辅助的，这是间接性的。那么如果说是核心的，这个部件应该做怎么样的限定？而非次要的、辅助性的又如何来限定？该部件没有其他非侵权用途，应该专门用于侵权的这个方案。我们也希望按照这个的规则来确定审理思路。

标准必要专利案件不发禁令的条件

第四个主要是关于标准必要专利的。这个是我们目前比较热点的问题。我们司法解释，对此也做了一个明确的规定，那么司法解释我就不用说了，简单说司法解释主要是依据国家标准设立专利的一些管理规定、暂行规定相关的内容。第一款解决了标准必要专利的类型的问题（推荐性标准）和是否给禁令的问题（不支持不侵权的请求），第二款解决了在特定情况下不给权利人禁令支持，第三款对确定许可费的考虑因素进行列举。对于标准未披露专利信息以及强制性标准、国际标准没有做规定，留给实践逐步解决。

亟待解决的问题，一方面是许多的案件涉及国际标准，并没有被“采标”进入国内标准，这是一个很重要的问题，也就是说按照司法解释的规定没有办法适用。第二个就是明示的问题，那么实践中的情况非常的复杂，以书面的方式明确的披露的范围，这个范围可能比较窄，特别是对于一些国际标准。第三就是过错的认定标准，由于我们的体例问题，没有办法把它做成完整的标准必要专利的审理指南，从不停止侵权抗辩的角度进行规范。

我们的制定思路，首先就是公平、合理、无歧视许可承诺属于单方法律行为。其次，司法解释二第24条限定了推荐性标准，在这个范围之外进行规定。我们认为，既然司法解释已经明确规定了这个范围，这个范围是推荐性标准，而我们是在推荐性标准之外的其他标准，包括地区性的，国际性的标准组织章程，做出公平、合理承诺的必要专利。对于明示，因为是在司法解释（二）第24条当中，这个范围可以适当从宽。对民事的这个标准，包括你做的表还有披露，以及披露的后果应足以导致当时是明确知晓的，虽然没有明确的公示，但是有证据证明当时应该知晓的，应该视为明知的这个效果。如果是认定标准必要专利的，而且是做出这个公平的承诺的，应该是不给禁令为原则，给禁令为例外，来判定当时的过错。那么制定思路就不再详细说了。

外观设计部分修订重点 

设计要点系相近似判断之核心

对于外观设计我就简单说一下，我们的修订重点，一个是设计要点，设计空间，一个是GUI（电子产品用户界面）。我们的这个设计要点是不限于专利法实施细则第28条所述之设计要点，双方当事人通过举证进行说明，即提供大量在先设计，而这个设计要点在外观设计相近似判断中在视觉效果上具有显著作用。

设计空间是一般消费者的能力

因为司法解释（二）里面明确规定了对一般消费者的知识水平和认知能力进行判断时需要考虑设计空间，这样的话需要我们当事人通过举证来证明，当然这个设计空间我们认为应当以外观设计申请日为准，不应以侵权行为日。当然这一块，可能还有不同的声音，主要的考虑因素有产品现有设计的状况，比如说双方当事人，需要提供大量证据证明，涉案专利的设计空间的情况，另外要考虑产品的功能性设计特征，到底处于什么样的阶段。

GUI相近似判定规则

最后一点就是关于通电图形（GUI）的近似判定规则，因为GUI主要是涉及部分外观的问题，我们四次修法已经把它纳入到这个当中，但是现在四次修法还没有通过。但作为整体的GUI已经可以授权，我们的审查指南也会明确的接受，这样我们实践中必须按照GUI去明确这个判定规则。

那么，我们基本上的判定思路是，GUI的产品不同别的外观产品，产品的类别比较宽，不仅要考虑相同、相近，而且相关领域也要考虑，比如手机、相机，甚至按照洛迦诺分类表14-04显示图像和图表拓宽至所有人机交互界面，区分动态和静态的GUI，具有显著视觉效果的部分有区别，动态GUI需要用关键帧的静态图片在线后进行比对，有顺序的要求，也存在部分和整体的差异，因此我们认为还是要做一些区分。当然我们也是在研究过程中。

以上是关于专利判定指南修订的一些主要的观点。欢迎大家批评指正，谢谢大家。