补充实验数据该不该考虑？北知院是这么认为的

（作者：卓锐 北京知识产权法院）

近日，北京知识产权法院审结了细胞基因公司诉国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的专利驳回复审案件[1]。

在日前公布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，对于审查指南中有关补交的实验数据的相关规定进行了修改。而该案的争议焦点之一正是细胞基因公司在答复第一次审查意见通知书时补充提交的实验数据能否证明涉案专利申请的说明书已经充分公开。针对这一焦点问题，北京知识产权法院认为：

关于申请人在申请日之后补充提交的实施例和实验数据，专利法及专利法实施细则中并没有明确规定，相关规定记载在《专利审查指南》第二部分第十章3.4节中：判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑。

要正确理解上述规定的本意，进而明确专利法对于申请人在申请日之后补充提交的实施例和实验数据的态度，有必要从专利法的立法目的、《专利审查指南》的历史沿革、司法审判的实践等方面进行分析。

一、从专利法立法目的分析

专利制度的本质是以公开换保护，这就必然涉及相关利益的平衡，即专利权人对某一技术方案的垄断与社会公共利益的平衡。这种利益平衡的一种表现形式是，专利权人获得一定期限的排他权利的同时，也负有相应的义务，即充分公开该发明的技术方案，使得本领域技术人员能够实现该发明，进而使该发明能够切实地推动科技进步，并使社会公众从中获益。这也是专利法第二十六条第三款立法目的所在。

同时，为了避免申请人的权利因为专利申请文件撰写的失误而受损，基于保障申请人的权益的考量，专利法规定申请人可以修改申请文件以克服说明书公开不充分的缺陷，但其修改应受一定的限制，即不得超出原申请文件记载的范围。当事人补充提交的实施例和实验数据本质上是当事人提交的证据，提交证据是当事人依法享有的权利，不论这些证据是否能够证明当事人的主张，有权机关对这些证据理应进行审查。专利法既然能够允许申请人在不超出原申请文件记载范围的前提下修改申请文件以克服说明书公开不充分的缺陷，则不应绝对地排除当事人补充提交实施例和实验数据的权利。

事实上，在申请人面对审查员对其专利并未充分公开的质疑时，允许申请人在申请日后补充提交实验数据，使得申请人能够进一步举证证明所属领域技术人员根据其说明书记载能够实现该专利申请，而不至于因为专利申请文件撰写的失误丧失被授权的机会。这既有利于保障申请人的权益，也有利于激发技术人员的创新，更契合专利法鼓励创新、推动社会科技进步的立法目的。

当然，补充提交的实施例和实验数据也应当受到一定的限制，专利先申请制度决定了补充提交的实施例和实验数据不能改变专利申请文件在申请日所确定的事实，否则会导致申请人在发明尚未完成时先提出专利申请，之后再通过加入实验数据以完成对发明的充分公开，并以原申请日享有本不应享有的权利。

因此，根据专利法的立法本意，结合专利法有关申请文件修改的规定，可以判断，专利法对于补充提交的实施例或实验数据并非持绝对拒绝或禁止的态度。《专利审查指南》是国家知识产权局依据专利法实施细则制定的部门规章，是专利局和专利复审委员会依法行政的依据和标准。而作为专利法及其实施细则的具体化规定，《专利审查指南》中的相关规定必须与专利法的立法目的相吻合。

二、从《专利审查指南》相关规定的历史沿革分析

在1993版《专利审查指南》中规定：不能允许申请人将申请日之后补交的实施例写入说明书，尤其是其中与保护范围有关的内容，更不允许写进权利要求。后补交的实施例只能供审查员审查专利性时参考。

2001版《专利审查指南》对相应的规定进行了修改，明确限定后补交的实施例只能供审查员审查新颖性、创造性和实用性时参考。

在2006版和2010版《专利审查指南》，相应的规定被修改为：判断说明书是否充分公开，以原说明书和权利要求书记载的内容为准，申请日之后补交的实施例和实验数据不予考虑。该规定的后半句有可能使社会公众产生误解，但其前半句作为原则性规定已经明确表明制定该规定的出发点是保障专利先申请制度。

此外，国务院法制办公室在于2016年10月27日发布的《专利审查指南修改草案（征求意见稿）》中，对于补交的实验数据的规定建议作如下修改：“对于申请日之后补交的实验数据，审查员应当予以审查。补交实验数据所证明的技术效果应当是所属技术领域的技术人员能够从专利申请公开的内容中得到的。”这也反映出国家知识产权局作为制定《专利审查指南》的行政机关，已经在实际工作中意识到现行《专利审查指南》相关规定的措辞不甚严谨，并力图以修改《专利审查指南》的方式对可能带来的误解予以正面澄清。

因此，不同版本的《专利审查指南》对补交的实施例和实验数据进行限制性规定虽然在措辞上不断在调整，但其本意是确保专利先申请制度得以贯彻，而并非排除申请人在申请日后补充提交相关材料的权利。

三、从司法审判实践分析

司法机关对于当事人在申请日后补充提交的实施例和实验数据的态度是明确的，也已经体现在多份生效裁判中。中华人民共和国最高人民法院在（2014）行提字第8号判决书中认定：“在专利申请日后提交的用于证明说明书充分公开的实验性证据，如果可以证明以本领域技术人员在申请日前的知识水平和认知能力，通过说明书公开内容可以实现该发明，那么该实验性证据应当予以考虑。”

此外，中华人民共和国最高人民法院在（2012）知行字第41号行政裁定书（简称第41号裁定）中认定：“申请日后补充的实验数据不属于专利原始申请文件记载和公开的内容，公众看不到这些信息，如果这些实验数据也不是本申请的现有技术内容，在专利申请日之前并不能被所属领域技术人员所获知，则以这些实验数据为依据认定技术方案能够达到所述技术效果，有违专利先申请原则，也背离专利权以公开换保护的制度本质，在此基础上对申请授予专利权对于公众来说是不公平的。”

可见，司法机关已经在生效裁判中明确，在不违反专利先申请制度的前提下，对申请人在申请日之后补充提交的实验数据是应当予以考虑的。

通过上述分析可知，在我国目前的专利授权行政审查和司法审判中，专利行政管理机关和司法机关并非绝对地排除申请人在申请日之后补充提交的实施例和实验数据，而是要根据个案情况具体分析进行审查，进而判断这些补交的材料能否予以接受以证明相应的待证事实。同时，先申请原则决定了补充提交的实施例和实验数据不能改变专利申请文件在申请日所确定的事实。换言之，补充提交的实施例和实验数据可以作为补强证据进一步印证说明书中已经记载的内容，而不能对说明书并未记载的内容进行添加。否则无异于允许申请人补充完成申请日前并未完成的发明，而对一个实际上在申请日尚未完成的发明授予专利权是与先申请原则相悖的。

具体到该案，首先，专利复审委员会对细胞基因公司补充提交的实验数据进行了评述。因此，专利复审委员会对上述补充提交的实验数据，并非未予考虑，而是结合本案具体情况进行审查，其做法并无不当。其次，涉案专利申请的说明书并未记载任何可以验证所述化合物效果用途的实验数据，本领域技术人员以其在涉案专利申请的申请日时的知识水平和认知能力，结合现有技术，无法确认所述化合物的效果用途，亦即无法通过说明书公开内容实现该发明。因此，虽然细胞基因公司在答复第一次审查意见通知书时补充提交了实验数据，但上述补充提交的实验数据不能证明细胞基因公司在申请日时已经完成涉案专利申请并对其技术方案进行了充分公开，不能改变涉案专利申请说明书公开不充分的事实。

最终，北京知识产权法院认定被诉决定审查程序合法，认定事实清楚，适用法律正确，细胞基因公司的诉讼请求缺乏事实和法律依据，判决驳回细胞基因公司的诉讼请求 。

注释：
[1] 参见（2015）京知行初字第2069号行政判决书。