复审委依职权引入公知常识时的举证责任

作者：卓锐 北京知识产权法院

近日，北京知识产权法院审结了华为技术有限公司（简称华为公司）诉国家知识产权局专利复审委员会（简称专利复审委员会）的专利驳回复审案件[1]。

本案涉及申请号为200810132469.5，名称为“一种彩铃选择方法、系统及相关装置”的发明专利申请（简称本专利申请）,其申请人为华为公司,申请日为2008年7月11日，公开日为2010年1月13日。

经实质审查，国家知识产权局以本专利申请不具备创造性为由予以驳回。专利复审委员会针对华为公司提起的复审请求进行审理，作出被诉决定，认定本专利申请不具备《中华人民共和国专利法》（简称专利法）第二十二条第三款规定的创造性，故决定维持驳回决定。

华为公司不服被诉决定，向北京知识产权法院提起行政诉讼。本案判决援引了北京市高级人民法院在先生效判决，详细论述了专利复审委员会依职权引入公知常识评价涉案专利创造性时应当承担的举证责任：即在当事人提出异议的情况下，专利复审委员会应对其自行引入的公知常识举出证据或说明理由。同时充分公开了法官的心证过程，认定专利复审委员会作为参考材料提交的两份专利文献反而使合议庭对被诉决定有关区别特征为公知常识的认定产生质疑。此外，判决还明确了3GPP标准文档可以作为现有技术评价专利的创造性，但不能单独证明其公开的技术方案属于本领域的公知常识。最终，法院判决撤销被诉决定，责令专利复审委员会重新作出复审决定。判决作出之后，双方当事人均未提起上诉，该判决已经生效。

本专利申请的权利要求1为：

“1. 一种彩铃选择方法，其特征在于，包括：

主叫方发起呼叫请求，所述呼叫请求包含主叫方需要的彩铃类型；所述主叫方需要的彩铃类型包括：主叫方需要的被叫信息类型；

主叫方获取彩铃服务器根据所述主叫方需要的彩铃类型发送的彩铃信息；所述彩铃信息包括被叫信息。”

作为最接近现有技术的对比文件1为公开日为2007年1月31日的中国专利CN1905465A，其公开了一种实现无话路迂回多媒体彩铃业务的方法及系统。其与本专利申请的的区别特征为：1、呼叫请求包含主叫方需要的彩铃类型以及根据主叫方需要的彩铃类型发送彩铃信息；2、所述主叫方需要的彩铃类型包括主叫方需要的被叫信息类型，所述彩铃信息包括被叫信息。基于上述区别特征可以确定，本专利申请权利要求1实际要解决的技术问题是如何使主叫方在发起呼叫请求时选择彩铃并获得被叫信息以提高用户体验。

被诉决定认为区别特征1、2均为本领域公知常识，对此，法院认为：

虽然公知常识和现有技术均有可能破坏专利权的创造性，但公知常识的范围显然小于现有技术，某项现有技术只有在其所属领域基于申请日（或优先权日）前的该领域技术发展水平及该领域技术人员而言，已经被广泛的接受并应用，以至于该技术在该领域已经到达了“公知化”的程度，才能被认定为公知常识。因此，对公知常识的认定应该采取审慎的态度，适用客观公允的标准。《专利审查指南》中的相关具体规定也体现了这一价值取向：首先，《专利审查指南》第二部分第八章4.10.2.2规定：审查员在审查意见通知书中引用的本领域的公知常识应当是确凿的，如果当事人对审查员引用的公知常识提出异议，审查员应当能够说明理由或提供相应的证据予以证明。其次，《专利审查指南》对公知常识性证据进行了有限列举，仅限于教科书、技术手册、技术词典三种形式。

已生效的北京市高级人民法院（2013）高行终字第2029号行政判决（简称第2029号判决）中，也做了类似认定：“专利复审委员会依职权认定公知常识时，应当给予当事人对此陈述意见的机会，在当事人不予认可的情况下，专利复审委员会应当对此予以举证。”并据此维持一审判决，撤销专利复审委员会的无效请求宣告决定。

虽然《专利审查指南》的第四部分（复审与无效请求的审查）并未明确规定公知常识的认定规则，但根据第2029号判决的相关认定可知，专利复审委员会在无效程序中依职权认定公知常识时，应当参照《专利审查指南》实质审查程序的相应规定，即认定公知常识应当举出证据或充分说理。同理，作为实质审查的延续，在专利驳回复审程序中认定公知常识时，参照《专利审查指南》实质审查程序的相关规定也是应有之义。

具体到本案，对比文件1背景技术部分虽然公开了主叫方定制彩铃类型这一技术特征，但并未公开“主叫方的呼叫请求中包括该定制信息”以及“设置主叫方需要的彩铃类型包括被叫信息类型，彩铃信息包括被叫信息，从而使得主叫方可以在定制彩铃时获得被叫信息”等技术特征。专利复审委员会在被诉决定中认定上述技术特征属于本领域惯用技术手段，在华为公司对此提出异议的情况下，专利复审委员会应当对此举出证据或者说明理由。

本专利申请涉及通信领域，该领域的技术更新速度很快，许多新出现的技术迅速在行业中大量应用，很可能未等到该项技术被教科书、技术手册、技术词典收录，该项技术已经被通信领域的技术人员广泛接受并应用进而成为本领域的公知常识，甚至可能已经被新出现的技术所取代。正是由于通信领域的这一特性，在认定区别特征1、2是否属于本领域惯用技术手段时，强制要求专利复审委员会举出教科书、技术手册、技术词典等公知常识性证据显然过于苛刻。但这并不意味着可以降低专利复审委员会在认定通信领域公知常识时所负举证责任的标准。如果要认定上述区别特征在本专利申请的申请日前已经是该领域的公知常识，即使难以举出教科书、技术手册、技术词典等公知常识性证据，专利复审委员会应当结合当时通信领域技术发展水平以及该领域技术人员对上述技术特征的接受和应用程度，充分说明理由。

专利复审委员会在本案庭审之后向法院提交了两份专利文献，并明确上述专利文献均为参考材料。法院认为，上述两专利权公开日均早于本专利申请的申请日，其要解决的技术问题均为提供灵活的、个性化的彩铃服务，其均记载了在呼叫请求中携带媒体资源标识或业务标识。但需要指出的是，首先，上述两专利文献中，公开日为2008年5月28日的中国专利CN101188809A的权利要求1中载明 “在呼叫信令中添加媒体资源标识，通过呼叫信令将媒体资源标识推送到被叫终端” 。如果这一技术特征是该专利权发明点所在，则认定与之类似的区别特征1在本专利申请的申请日，即2008年7月11日前已经是本领域惯用技术手段显然有悖常理。因此，该专利文献反而在一定程度上导致法院对被诉决定的相关认定产生了进一步质疑。其次，专利文献形式上不属于专利法意义上的公知常识性证据，仅凭两份专利文献不足以说明区别特征1在本专利申请的申请日前已经是本领域的惯用技术手段。

法院不排除由于上述专利文献的存在而导致本专利申请授权前景不乐观的可能性，但由于专利局及专利复审委员会未引入上述专利文献作为对比文件评价本专利申请创造性，同时基于保障专利权人对于专利授权行政审查与司法审查有关程序的信赖利益的考虑，故法院不能在本案中径行判断上述专利文献是否已经给出了相应技术启示，亦不能在本案中径行否定本专利申请的创造性。

此外，针对华为公司作为反证提交的3GPP标准文档，同时有鉴于在通信领域的专利授权确权行政案件中，当事人以3GPP标准文档作为现有技术甚至公知常识用以评价专利权创造性的主张日趋增多，为厘清3GPP标准文档与现有技术、公知常识之间的关系，判决对3GPP及其标准文档进行了详细分析，并认定：

3GPP标准文档一经发布，其记载的技术方案就处于本领域技术人员想获取就可以获取的状态，即完成了专利法意义上的公开。因此上述文档中记载的技术方案均属于现有技术。

但是，由于3GPP标准文档不属于教科书、技术手册、技术词典中任何一种，其形式上其并不符合专利法意义上公知常识性证据的条件。同时，由于并非所有的现有技术都是公知常识，故3GPP标准文档与公知常识并非一一对应，其记载的技术方案是否属于公知常识需要根据个案具体情况判断该项技术是否已经为通信领域的技术人员所广泛接受以至于到达了“公知化”的程度。考虑到3GPP标准对于通信领域的生产企业的指导作用，3GPP标准文档在一定程度上可以佐证其记载的技术方案经过行业内一段时间的广泛使用之后已经成为本领域惯用技术手段，但不能仅依据3GPP标准文档本身，证明其记载的技术就当然属于本领域的公知常识。

注 释：
[1] 参见（2015）京知行初字第3495号行政判决书。