外观设计专利权终止对其中图片著作权的影响

　　【案情】
　　
　　2001年，谢瑞林将“老谢榨菜”包装袋申请了外观设计专利，2006年2月该外观设计专利权因未缴年费而终止。同年8月，谢瑞林与谢新林经营的某酱制品厂签订著作权转让合同，将上述专利中的图片著作财产权无偿转让给该厂。
　　
　　2012年12月，谢新林从叶根木经营的批发部购买到一箱海宁市明扬食品有限公司生产的榨菜，谢新林认为此榨菜包装袋正面图案正是自己享有著作权的图案，故诉至法院，请求判令叶根木、明扬公司停止侵权并赔偿损失。
　　
　　浙江省海宁市人民法院一审认为，授予该图案作品的外观设计专利权，其保护范围是与其附着的产品紧密相连的、只局限于与外观设计专利产品在相同或相近类别的产品上使用相同或相似的图案。在该保护范围以外，涉案图案作品仍然可以受到著作权保护，两者并不冲突。经比对，被诉侵权榨菜包装袋构成在相同类别产品上的实质性相同使用，符合对已失效外观设计的利用，因此并未落入谢新林图案著作权的保护范围内。判决驳回了谢新林的诉讼请求。谢新林不服，提起上诉。浙江省嘉兴市中级人民法院二审判决驳回上诉，维持原判。
　　
　　【分歧】
　　
　　本案争议焦点为：在涉案外观设计专利权终止后，可否再以享有外观设计图片的著作权为由阻止他人实施该外观设计专利。对此主要有三种不同观点：
　　
　　第一种观点认为，应审查原告的著作权是否在有效保护期内以及两被告的行为是否属于法定许可或合理使用。如著作权在有效保护期内，且不存在著作权法另有规定的情形，则原告有权依据著作权法要求两被告承担侵权责任。本案中，谢瑞林创作完成了该外观设计图片，拥有合法的著作权，原告谢新林作为受让人，有权禁止他人使用该图片。而本案两被告使用相似图片的行为并不存在著作权法法定许可或合理使用的情形，因此构成著作权侵权。
　　
　　第二种观点认为，著作权与外观设计专利权属于不同的权利序列。著作权关注的是具有独创性的艺术美，要求作品是作者独立创作完成，是作者人格和个性的外化，并且具有一定的创作高度。外观设计专利权属于工业产权的一种，其更加关注对产品设计方案的创新，要求产品的新设计具有新颖性，且与现有设计或者现有设计特征的组合具有明显的区别。两者的保护方式和强度也是不同的。因此，榨菜包装袋可以获得著作权和外观设计专利权的双重保护。涉案外观设计专利权到期后，不影响榨菜包装袋著作权的存在与行使，两被告未经许可擅自使用与权利人拥有著作权的作品实质相同的包装袋，构成著作权侵权。
　　
　　第三种观点认为，尽管在专利有效情况下，承载一项设计的外观设计专利图片上可以同时存在图片著作权和外观设计专利权两种权利，但著作权的行使应当受到专利制度的制约。该外观设计失效后即进入公有领域，一般不能禁止他人进行利用。本案系对失效外观设计专利的实施，不构成著作权侵权。
　　
　　【评析】
　　
　　实施已失效外观设计专利不侵犯外观设计图片著作权
　　
　　1、外观设计专利权终止后，其外观设计图片的著作权并不会自动消灭
　　
　　知识产权领域中，一种权利消灭后，该权利在存在期间所产生的新的权利可能继续存在；同样，如果同一客体承载两种以上权利，一种权利的消灭并不必然导致另外一种权利的消灭。例如最高人民法院在“晨光笔特有装潢”不正当竞争案[（2010）民提字第16号]中认为，外观设计终止后，如果该外观设计构成知名商品特有包装、装潢的，不影响权利人取得反不正当竞争法的保护。其中一种权利的终止并不当然导致其他权利同时失去效力。同理，外观设计专利权终止后，外观设计图片著作权（假如有效存在的话）并不会自动消灭。
　　
　　2、对终止后的外观设计专利的实施不属侵犯外观设计图片著作权行为
　　
　　尽管著作权是一种对世权，但是任何权利的行使并不是无限扩张的，著作权亦不例外。外观设计图片著作权不会自动消灭，不代表著作权人当然可以阻止公众自由实施已经终止失效的外观设计。对已经终止的外观设计的实施，不宜认定侵犯该外观设计图片的著作权，主要基于以下理由：
　　
　　（1）认定侵权有悖于专利法的立法宗旨
　　
　　从本质上讲，专利权是一种国家授予的合法垄断权，即发明创造人在一定期限内享有对申请专利的发明的合法垄断，在此期间内发明人可以通过独占实施或者授权许可等方式及时收回完成发明创造的投入，实现“创新——受益——再创新——再受益”的良性循环。但这种垄断与其他垄断行为有着本质区别，专利法在保护技术成果权利人的权益的同时，亦旨在促进技术信息尽早地公之于众，因此设定的专利权期间相比于著作权法要短的多。专利期满后或者因其他原因如专利权人怠于履行缴纳年费义务、自愿放弃其专利权而导致终止后，该专利便进入公有领域，成为社会公众均可以自由利用的公共财富，并在此基础上创造更多的发明，进而推动科学和社会进步。我国专利法第一条即开宗明义指出“鼓励发明创造，推动发明创造的应用”为专利法的立法目的。如果允许以外观设计图片著作权阻却社会公众对失效外观设计的利用，显然将违背专利制度设置的目的，对此司法不应予以鼓励。
　　
　　（2）社会公众的信赖利益应受保护
　　
　　专利权不同于普通财产权，其权利的产生、变动均需要向社会公示。为此，专利局设置专利登记簿，记载专利权的授予，专利申请权、专利权的转移，专利权的无效宣告，专利权的终止等权利产生、变动情况。对于专利权终止的情形，专利法第四十四条明确规定，专利权在期限届满前终止的，由国务院专利行政部门登记和公告。社会公众基于对专利行政部门专利公告之公示效力所享有的信赖利益理应受到法律的保护。本案外观设计专利已于2006年2月因未缴纳年费而终止并予以公告。因此，社会公众有足够理由相信该专利已经进入公有领域，可以自由利用。若仍允许以享有外观设计专利中的外观设计图片的著作权为由阻碍他人实施已经进入公有领域的专利，因著作权自作品创作完成之日起即产生，故公众无法得知其对已经进入公有领域的专利的利用是否会受到著作权人的追究，这显然将损害到社会公众的信赖利益。
　　
　　（3）不另行给予著作权保护不会产生明显不公平的后果
　　
　　部分国际条约如《保护文学和艺术作品伯尔尼公约》、《与贸易有关的知识产权协定》均规定成员国可以对著作权作出一定的限制。当然，对著作权进行限制应满足一定条件。对此，德国学者M·雷炳德归纳为“三步”测试法：第一，相应的行为的确属于特殊情况；第二，相应的自由使用行为没有损害到作品的正常使用；第三，没有不合理损害到作者的正当利益。也就是说，对著作权进行一定限制的结果应当公平。本案中，被告对涉案失效外观设计的使用方式并没有影响原告所主张的作品的正常使用。实际上，被告对失效外观设计的实施本身具有专利制度所赋予的正当性基础。而且，如一审法院判决所言，在原外观设计效力所及范围以外的领域，著作权仍存在法律效力，无非是著作权在原外观设计效力范围受到专利制度的限制。事实上，受让人谢新林在受让外观设计专利中的图片著作权时，已经知道该外观设计专利权终止的事实，理应知道其对受让权利的行使应当受到专利制度的限制。
　　
　　值得一提的是，本案与前述“晨光笔特有装潢”不正当竞争一案在当事人请求保护的权利基础、法官需要关注的事实方面均存在诸多不同之处。例如“晨光笔特有装潢”一案中，由于原告指控被告采用了其K35中性笔的特有装潢，因此法官首先应当关注原告的K35中性笔是否构成了“知名商品”，产生了类似商标的标识作用，从而在外观设计以外产生了附加的利益或者说新的权利——禁止他人进行仿冒。而本案中，原告主张的著作权本身与外观设计专利权在一段时间内平行存在着，并运用于同一种商品上，客观上存在交集，法官更应该关注的是外观设计专利权的终止对著作权权利行使的影响，而非是否产生了某种新的权利。但笔者认为，两案的处理结果殊途同归，“晨光笔特有装潢”案件实质上也是从结果公平的角度出发，通过再次明确禁止通过“搭便车”等行为不当攫取他人长期经营而获得的竞争优势，防止造成市场混淆。该案的处理并不意味着今后判断专利权终止的后果发生了变化——专利权终止后专利即进入公有领域仍然是专利制度的基本原则。正如最高法院在该案中所指出，“外观设计专利权的终止，至少使社会公众收到了该设计可能已经进入公有领域的信号，因而主张该设计受到知名商品特有包装、装潢保护的权利人应提供更加充分的证据来证明有关设计仍应受法律保护。” 

        （作者单位：浙江省嘉兴市中级人民法院）