伸请注册以在先商誉为判断要素

　　本案要旨

　　在先商标的申请注册并不必然导致在后商标应当获准注册，若在后申请注册的商标与他人在先注册商标形成根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第二十八条所规定的情形，应当不予核准。商标的延伸注册应当从该标识所蕴含的商誉进行考量，若在先注册商标的使用及宣传形成相关标识能够与商品来源的提供者形成确定、唯一的对应关系，并且该商誉能够延展至在后申请注册的商标标识的，则应当从在后申请注册商标是否会与他人在先申请注册商标造成相关公众混淆、误认的角度进行分析，若不构成对商品来源的混淆，则可以核准在后商标的申请注册。

　　案情

　　第3606409号“海之蓝”商标（下称引证商标，如图）的注册人为江苏洋河酒厂股份有限公司，申请日期为2003年6月25日，经核准专用期限自2007年8月21日至2017年8月20日，核定使用于酒（饮料）、果酒（含酒精）、酒精饮料（啤酒除外）等商品上。

　　第8416935号“渤海明珠海之蓝”商标（下称申请商标，如图）由河北省秦皇岛天马酒业有限公司（下称天马公司）于2010年6月23日申请注册，指定使用于果酒（含酒精）、烧酒、酒精饮料（啤酒除外）等商品上。

　　2011年7月4日，国家工商行政管理总局商标局（下称商标局）作出《商标驳回通知书》，依据第二次修正的商标法第二十八条的规定，决定驳回申请商标的注册申请。

　　天马公司不服商标局的驳回决定，向国家工商行政管理总局商标评审委员会（下称商标评审委员会）申请复审。主要理由为：申请商标与引证商标不相近，天马公司其他系列商标已获准注册。

　　2013年7月29日，商标评审委员会作出被诉决定，认定：申请商标与引证商标使用商品属于同一种或类似商品。申请商标与引证商标均为以普通印刷字体形式显示的纯文字商标，申请商标的文字完整地包含了引证商标，两商标共同使用在同一种或类似商品上，相关公众在隔离状态下施以一般注意力，易对商品来源产生混淆误认。申请商标与引证商标构成使用在同一种或类似商品上的近似商标。商标评审实行个案审查原则，其他商标的注册情况与本案不同，不能成为申请商标获准注册的当然理由。

　　商标评审委员会依据第二次修正的商标法第二十八条的规定，决定：申请商标予以驳回。

　　在一审法院审理该案过程中，天马公司补充提交了该企业简介及获得的部分荣誉、产品宣传册、“渤海明珠”系列商标档案等证据。

　　判决

　　北京市第一中级人民法院认为，申请商标与引证商标共同使用在果酒（含酒精）、烧酒等相同或类似商品上，易造成相关消费者的混淆、误认，被诉决定认定申请商标与引证商标已经构成了第二次修正的商标法第二十八条规定所述情形并无不当，遂判决维持了被诉决定。

　　天马公司不服一审判决，提起上诉，并提出了申请商标是该公司在先使用并有一定知名度的“渤海明珠”系列的子品牌，基于在先商标具有较高的知名度，相关公众更易识别申请商标，不会造成消费者与引证商标的混淆、误认，同时天马公司在白酒行业具有较高知名度，申请商标能够与天马公司形成对应关系，亦不会造成混淆。北京市高级人民法院经审理，判决驳回上诉，维持原判。

　　评析

　　第二次修正的商标法第二十八条与根据2013年8月30日第十二届全国人民代表大会常务委员会第四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第三次修正的商标法第三十条的具体内容并无改变，均系对近似商标进行的规定。在近似商标的判断中，一般应当从商标在文字的字形、读音、含义和图形的构图、设计及整体表现形式等方面，采取整体观察与对比主要部分的方法，并且也要考虑相关商标的显著性和知名度、所使用商品的关联程度等因素，以相关公众的一般注意力是否易造成对商品的来源发生混淆或误认为标准。然而，随着企业在市场经营中的横向扩张，以及市场整体的包容性发展，部分企业需要在经营中通过自身原有商业标识的改变，即包含新元素的添加、旧元素外观的改变或者其他形式的变化，为相关产品增添新的商业信息，从而获得更多的竞争优势，也就是通常所称的“商标的延伸注册”。那么，前述的注册行为在商标近似判断中应当如何认定，其实质的判定标准又应如何界定？

　　为了扩展企业竞争优势、提升企业的竞争力、适应产品升级的需要、满足消费者的不同需求，企业的多元化、多领域发展是应当鼓励与支持的，也是被市场经济所接受的。一方面，企业需要根据自身的经营策略的要求，形成规模化、一体化的发展策略，制定相应的商标战略；另一方面，在包容性发展的整体趋势下，亦应当确保在法律所规定的维度内进行经营，即不应以牺牲他人的在先合法权益为代价。因此，“商标的延伸注册”是对自身在先商誉的“合理使用”，即“商誉”的延续或移转。

　　由此，在诉争商标与他人的在先商标从标志本身构成近似的情况下，商标的延伸注册是指经过申请主体的使用、宣传，其拥有的在先已经合法注册的商标所形成的商誉已经移转至诉争商标，使诉争商标在其指定的商品或服务上能够与申请主体形成唯一、确定、排他的对应关系，不至与他人在先商标发生混淆、误认，从而应当核准诉争商标注册申请的情形。

　　在上述情形中，可以从诉争商标申请主体进行注册行为的主观意图和在先“商誉”是否可以移转进行考量。若诉争商标申请主体进行注册的行为不具有攀附他人在先商标，搭便车的主观恶意；且在先“商誉”已经足以延伸至诉争商标，那么可以对商标的延伸注册予以准许。关于在先“商誉”是否足以移转的判断中，可以从诉争商标与他人在先商标的近似关系，在先商标与诉争商标标志本身的相似程度，在先商标与他人商标的前后关系，在先商标的使用时间、地域、经营的数额、市场声誉以及宣传等情况进行综合的考量，从而对在先“商誉”的移转进行认定。

　　该案中，申请商标由汉字“渤海明珠海之蓝”构成；引证商标由汉字“海之蓝”构成。根据我国相关公众的认读能力，在申请商标已经完整包含了引证商标，且整体上并未形成明显不同含义的情况下，申请商标与引证商标使用在同一种或类似商品上，易使相关公众认为相关商品来源于同一主体或存在特定联系，进而对商品的来源产生混淆、误认。同时，天马公司所提交证据并不足以证明其在先“渤海明珠”商标所形成的商誉，足以使申请商标与天马公司形成稳定的对应关系，从而与引证商标相区分，故申请商标违反了第二次修正的商标法第二十八条所规定的情形。

　　基于上述分析，一审、二审法院维持了商标评审委员会作出的被诉决定。