未注册商标在先使用抗辩的认定及使用限制

　                                                                                                     案号：（2014）杭滨知初字第4号

　　【裁判要旨】

　　对于在先使用并具有一定影响的未注册商标，在注册商标权利稳定的情况下，其因使用而形成的商誉以及在特定消费者中建立的信赖利益，仍应予保护，可以作为不侵犯他人注册商标专用权的抗辩。对于先用抗辩，应准确把握“有一定影响”的证据审查和判断标准，同时应从使用的形态、主体、项目、地域等方面对其继续使用的范围进行限制。

　　【案情介绍】

　　原告丁祥景经受让获得第9720276号“圣才”注册商标专用权，商标申请日为2011年7月14日，权利有效期2012年9月21日至2022年9月20日，核定使用的商品为第16类：书籍；印刷出版物；期刊等。北京圣才教育科技有限公司（下称圣才公司）的主营业务为考试教育培训和考试图书的编辑出版。2010年6月28日，其前身金圣才文化发展（北京）有限公司（下称金圣才公司）获准注册第6348843号“圣才”商标，核定使用范围第41类：教育；培训等。2004年8月至2010年3月间，金圣才公司编辑出版了100多种类的考试辅导教材图书，扉页载明主编：金圣才。2010年9月至2011年7月间，圣才公司编辑出版了涉及英语、经济、证券类等20多个类别的考试辅导教材图书，封面上均标注“圣才” 文字，“圣才教育”图形 ，主编“圣才学习网”等 ，并通过圣才学习网、圣才教育网等及各地新华书店销售。丁祥景于2014年1月6日诉至法院，要求圣才公司停止侵犯其注册商标专用权的行为、并赔偿损失及合理费用10万元。

　　杭州市滨江区人民法院经审理认为：在丁祥景享有涉案注册商标专用权之前，圣才公司已在其主编的考试辅导教材上使用了“圣才”商标。本案争议的焦点为，圣才公司对涉案商标“圣才”是否享有合法的在先使用的权利。依据圣才公司提供的证据，其前身金圣才公司发行的图书在相关的读者群领域内具有一定的影响，相关读者群会将此类图书与圣才公司联系在一起。此外，由于圣才公司的企业名称中含有“圣才”，其最初在发行的图书上使用“圣才”商标在丁祥景注册之前，不存在侵权的故意，应当属于正当使用；又由于圣才公司在培训教辅书籍上使用该商标具有一定的影响力，故其可以在原权利行使范围内继续使用，但不得作扩大使用，即在今后出版印刷的相关图书中不得突出使用涉案商标。而丁祥景注册涉案商标后未实际使用，圣才公司的行为没有使相关公众对来源产生混淆。综上，判决驳回丁祥景的全部诉讼请求。

　　一审判决后，双方均未提起上诉。

　　【法官评析】

　　《中华人民共和国商标法》第三次修正案（下称新商标法）于2014年5月1日起正式施行。新商标法的一个亮点就是增加了第五十九条第三款，作为在先使用的未注册商标所有人进行不侵权抗辩的依据。在本案审理过程中，法院正是在参考新商标法第五十九条第三款的基础上，结合最高人民法院的司法政策，做出了上述判决。

　　一、未注册商标在先使用抗辩成立的要件

　　我国系采取商标注册制度的国家，未注册商标要获得对抗注册商标专用权的权利，除了时间上要先于注册商标的申请日使用，我们认为，未注册商标在申请日前已经具有一定影响，是准确界定先用抗辩成立的核心要件。

　　第一，对于“有一定影响”的证据审查。有一定影响其实是对商标知名度的认定，我们可以参考认定驰名商标的各项因素：相关公众对商标的知晓情况、商标使用的持续时间、商标的任何宣传工作的时间、程度、地理范围、其他使商标产生一定影响的因素。同时，与驰名商标在全国范围内驰名不同，有一定影响的判断还需要考虑到商标使用及宣传的地理范围。通常来说，有一定影响的商标是指已经使用了一定时间，因一定的销售量、广告宣传等而在一定范围的相关公众中具有知名度，被视为区分商品来源的未注册商业标志。

　　在本案中，被告提供了被告及其前身金圣才公司编辑出版的书籍、图书出版购销合同及票据、宣传推广合同书、各地展会照片、媒体宣传报道、获奖情况等证据。从其提供的图书实物、出版日期及网站内容来看，可以反映出被告确实在原告注册商标申请日前对“圣才”商标进行了商业使用，且通过多种渠道，特别是通过其教育培训网站发行相关图书，获得了一定消费群体的认同。

　　第二，对于“有一定影响”的判断标准。我们认为，有一定影响的认定标准不宜过高，理由如下：一方面，建立未注册商标先用抗辩的出发点在于利益平衡，在经营者与经营者之间，商标的价值源于使用，商标权亦为一种私权，通过注册商标的行为即能产生垄断商标权利的商标注册制度存在天然的缺陷，相对于尚未将注册商标投入使用的原告，被告在其提供网络教育培训的同时配套销售的图书上使用了“圣才”商标，所建立起的商业声誉即应给予保护；在经营者与消费者之间，商标的价值在于识别，在先商标的使用人如能在一定范围内建立起消费者认同，即消费者将商标与在先商标使用人提供的商品或者服务联系在一起，在一定范围内商标共存的现实也不会对相关消费者不受混淆的利益产生损害。在本案中虽然被告注册并使用在网络教育培训服务上的“圣才”商标更具知名度，但这足以证明通过其网站购买图书的消费者会将此类图书与被告联系在一起，不会造成混淆或误认。另一方面，商标在先使用人的抗辩权并不是一种真正意义上的权利，它并不像注册商标专用权那样是一种近乎垄断的权利，且可将其权利范围“冻结”在原使用范围内，也就是说，其在先使用的影响越大，有权继续使用的范围就越大，反之亦然。对于影响较小的在先商标使用人而言，其意义在于使其免于承担侵权的责任，同时也不会不合理地妨碍在后注册商标的商业发展。因此，法院认定被告在考试教辅书籍上在先使用“圣才”商标，并未侵犯原告的注册商标专用权。

　　二、未注册商标继续使用的限制

　　在先商标的使用虽然不被认定为侵权，但其继续使用的行为并非没有限制。因为在商标注册制度下，法律对于注册商标实行强保护，对于未注册商标的保护只能局限于注册商标申请日前已形成的商誉保护。因此“原使用范围”的认定，无论对于在先商标使用人还是对于注册商标专用权人的利益都至关重要。我们可以从商标使用的形态、主体、项目、地域四个方面对原使用范围进行界定。

　　对于商标的形态，注册商标专用权人尚不能自行改变商标，举重以明轻，对于在先的未注册商标，使用人当然不得改变商标的形态，这应无疑义。除非是为了附加区别性标识，而与在后的注册商标相区分。

　　对于商标的使用主体，按照上述通知不得转让或者许可他人使用，一般认为只能连同企业一并转让，而不能单独转让或使用许可。因为商标在先使用权制度是对在先使用商标和注册商标既存状态的一种维护，如果允许在先使用权人授权或者单独转让其使用权则会破坏此种既存状态，也会改变先使用权人和商标注册人之间的竞争关系，如将该商标转让给商标权人竞争对手的做法。

　　对于商标的使用项目，在先商标的知名度限于原有的商品或服务，继续使用的范围也仅能及于原有的商品或服务，不能扩张到类似的商品或服务。本案判决因在新商标法施行之前，法院对原有范围的认定较为保守，将原使用范围限于原商品范围，仅限于已出版印刷的图书。但我们认为，在新商标法施行之后，原有的商品应该认定为已经使用未注册商标的商品类别，重点在于类别，具体到本案，应当是在原有类别的商品即考试教辅书籍上继续使用，并不限于已经出版的书籍，否则等于变相剥夺了被告继续使用未注册商标的权利。

　　对于使用的地域范围。是否要对在先商标的使用进行地域范围的限制，这是争议最大的一个问题，尤其是是否允许在先商标的自然扩张。作为市场经营主体，其投入金钱、劳动、时间等成本在一特定商标上，不仅是为了占领和稳固已有市场，更为开拓潜在市场（包括关联市场和跨地域市场），这符合理性经济人利益最大化的趋势。 从这一角度而言，允许在先商标进行自然扩张当然有很大的说服力，尤其是在先商标的知名度较高，而在后注册的商标尚未投入大规模商业使用的情况下，这似乎有利于最大限度地发挥商标资源的价值。但是，我们认为，自然扩张区域是个虚拟的概念，其界定非常困难，存在极大的不确定性和缺乏可预期性，会使侵权与否的界限变得非常模糊，不如将在先使用的地域范围局限于原有的范围，同时在商标注册制度下，不注册商标就有这样的风险，使用人也应有一定的避让和容忍义务；而且需要注意的是，该地域范围并不等同于专利先用权制度中的原有范围，即原有的生产规模，其所考量的是商标认知度的地理范围，在其原有知名度所辐射的地域范围内，对使用该商标的商品或服务的经营规模并不加以限制。

　　同时，本案所折射出来的一个更为迫切的现实可能是，电子商务的出现突破了物理意义上地域范围的限制，原有的地域范围该如何界定？在传统的经销模式下，销售网络在地理上的覆盖范围，直接反映了接受商品或者服务的消费者的范围，而在电子商务模式下，网站或者网络店铺是否可以看作是一个销售网点，相关消费者的范围就是接触该网站或网络店铺的人群，即限定在原有的网站或网络店铺中销售使用该商标的商品。