注册商标重复转让合同的效力与商标权属的判定

      【案情】

　　原告：钰冠（上海）商贸有限公司

　　被告：上海科仁实业有限公司

　　第三人：上海莱德商务咨询有限公司

　　原告钰冠（上海）商贸有限公司诉称，原、被告于2009年11月11日签订商标转让合同，约定被告向原告转让“克莱尔”图文商标。双方合同签订后，被告又与第三人签订了针对涉案商标的转让合同，被告的行为侵害了原告的合法权益，故诉至法院，请求判令被告履行合同，将涉案商标转让至原告名下。

　　被告上海科仁实业有限公司辩称，原、被告签订的是附生效条件的合同，合同约定需要进行转让声明公证，因原告未办理公证，故合同尚未生效。鉴于第三人已向其支付转让费，愿将涉案商标转让给第三人，请求驳回原告诉请。

　　第三人上海莱德商务咨询有限公司述称，被告与第三人于2009年11月4日签订商标转让合同，涉案商标已向商标局申请变更登记。被告与第三人的合同签订、履行均先，请求判令被告继续履行合同，将涉案商标转让至第三人名下。

　　经审理查明：原告成立于2009年7月23日，经营范围为“化妆品、工艺品（文物除外）、服装服饰的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外），并提供相关的配套服务”。被告系第1504289号“克莱尔”图文商标注册人，核定使用商品为第3类，包括“口红、化妆品、防皱霜、香水、指甲油、增白霜、化妆笔、美容面膜、眼影膏、胭脂”。第三人成立于2003年1月10日，经营范围为“商务咨询、投资咨询、企业管理咨询、会务服务、展览展示服务（除举办展览展示会）、商场调研策划、企业形象策划。”

　　2009年11月11日，原、被告签订《商标转让合同》一份，约定被告将其拥有的涉案商标转让给原告，转让价格为人民币15万元，转让程序中发生的转让费和代理费用由原告负责，任何一方违约应赔偿因其违约给对方造成的损失。其中，第3.3条载明“双方同意在本协议签订后，出让方交付同意转让‘转让商标’，并于声明公证的当日受让人向出让人以银行本票方式支付商标‘转让价格’，即人民币十五万元”，第3.4条载明“出让方交付同意转让‘转让商标’声明公证的当日将商标注册证原件交付给受让人”，第3.5条载明“合同于三方当事人授权代表签字并加盖公章的当日生效，如出让人单方反悔不同意转让，则出让人承担双倍返还受让人支付的‘转让价格’，即人民币三十万元”，第4条载明“出让人在此陈述并保证以其所知和了解，没有任何其它人、企业在使用上述商标，并且出让人之前也从未与任何第三方签订过任何协议、合同或给予任何许可、转让和进行过任何其它安排和交易从而使该第三方获得使用上述商标的权利”。合同签订后，被告未按约交付“转让商标”声明公证，原告亦未支付转让费用。2010年7月30日，被告委托律师致函原告，称因原、被告均未积极履行转让手续，导致合同未实际履行，合同自即日起解除。

　　2009年11月30日，第三人向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局（以下简称“商标局”）申请转让涉案商标，2011年1月7日，商标局向第三人出具《转让申请不予核准通知书》，载明因涉案商标已被上海市黄浦区人民法院查封，故对转让申请不予核准。

　　庭审中，被告提交其与第三人签订的《注册商标转让合同》一份及相关收据六张。上述合同落款日期记载为2010年11月4日，约定被告同意将涉案商标转让给第三人，转让费用为15万元，合同签订后7日内以现金方式支付定金5万元，余款于核准商标转让后日内以银行转帐方式支付；收据载明日期为2009年1月12日，交款单位为第三人，收款内容为商标转让定金，金额总计5万元。

　　此外，原告及第三人亦分别表示，坚持要求被告继续履行合同，对于因被告原因致使合同无法履行而产生的违约责任另案主张。被告庭审中表示，愿意与第三人继续履行合同，同时在本案中不提出要求原告支付涉案商标转让款的反诉请求。

　　【审判】

　　上海市黄浦区人民法院经审理认为：涉案合同系当事人的真实意思表示，合法有效，各方均应恪守履行。根据原、被告的合同约定，被告负有先行办理有关公证的义务，而被告至今尚未办理。其行为已构成违约，应当承担相应的违约责任。

　　鉴于被告仍是涉案商标的持有人，故涉案合同仍有继续履行的可行性，原告要求被告继续履行《商标转让合同》，于法有据。本案中，第三人亦向法院提交了其与被告签订的《注册商标转让合同》，并要求被告继续履行合同，对此，法院认为，被告就同一标的物与原告和第三人分别签订转让合同的行为，严重违反了诚实信用原则，应当予以制止。鉴于本案所涉标的物为特定的注册商标，被告客观上无法同时履行该两份合同，法院将结合本案事实，综合予以考量。首先，原、被告之间的合同订立于2009年11月11日，被告提交的与第三人签订的《注册商标转让合同》载明的订立日期为2010年11月4日，被告辩称日期系笔误，实为2009年11月4日。虽第三人确曾于2009年11月30日以申请人名义提交了转让申请，但尚不能证明其合同签订于原、被告的合同之前，且收据载明的日期亦在《商标转让合同》记载日期之后，故被告的辩称缺乏证据支撑。结合原、被告合同第4条中有关被告未与任何第三方签订转让协议的承诺，法院可以推定原、被告之间的转让合同签订在先。其次，本案所涉标的物系注册商标，注册商标的基本功能就是为了区分商品或服务，以标识商品或服务的来源。就本案而言，原告的经营范围包含了涉案商标核定使用商品类别，第三人的经营范围与涉案商标核定使用的商品类别相差较大。因此，相较而言，原告更具实际使用该注册商标的意图及可能性。涉案商标由原告受让及使用可以更好地发挥商标识别商品来源的作用，有利于鼓励商标使用，激活商标资源。故被告应当继续履行与原告签订的商标转让合同。第三人与被告之间的商标转让合同已无实际履行可能，第三人可要求被告承担赔偿损失的违约责任，鉴于第三人明确表示另案主张，故本案不再予以处理。此外，由于被告明确表示在本案中不主张商标转让费，故本案对此亦不予处理。据此，判决被告于判决生效之日起三十日内协助原告办理涉案商标的商标注册人变更手续；对第三人的诉讼请求不予支持。

　　一审宣判后，被告及第三人不服一审判决，提出上诉，二审期间均予撤回，一审判决生效。

　　【评析】

　　一、注册商标转让合同的效力与商标权属的关系

　　商标转让合同，是指出让人将商标权属转移给受让人，受让人支付一定对价的合同。商标转让合同以商标为标的，本质上仍是一种买卖行为，以转移商标权属为目的，因此，物权变动的基本原则同样适用于商标转让。我国《商标法》第39条规定，“转让注册商标的，转让人和受让人应当签订转让协议，并共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品质量。转让注册商标经核准后，予以公告。受让人自公告之日起享有商标专用权。”该条规定的含义非常明确，即注册商标权属的转移自商标局公告之日起发生效力。那么，商标转让合同的效力又应当如何界定，商标转让合同与商标权属转移之间的关系又如何呢？

　　我国民法体系秉承了大陆法系的构造，对物权与债权的区分泾渭分明。在具体的法律制度中，将以权利变动为目的的债权合同的成立和作为合同标的物的权属变动本身视为两个既相互关联又相互独立的法律事实。物权变动是债权合同这一法律行为结合交付或登记行为这一民事法律事实构成的法律效果。从逻辑关系上出发，必须先有生效的债权合同，才会基于合同的履行而产生物权变动的法律效果。因此，不发生物权变动的法律效果，并不能在逻辑上推导出债权合同不发生效力的结论。我国《物权法》第14、15条就规定，不动产物权的设立、变更、转让和消灭，自记载于不动产登记簿时发生效力。当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或合同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。

　　具体至商标转让合同，商标转让合同与商标权的转移亦分属不同法律阶段，商标转让合同的生效是商标权利实际发生转移的前提，商标转移是商标转让合同履行的结果。但是商标转让合同的生效尚不足以直接导致商标权利的转移，商标权利自商标局公告之日起转移。同时，对商标转让合同效力的审查应根据合同效力审查的一般原则，从主体是否具有相应的缔约能力、意思表示是否真实以及是否违反法律或社会公共利益三方面予以考察。如果合同符合前述三要件的要求，则属于合法有效的合同，对双方当事人均有约束力。至于合同是否能够实际得以履行，权利变动是否能够顺利发生，则在所不问。《商标法》对商标转让合同的生效时间并无特别规定，在双方当事人另无约定的情况下，商标转让合同通常应依照《合同法》第44条第1款的规定，自成立时起即发生法律效力。

　　本案中，被告分别与原告及第三人签订了两份商标转让合同，该两份商标转让合同均系合同双方当事人的真实意思表示，也不违反法律法规的强制性规定，故均为有效合同，自成立之日起发生法律效力。

　　二、注册商标重复转让时的权属判定

　　商标权利人重复转让商标而形成的商标转让合同由于均系当事人的真实意思表示，均为有效合同，对当事人均有约束力。当然，依据合同法的规定，商标权利人故意隐瞒已与他人签订转让合同的事实而与在后受让人签订转让合同，在后受让人可以欺诈为由请求撤销合同，但是否行使撤销权，则依赖于在后受让人的意思自治。若在先受让人可以举证证明出让人与在后受让人系恶意串通，损害其利益，亦可以主张在后的商标转让合同无效。

　　由于商标的唯一性，商标转让合同不可能全部得以履行，如果某一受让人已经获得商标局的公告，则商标所有权自公告之日起即转移至该受让人。根据物权优于债权原则，其他受让人再无取得商标的可能，其只能依据合同向出让人主张合同约定的违约责任。如果商标权尚未转移，则商标转让合同的继续履行尚有可能，根据《合同法》第一百零七条之规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。各受让人依据各自的商标转让合同均享有请求出让人继续履行合同的债权请求权。依据债权平等原则，在先受让人并无法定的优先权，故在多名受让人均请求出让人继续履行合同，转移商标所有权的情况下，法院不能简单支持在先受让人的履行请求，也不能单纯考虑出让人的意愿，而应依照“诚实信用”及“物尽其用”原则，综合考虑合同签订的时间、合同履行的状况等因素，酌情予以确定。

　　第一，从诚实信用原则来看。诚信原则要求当事人言而有信、善意告知、不损害对方利益及权利义务公平合理。诚信原则是形式正义与实质正义的平衡器，故被称为“帝王规则”，当事人诚信与否必须通过其行为表现进行评判。本案中，被告就同一个商标分别与原告、第三人签订转让合同，被告的行为导致其必然对某一方违约，严重违反了诚信原则，对合同相对方的交易安全及合同利益造成损害。此时，如果再让违背诚实信用原则的一方自由选择履行合同的对象，看似充分尊重了契约自治原则，实则等于变相鼓励背信弃义，不仅不利于倡导正确的价值取向，也有悖实质公平。故法院对被告自愿与第三人履行商标转让合同的主张未予采纳，作出了正确的判断。

　　第二，从物尽其用原则来看。本案的特殊之处在于涉案标的物系注册商标。商标是商品（或服务）的提供者将自己的商品与他人提供的同种或类似商品相区别而使用的标记，其基本功能在于区分商品来源。从商标法的立法目的来看，首先是保护消费者可根据商标识别商品或服务以免受商业欺诈，其次是通过保护经营者的良好商业信誉，从而促使经营者努力改进商品质量或提高服务水平。因此，本着“物尽其用”的精神，如将商标直接用于商品或服务可以最大程度地发挥商标的识别功能，有利于鼓励商标使用，激活商标资源，并使商标的市场价值得到最有效的体现。以本案为例，原告的经营范围涉及化妆品等，包括涉案商标核定使用的商品类别，其受让商标并直接使用于商品的目的明确；而第三人的经营范围则限于商务咨询、会务服务、商场调研策划等领域，与涉案商标核定类别差异明显，其受让商标后直接将该商标使用于商品的可能性较小，只能将之束之高阁或另行转让牟利，难以发挥商标的识别作用。本案中，让原告受让商标可通过其市场经营充分发挥商标的识别功能，体现商标所蕴含的商誉，符合商标立法的价值取向。

　　第三，从合同签订及履行来看。原、被告之间的合同订立于2009年11月11日，根据合同第3.3条的约定，原告支付转让费的前提是被告向原告交付有关同意转让涉案商标声明公证，故被告负有先行办理有关公证的义务。虽然合同未就被告交付声明公证的期限予以约定，但被告应当在合理期限内履行自己的合同义务，而被告至诉讼时尚未向原告履行上述合同义务，显已超出合理期限，被告的行为已构成违约，原、被告之间的合同尚未履行的原因可归咎于被告。再反观被告提交的其与第三人签订的《注册商标转让合同》，该合同上载明的订立日期为2010年11月4日，被告辩称日期系笔误，实为2009年11月4日。商标定金收据载明日期则为2009年11月12日，即原告、被告签订合同的第二天。庭审中，法官结合生活常识和自由心证，认为被告的此种辩解有诸多存疑，首先，错写将来日期的笔误很少见，且基于商业习惯，企业间以现金方式交易，且不开具发票的经济往来方式亦不多见。被告与第三人之间存在恶意串通的可能性，虽第三人确曾于2009年11月30日以申请人名义向国家商标局提交了转让申请，但尚不能证明其合同签订于原、被告的合同之前，且收据载明的日期亦在《商标转让合同》记载日期之后，商标局也在诉讼中驳回了第三人的转让申请。综合考虑前述诸多因素，法院最终判决被告应继续履行与原告之间的商标转让合同。至于被告与第三人之间的商标转让合同，鉴于合同已无实际履行之可能，第三人当然得以另案主张被告的违约责任，其合法权益亦可得以保护。