贴牌加工是否构成商标使用

                                    评析巢汉良与商标评审委员会、美国LF有限责任公司商标争议行政案

        本案要旨 

        商标法意义上的使用是公开的使用，附着商标标记的商品应当进入流通环节，使相关公众能够通过商标在商品与提供者之间建立相应关联。而贴牌加工的商品销往国外，不属于商标法意义上的公开使用，因此，不宜认为在用于出口的贴牌加工产品上使用商标属于商标法意义上的使用。仅在贴牌加工中使用的商标也不属于“在先使用并具有一定影响的商标”，不能获得根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改<中华人民共和国商标法>的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第三十一条的保护。 

        案情 

        第4458183号“GATEHOUSE”商标（下称争议商标）的申请日为2005年1月，核定使用商品为第6类钢制滑轮百叶窗、金属螺丝、金属插销、五金器具、钥匙、金属铸模、金属喷头。商标专用期限自2009年2月至2019年2月，商标专用权人为广东省自然人巢汉良。 

        法定期限内，美国LF有限责任公司（LF,LLC，下称LF公司）向国家工商行政管理总局商评委（下称商评委）提交撤销申请，并提交了相关证据，其中如下5项证据涉及争议商标申请日之前其在先使用“GATEHOUSE”商标的知名度及巢汉良申请注册争议商标的恶意： 

        广东省中山市工商业联合会（总商会）出具的《关于“GATEHOUSE”品牌的情况说明》，其中显示：“广东省中心镇小榄镇已吸引众多世界领先五金企业，其中包括最大的五金百货集团——劳氏公司及其关联公司LF公司。作为世界五百强企业，该公司自2003年起即已指定包括华锋、高天在内的10余家本地企业生产其旗下著名品牌GATEHOUSE产品。” 

        广东省中山市小榄镇商会出具的《关于我会部分会员企业商标被恶意抢注的情况说明》，其中显示：“GATEHOUSE商标是LF有限责任公司众多品牌中的一个。在提出GATEHOUSE商标申请时，巢汉良是广州商学院三水分院会计专业的学生。从其提出商标申请后数年内，其从未从事任何与GATEHOUSE商标指定商品相关的任何工作。另外，巢汉良曾多次抢注他人未在中国注册的驰名商标。” 

        劳氏公司高级副总裁出具的证明，证明声称，艾钜资源有限公司与LF公司均为劳氏公司的。 

        劳氏公司的子公司艾钜资源有限公司向中山市华锋制锁有限公司（下称华锋公司）出具的指示，以及华锋公司相应的出口检疫证书、出口海运单、出口报关单。上述证据涉及的商品为锁、钥匙等，使用的商标为“GATEHOUSE”。 

        巢汉良注册其他知名商标的情形。 

        2011年8月1日，商评委作出商评字[2011]第15112号《关于第4458183号“GATEHOUSE”商标争议裁定书》（下称第15112号裁定），该裁定认为：LF公司提交的相关证据，可以证明在争议商标申请注册日前，LF公司及其关联公司与位于广东省中山市小榄镇的华锋公司、高天（中山）金属制造有限公司在门锁等五金制品上已存在定牌加工关系，使用“GATEHOUSE”作为商标，并已为一定范围内的相关公众所知晓，具有一定影响，巢汉良的住所地位于与广东省中山市毗邻的广东省广州市，因此，可以认定在争议商标申请注册日前，LF公司已在中国在先使用“GATEHOUSE”商标并具有一定影响，巢汉良理应知晓LF公司在锁具等五金制品商品上已在先使用“GATEHOUSE”商标的事实，却在与上述商品相同或类似的钥匙、金属锁（非电）商品上抢先注册与该商标相同的商标，显属不当，因此，争议商标在钥匙、金属锁（非电）商品上的注册应根据第二次修正的商标法第三十一条的规定予以撤销。争议商标核定使用的除钥匙等商品以外的其他商品与LF公司使用“GATEHOUSE”商标的商品不属于类似商品，且LF公司未提交在这些商品上在先使用“GATEHOUSE”商标的证据，因此，争议商标在这些商品上的注册应予维持。 

        商评委依据第二次修正的商标法第三十一条、第四十一条第二款、第四十三条及2002年8月3日以国务院令第358号公布的商标法实施条例第三十五条、第四十一条及1995年11月2日以国家工商行政管理局第37号令公布的商标评审规则第十八条第一款第（三）项的规定，裁定：争议商标在钥匙等商品上的注册予以撤销，在其余商品上的注册予以维持。 

        巢汉良不服，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。 

        判决 

        北京市第一中级人民法院经审理认为，虽然上述涉案商品系销往国外，但这一行为并不影响其在生产企业所在地中山市及周围地区具有知名度。据此，现有证据可以证明“GATEHOUSE”为LF公司在锁、钥匙等商品上在先使用并具有一定知名度的商标。在此情况下，鉴于巢汉良所在地广州市与中山市毗邻，且巢汉良具有抢注其他国外知名商标的情形，故应认定巢汉良在与锁、钥匙等商品相同或类似的商品上注册争议商标的行为具有抢注LF公司商标的恶意。虽然商评委仅认定争议商标核定使用的钥匙、金属锁（非电）商品与LF公司在先使用的锁等商品构成类似商品，但除上述商品之外的钢制滑轮百叶窗、金属螺丝、金属插销、关门器（非电动）、五金器具、金属铸模、金属喷头商品与锁等商品在销售对象、销售场所等方面亦较为近似，如使用同一商标亦导致相关公众混淆误认，故对于争议商标在上述商品上的注册应一并撤销。但争议商标核定使用的普通金属艺术品商品因与LF公司在先使用的锁等商品差异较大，即便使用相同商标亦通常不会引起相关公众混淆，故上述商品未构成类似商品，对于争议商标在相关商品上的注册应予维持。 

        综上，北京市第一中级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第五十四条第（二）项第1目、第2目之规定，判决：一、撤销商评委第15112号裁定；二、商评委重新作出争议裁定。 

        商评委不服一审判决，向北京市高级人民法院提起上诉。北京市高级人民法院认为，LF公司向商评委及原审法院提交的证据仅能证明LF公司及其关联企业已委托中山市的相关企业生产使用“GATEHOUSE”商标的门锁及钥匙等商品，并将上述商品销往国外，上述证据不能证明附着LF公司“GATEHOUSE”商标的商品在中国已经实际进入流通环节，因此，在案证据不足以证明LF公司在争议商标申请注册日前已经在中国对“GATEHOUSE”商标进行了商标使用，上述商标未构成在先使用并有一定影响的未注册商标。第15112号裁定及原审判决对此认定错误，予以纠正。商评委应在纠正上述错误的基础上，根据在案证据重新进行评述，一审判决撤销第15112号裁定正确，对其结论予以维持。最终北京市高级人民法院依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉、维持原判。 

        评析 

        在贴牌加工中使用未注册商标能否作为第二次修正的商标法第三十一条所指的“在先使用并有一定影响的商标”，长期以来，司法实践对此一直未能达成共识。有观点认为，贴牌加工的产品由于全部销往国外，并未进入我国的流通领域内。因此，该产品上使用的商标并不能够被国内的相关公众所接触，相关公众也不可能以此来识别商品的来源。所以，这样的使用方式并未发挥商标产源识别的基本功能，不属于公开的商标使用；也有观点认为，相关公众是指与商标标识的某类商品或者服务有关的消费者和与前述商品或者服务的营销有密切关系的其他经营者。贴牌加工的生产和运输过程中涉及的经营者也属于贴牌加工产品的相关公众，贴牌加工的商品虽然全部销往国外，但是境内的部分相关公众也能够接触到，贴牌加工的商品已经进入了流通领域，相关公众可以通过其所使用的商标的识别商品的来源，贴牌加工符合公开使用的要求。本文从何谓“商标法意义上的使用”展开，讨论“贴牌加工”在第二次修正的商标法第三十一条中的适用。 

        商标法意义上的使用应当符合真实、合法和公开的使用。这里主要涉及公开使用。公开使用首先要求商品进入商业流通领域，其次要求不特定的相关公众能够接触到该商标。 

        进入流通领域应当具有主观和客观的要件，即使用人具有将附着商标的商品销售给他人的主观意图，最终购买者具有识别商品来源的客观需要。但贴牌加工的受托方并没有销售其受托加工商品的主观意图，而且贴牌加工的生产和运输过程中涉及的经营者并非加工商品的购买者，客观上不具有识别商品来源的需要，因此，既便上述经营者能够接触到所贴商标，上述商标也并未发挥识别商品来源的功能。事实上，上述经营者并非贴牌加工商品的相关公众。 

        由于相关公众无法通过商标从特定主体之间的商品流通中区分彼此，因此，特定主体之间的标注商标标志的商品买卖不能发挥识别商品来源的作用，不构成公开使用。贴牌加工的商品最终并不进入中国的流通领域，能够接触所“贴”商标的主体是特定的，他们虽然人数不确定，但他们与受托方之间均存在特定的身份关系，“贴”有商标的商品在上述特定主体之间的流转，并非公开使用。因此，贴牌加工不符合公开使用的要求，不属于“商标法意义上的使用”，仅在贴牌加工中使用的商标不宜认定为“在先使用并有一定影响的商标”，进而获得第二次修正的商标法第三十一条的保护。 

        该案中，LF公司虽然在小榄镇委托了华锋、高天等10余家企业进行贴牌加工的生产，但上述企业均属与其具有合作关系的特定主体，由于他们生产的附着LF公司“GATEHOUSE”商标的门锁及钥匙等商品销往国外，国内的门锁及钥匙的不特定的相关公众，包括经销门锁及钥匙的经营者在内，并不能了解上述商品，也无从凭借“GATEHOUSE”商标识别商品的来源，因此LF公司提交的证据不能证明附着LF公司“GATEHOUSE”商标的商品在中国已经实际进入流通环节，LF公司的“GATEHOUSE”商标并非“在先使用并有一定影响的商标”，其主张适用第二次修正的商标法第三十一条保护的前提不成立。