专利临时保护法律效力初探——简评最高人民法院（2011）民提字第259号民事判决书

        就申请再审人深圳市坑梓自来水有限公司不服广东省高级人民法院（2010）粤高法民三终字第444号民事判决，最高人民法院于2011年12月20日作出判决，认为一审被告康泰蓝公司销售被诉侵权产品的行为虽然是在涉案发明专利临时保护期内实施的，但并不为专利法所禁止。在此情况下，一审另一被告坑梓自来水有限公司在专利授权之后的后续使用行为均不为专利侵权行为；同理，康泰蓝公司在涉案发明专利授权后为坑梓自来水有限公司提供售后服务也不属于侵权行为。依据我国专利法第十三条的规定，专利权人仅拥有要求实施其发明者支付适当费用的权利。 

        在此判决中，核心的裁判理由为这样三句话： 
        （1）“对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。” 
        （2）“在专利临时保护期内制造、销售、进口被诉专利侵权产品不为专利法禁止的情况下，其后续的使用、许诺销售、销售该产品的行为，即使未经专利权人许可，也应当得到允许。” 
        （3）“也就是说，专利权人无权禁止他人对专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品的后续使用、许诺销售、销售。” 

        最高人民法院综合运用了专利法的相关规定作出此裁判，但这一运用是否合理遵从了专利法的立法宗旨，是否正确引导了权利保护的方向，是否妥善平衡了公共利益和私权利的关系，仍有值得讨论的空间。 

        一、专利法对专利权的保护及限制 

        发明专利生命周期可以分为四个阶段：申请日之前、申请日到公开日之间、公开日到授权日之间以及授权之后。在这四个阶段中，发明创造可以得到怎样程度的保护？专利法原理上是区别对待的。下文将分阶段进行讨论。 

        1．发明专利申请日之前，属于发明创造孕育阶段 
        
        我国与世界上大多数国家一样实行专利的先申请制，将专利保护给予先提起专利申请的人。一贯奉行先发明制的美国，近年也改法为发明人先申请制。这一制度的好处是不言而喻的，对专利局来说，减轻了判断实质发明者的负担；对公众来说，这一制度促使作出发明创造的人尽早将自己的发明创造以专利形式公开给大众，避免重复开发，节约社会资源。但是，先申请制也会导致一些问题：在发明创造孕育的阶段，同行业的各个竞争对手都可能在相同的起点上开展技术研发，并都有可能申请相关的，甚至是接近的专利，在某些极端情况下，甚至会出现使用他人的思想申请自己的专利的情形。先申请原则的制度设计其实并不审查到底是谁实质上完成了或实施了发明创造，而仅将专利权利给予最先提出申请的人。在这样的情况下，就有可能使得首先发明者或实施者因为没有适时提出专利申请而导致其经营行为受限于先申请人的专利。 

        在这一阶段，为了保护公众的合法利益，平衡社会公众的利益和专利权人的利益，我国专利法第六十九条第（二）项作出了关于侵权例外的规定：“在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备，并且仅在原有范围内继续制造、使用的”，“不视为侵犯专利权”，业内称之为“先用权”。
专利法第六十九条是针对已授权专利的保护例外规定，但产生“先用权例外”的时间与上述的专利生命周期的第一阶段发生重合，虽然专利法通过先申请原则鼓励及时将发明创造申请专利，但仍不忘对公众的先用权网开一面，这也体现了先用权会对专利权的排他性产生的销蚀作用。 

        2．发明专利申请日之后，到公开日之前，专利申请属于保密阶段 

        发明专利申请日之后，到公开日之前，专利申请文件尚未公开，专利法的“公开换保护”原理无从谈起，专利权也尚不存在，因此不存在也不应存在专利法意义上的保护。因此，在第一和第二这两个阶段的发明创造遭受侵权时，发明创造的所有人需要根据不同的情况，依赖于技术秘密、不正当竞争、违反保密义务等方式进行维权。专利法能做到的是，仅仅对尚未公开的专利申请文件进行“保密”意义上的保护，专利法第二十一条第三款规定了专利审查机关的工作人员的保密责任，其保护力度仅限于此。 

        3．发明专利申请公开日起，到专利授权日之间，专利申请属于临时保护阶段 

        发明专利临时保护期来源于发明专利的“早期公开、延迟审查”制度。该制度用以克服即时实质审查方式所直接面临的案件积压。该制度指申请案通过形式审查以后，先将申请案的内容公开，过一定时期后再进行实质审查。是否进入实质审查程序，也要基于申请人的请求，申请人如果不提出实质审查请求，则按自动撤回处理。该制度的优点很明显：①从专利局来看，可以缓解其工作量的压力，部分申请由于申请人不提出实质审查请求，而不需要再进行实质审查工作。②对于申请人来说，留给其更多的“观望”时间，一方面对是否有必要申请专利作出判断，一方面考虑是否需要修改、完善申请文件，或在一些情况下可以放弃申请，节约费用。③从公众来看，公众可以在专利申请公开后及时查看到专利信息，避免重复开发，且可以对公开的发明专利申请提出公众意见，协助审查员的工作，这一作用的价值更大。目前，几乎所有的国家（包括美国）的发明专利申请都实行“早期公开、延迟审查”制度。
然而，这一制度也带来了问题，即在发明专利申请公开以后，直至发明专利授权公告期间，也就是俗称的临时保护期间，发明专利申请到底是一种什么样的性质？申请人可以基于何种请求权对自己的何种权利进行何种保护？本文赞同《申请日到授权日期间发明的法律保护——以请求权和请求权基础为视角》[1]一文中的分析，认为在该期间的保护可以基于不当得利返还请求权。或者基于侵权损害赔偿请求权，在这里由于专利尚未授权，侵犯的是专利权的期待权，而非专利权。 

        我国专利法第十三条规定：“发明专利申请公布后，申请人可以要求实施其发明的单位或者个人支付适当的费用。”与专利法第十一条的保护力度比较来看，发明专利申请临时保护期内的保护力度，与发明专利授权后的保护力度相距甚远，甚至在发明专利申请公开前申请人可以基于技术秘密的保护也不复存在。这使得发明专利的保护力度呈V字形分布，在临时保护期内达到了最低点，在此期间，申请人仅拥有“可以要求……支付适当的费用”的权利，而没有专利权最基本的禁止实施的权利。这里的“适当费用”接近于“补偿”，但远达不到“侵权损害赔偿”的力度。 

        另外，由于专利尚未授权，是否能够获得专利权、其权利的范围有多大都未确定，对在这一期间的损害，申请人只有等到专利授权之后才能够行使其请求权，这是毋庸置疑的。我国专利法第六十八条第二款对此进行了规定：“发明专利申请公布后至专利权授予前使用该发明未支付适当使用费的，专利权人要求支付使用费的诉讼时效为二年，自专利权人得知或者应当得知他人使用其发明之日起计算，但是，专利权人于专利权授予之日前即已得知或者应当得知的，自专利权授予之日起计算。” 

        之所以在临时保护期内的保护力度达到最低，是有其合理性的。这是因为，此阶段的专利申请是否能够通过实质审查还是未知数，而且，还存在着公众所实施的技术的确是其自行研发的成果的可能性（一项技术从研发到形成产品投放市场是需要一定时间的，很难断定公众是在看到专利申请公开后才去“仿造”的），为了稳妥起见，当专利申请被授权之后，专利权人只能请求在临时保护阶段实施该专利的人支付“适当的使用费”。归根结底，在临时保护阶段实施发明不是专利法意义上的侵权行为，故必须有所区别。但必须指出的是，这种区别对待本身，是基于在专利授权之后权利人可以获得专利法第十一条规定的“强保护”作为“回报”的，所以，临时保护阶段的“弱保护”规定才是适当的。 

        4．专利授权日之后，专利权生效，授权专利进入保护阶段 

        在专利授权之后，专利权开始生效，从而进入保护阶段，适用专利法第十一条的规定。当然，在此阶段专利权还要承受无效宣告程序的冲击与考验。 

        我国专利法第十一条第一款规定：“发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”专利法第十一条对专利的保护始于专利“被授予后”的“强保护”，所谓“强保护”体现在对“制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品”的排他权上，任何人未经专利权人许可，都不得实施其专利。“强保护”所伴随的负面作用是，其排他权的行使可能会伤及无辜，所以，我国专利法从利益平衡的角度特别规定了“除本法另有规定的以外”的规定，借此对“强保护”作出适当限制。 

        这些限制主要体现在我国专利法第六十二条和第六十九条的例外规定上。其中，第六十九条列举了五种行为作为“视为不侵权”的例外：第一是权利用尽例外；第二是先用权例外，第三是临时过境例外；第四是科学实验例外；第五是医药行政审批例外，即“Bolar例外”，是2008年专利法修改时新增加的一项例外。可见，我国对“视为不侵权”的例外，采用“法定主义”，即创设新的例外的权力属于立法机关。此外，我国专利法第七十条的规定，是在专利法第十一条规定的侵权要件均已满足、侵权成立的前提下，不承担赔偿责任的一个情形：“为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。” 

        专利法第七十条规定的法理基础是民法保护善意第三人的理论。按照该理论，如果行为人在为民事行为时主观上出于善意，并付出了相当的代价，只是因为其他原因而使行为具有违法性，则根据公平原则，该善意行为人的权利应当得到合理保护。从设置这样的条款的背后，可以看出立法者对于保护市场交易安全、稳定发展的立意。善意人采购并使用产品，知道该产品侵权的可能性远小于制造该产品的人。因此，对于产业链中的这样一环，应该合理减轻其负担，从而减少不必要的社会成本。
总体来说，专利授权了，且未经专利权人许可实施了专利，理应承担侵权责任，包括停止侵权、赔偿等等。但是符合专利法第六十九条规定的要件时，“不视为侵犯专利权”；而符合专利法第七十条规定的要件时，仍为侵权行为，但是“不承担赔偿责任”。除此法有明文规定的以外，对于已经授权的专利应该按照专利法第十一条进行保护。 

        二、此案的判决理由与适用 

        本文伊始引用了此案件判决原文中的三句话。通过上文的分析，可以看出法官认为此案的情形为无法律明文规定，进而属于法官自由裁量的空间。下面对这三句话进行逐一评述。 

        首先是第一句：“对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任。”从这一句话的字里行间，可以看到专利法第七十条的影子。 

        笔者推测，此理由是将专利法第七十条的原理“借鉴”过来，适用到临时保护期中。那么，专利法第七十条的原理是否能够与临时保护期相“借鉴”使用，从而推出“对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任”呢？笔者认为这样的类推从法理上来分析是适当的。 

        笔者认为，根据专利法第七十条的规定，在专利授权后的保护期内，若该善意行为人能够证明自己的善意，也就是证明自己“不知道侵权”，则不用承担赔偿责任。“出罪举重以明轻，入罪举轻以明重”，既然侵犯专利权的都可以有该不罚的理由，那么在相对保护力度更弱的临时保护期间内的，就更加可以适用对临时保护期间内的实施行为不用承担赔偿的做法。 

        当然这样的结合仍应该符合专利法第七十条的要件和结论，也就是需要注意前提是“提供了合法来源的情况下”，并且结论是“不应承担支付适当费用的责任”。对于临时保护期内来说仅存在“适当费用”，因此借鉴过来，善意第三人在临时保护期内的销售、使用行为，能够提供合法来源的，可以不承担“支付适当费用”的法律责任。由此分析，本裁判理由的第一句话是可以成立的。 

        对于第二和第三句话，不妨拆解为几个要点：①行为时间——临时保护期内；②行为——制造、销售、进口被诉侵权产品；③行为后果——被诉侵权产品的后续使用、许诺销售、销售不受专利法第十一条约束。 

        这里引起争议的焦点就在于，在临时保护期内已经发生的实施行为，在专利授权之后如果延续该实施行为，那么该行为的实施时间已经落入专利保护期之内，该行为究竟是应该受到专利法第十一条的约束，成为侵权行为，还是由于其发生的时间起点在临时保护期内，当其延续到专利授权之后，仍不受专利法第十一条的约束？ 

        我们不妨猜测，本案中，最高人民法院的裁判理由背后的理念在于，法无明文规定不处罚，为了平衡公众利益，保护市场、商业的稳定性，对于临时保护期内发生的善意的购买和使用行为（有合理来源），在专利授权之后也不再追责，毕竟直接的生产制造者已经不再有侵权行为，而善意购买的人仅仅是使用，这样来看对专利权人并无过度危害。且专利授权之后的善意购买与使用都可以不承担赔偿责任，那么专利尚未授权，都无法知道是否可能存在专利权的情况下，该善意购买与使用更加不应当担负责任，哪怕在专利授权之后，否则将使得正常的市场贸易受到专利法对专利保护的过度干扰。 

        但是，笔者认为，本案所涉及的实施行为跨越了临时保护期和专利授权后两个不同性质的时段，专利权人在专利授权后拥有的排他权是有明确的法律规定的，并非属于“法无明文规定”的情形，因此，最高人民法院的裁判理由中，并没有回答对于这种落入“专利保护期之内”的实施行为予以豁免的理由。 

        临时保护期内的实施行为一旦延续到授权日之后，问题的性质就发生了变化，因此，根据专利法的明确规定，应当以授权日为界限，来承担不同的责任。如在专利申请日之后公开日之前，有不知情人实施了该专利申请的相关行为，如果该行为一直持续到第三阶段，即公开日到授权前，该行为人都不需要承担侵权责任，根据前文分析，甚至因为其善意，能够符合“对于在专利临时保护期内制造、销售、进口的被诉专利侵权产品，在销售者、使用者提供了合法来源的情况下，销售者、使用者不应承担支付适当费用的责任”，那么在临时保护期内的“适当费用”都无需承担。但是，当专利授权之后，该善意第三人仍然应当遵从专利法规定，承担专利侵权责任，停止侵权行为，即便主观上并不是故意使用“该专利”技术（他使用时可能并不知道存在这样一个专利权），但他客观上确实使用了该专利“技术”。专利法对专利权的保护方式表明，专利的侵权与否并不考虑主观因素。无论如何，主观上无恶意，并不是不负专利侵权责任的理由。同理，如果实施行为发生在发明专利生命第二阶段或第三阶段，行为人不需要承担侵权责任，但是在专利授权之后，行为人就应当遵从专利法对专利权的保护，而不能因为其行为已经完成，就可以成为专利法保护的例外。 

        这样的逻辑更加符合专利制度的本意。专利法以公开换保护，临时保护期内也已经发生了公开，但由于尚未授权，故专利法对此阶段的发明创造的保护已经很弱。如果在此阶段的实施行为延续到专利授权之后便不用承担责任，在技术更新换代以日、月计算的当代，平均来看至少一年的临时保护期，足够抄袭者毫无后顾之忧地抢占市场。这显然违背了专利法的立法本意，不利于促进公众对于专利制度的运用。 

        根据以上分析，笔者认为：在本案中，在专利法第十一条中所规定的例外仅为“除本法另有规定的以外”的情形下，最高人民法院没有理由在法有明文规定之下进行“法官造法”，更没有理由为这种延续至专利授权日之后的实施行为提供“避风港”的例外。更为严重的是，此案已经由最高人民法院审判委员会作为第五批指导案例公布，这样一来，最高人民法院在本案中所确定的“例外”，已经具有了司法解释的效力，全国各级地方法院都应遵守。可见本案所产生的冲击波十分强烈，其对平衡公众与专利权人利益的影响究竟有多大，值得持续观察。 

        三、现有制度下申请人的应对策略 

        出于尊重最高人民法院的判决及其可能带来的影响，本文提出在现有制度下，申请人如何充分利用专利制度保护自己的技术创新，尽量克服临时保护期问题： 

        （1）对于发明专利应当尽量缩短临时保护期从而克服该期间的弱保护问题。实践操作中通过尽早公开且在申请时同时提起实质审查，可以大大缩短专利申请排队等待审查的时间。这样看似丧失了一次主动修改的机会，但实践中，目前对修改超范围的审查尺度较为严苛，导致主动修改的空间不大，因此相对来说，申请时同时提出提前公开请求（这样还可以留有几个月的初审时间来考虑主动修改），实际效益更高。 
        （2）对于非方法部分的发明创造，可以通过同时提出实用新型专利申请，来覆盖临时保护期的缺憾，大大加强保护力度。 
        （3）对于自己的核心专利申请，通过跟踪市场，尽早发现涉嫌侵权者、恶意的抄袭者，保留其侵权证据。尽早发送含有专利声明的律师函件等使得对方不能免除责任，并在成本、策略允许的情况下，及时发起维权活动。