最高法院裁定书：阐述如何认定现有技术、如何认定现有技术抗辩成立以及与无效决定关系

中华人民共和国最高人民法院

民事裁定书

（2012）民申字第18号

申请再审人（一审原告、二审上诉人）：盐城泽田机械有限公司。

法定代表人：丁桂祥，该公司总经理。

被申请人（一审被告、二审上诉人）：盐城市格瑞特机械有限公司。

法定代表人：杨志斌，该公司经理。

委托代理人：杨学荣，该公司副总经理。

委托代理人：董建林，南京纵横知识产权代理有限公司专利代理人。

申请再审人盐城泽田机械有限公司（以下简称泽田公司）与被申请人盐城市格瑞特机械有限公司（以下简称格瑞特公司）因侵犯实用新型专利权纠纷一案，不服江苏省高级人民法院（2009）苏民三终字第0260号民事判决，向本院申请再审。本院依法组成合议庭对本案进行了审查，现已审查终结。

泽田公司申请再审称：1.关于F45型液压摇臂式裁断机（以下简称F45裁断机）与涉案两项专利是否相同，应当委托具有司法鉴定资质的权威部门进行判定，二审法院依据双方当事人陈述以及相关物证进行判断，认定事实错误。2.被诉侵权产品具备涉案两项专利的全部技术特征，并与泽田公司的专利产品完全相同，而被诉侵权产品中的电磁阀等诸多技术特征与F45裁断机不同。因此，二审判决认定现有技术抗辩成立错误。3.格瑞特公司提交的有关现有技术抗辩的证据不应采信。具体理由如下：（1）浙江奇伟鞋业有限公司（以下简称奇伟公司）出具的书面证词具有明显的改动痕迹，格瑞特公司具有篡改事实的动机和手段。（2）奇伟公司出具的销售发票系手写发票，与申请再审人调取的同期浙江省销售发票明显不同，发票复印件上无发票编码，并且没有向申请再审人出示过发票原件。因此，该发票系伪造。（3）F45裁断机的铭牌标注方式与习惯标注方式不同，存在作假的可能。（4）奇伟公司与格瑞特公司在法院调查取证前进行过接触，同时格瑞特公司购买了奇伟公司的两台机械，双方存在利害关系。奇伟公司的负责人没有出庭接受质证，其证词不能作为认定事实的依据。因证人亦声称非专业人士不具有发现F45裁断机内部装置有没有变动的能力，故应委托专业司法鉴定机构评定。（5）经向温州市永裕机器制造有限公司（以下简称永裕公司）了解，永裕公司否认其生产过该类产品。3.国家知识产权局专利复审委员会（以下简称专利复审委员会）已作出第16612号、17212号无效宣告请求审查决定（以下分别简称第16612号、17212号决定），维持涉案两项专利权有效，足以证明二审判决认定事实错误。请求撤销二审判决，维持一审判决。或者依法改判，发回重审。

格瑞特公司辩称：1.泽田公司是意大利ARES公司在国内的唯一合作伙伴，泽田公司亦提供了ARES公司与永裕公司合作的合同文本，泽田公司系使用现有技术申请专利。2.一审法院要求格瑞特公司就已使用多年的机器提供产品结构图纸以及产品说明书，实属强人所难。二审法院通过现场勘验，正确认定案件事实，判决结论正确。3.第16612号、17212号决定认定事实错误。

本院审查查明以下事实：

一、与第16612号、17212号决定有关的事实

针对泽田公司“液压摇臂裁断机直联式液压控制装置”（以下简称“控制装置”）、“液压摇臂裁断机内置式可调液压缸”（以下简称“液压缸”）涉案两项专利，格瑞特公司于2011年2月9日向专利复审委员会提出无效宣告请求，理由是涉案两项专利不具有新颖性、创造性。格瑞特公司仅向专利复审委员会提交本案二审判决作为证据。

针对“控制装置”专利，第16612号决定认定：“反证5（2009）苏民三终字第0260号民事裁定……虽然更正了证人石生林的身份，但是更正后的石生林与法院调查的主体‘永裕公司’无关，二者存在明显抵触。” “证据1（即二审判决）中针对证人出庭作证环节和证人证言的认定存在明显瑕疵，因此，合议组对证据1中记载的与该证人有关的法院查明的事实均无法予以认可，不予考虑。”“权利要求1中记载了：‘电磁阀的出口直接与有杆活塞的外端相联接，电磁阀与油泵之间通过方块法兰和联接管使之相联，方块法兰的侧面接有溢流阀’，上述技术特征已经清楚地描述、限定了电磁阀的连接关系，当然也表达了其连接方向的特征，上述特征属于专利权的保护范围，应当予以考虑。综上所述，请求人提交的证据1所证明的事实不清，无法据此评价本专利权利要求的新颖性和创造性。” 专利复审委员会据此维持“控制装置”专利权有效。

针对“液压缸”专利，第17212号决定认定：“请求人未提交现有技术的直接证据。证据1中也没有具体记载F45裁断机的内置式可调液压缸的具体结构以及各组成部分分别对应于权利要求1的哪些技术特征，证据1无法反映现有技术公开的具体技术方案。在此基础上，本领域技术人员无法将请求人所主张的现有技术，即F45裁断机与本专利权利要求1请求保护的技术方案进行对比。”专利复审委员会据此维持“液压缸”专利权有效。

二、与一审法院现场勘验有关的事实

根据一审法院2009年9月11日制作的现场勘验笔录，一审法院对奇伟公司生产车间内的５台F45裁断机进行了现场勘验。所述五台机器均贴有永裕机器标牌、设备保养卡。其中10号机器的基脚螺丝尚固定在水泥地面上。经奇伟公司同意，格瑞特公司将该台机器借用，由一审法院监督将该台机器运出奇伟公司。一审法院现场拍摄照片31张。其中包括：1.编号为0238676的发票原件照片，出具时间为2004年4月６日，名称为“液压摇臂式裁断机”，规格为“F45”，单价为16000元。其下方盖有永裕公司发票专用章。2.编号为29的记账凭证原件照片，时间为2004年４月６日，内容为下料机４台，金额为64000元。3.编号为00626861的支票存根原件照片，收款人为永裕机器，金额为64000元，用途为摇臂下料机４台。

三、与一审法院谈话笔录及奇伟公司证言有关的事实

根据一审法院于2009年9月11日制作的谈话笔录，一审法院在奇伟公司副总经理办公室对该公司副总经理石生林进行了询问。一审法院问：“本案中，被告格瑞特公司认为从你们公司购买的F45裁断机，已属于公知技术。因此，特向你方调查相关情况。”石回答：“当时我们一共进了至少十台，时间大概是2004年4月6日，实际上是３月份就试用了，试用了一个月后开票了，机器上都有钢印时间。”问：“这张发票是否是你们公司开具的？”答：“是的，原件在我们会计这里，不能让你们带走。但你们可以拍照，复印。”问：“请石总看下2009年５月的说明，是否是你公司出具的？”答：“下面的笔迹粗黑的是我写的。上面的笔迹不是我写的，内容属实。”问：“使用的F45机器，内部结构有无改动过？”答：“没有改动过，坏了都懒得修，也不会去改动。”问：“你们要想改内部的结构可以么？”答：“应该不可以。”

2009年５月，奇伟公司出具书面证言称：“我公司于2004年４月购进永裕机械公司液压下料机‘F45’使用至今一直没有修理，效果很好，现转给盐城格瑞特机械公司，特此说明。”该证言下方盖有奇伟公司印章。

四、与F45裁断机的技术方案有关的事实

2010年1月18日，二审法院在泽田公司处制作谈话笔录一份，并拍摄照片若干。其中包括被诉侵权产品以及F45裁断机中使用的电磁阀照片。

关于涉案“控制装置”专利与F45裁断机的异同，泽田公司在二审中主张F45裁断机的电磁阀部件与专利技术的电磁阀部件不同。因专利技术中的特殊连接要求，故委托加工商特制的电磁阀。本院询问时，泽田公司再次明确专利技术中使用的电磁阀是特定的电磁阀，其对电磁阀的内部结构以及出口进行了改进，故可以将电磁阀的出口与有杆活塞的外端直接相联接，省略联接管。使用普通电磁阀无法实现上述目的。关于F45裁断机中使用的电磁阀，双方当事人确认其包括电磁铁、包含有阀芯及弹簧的圆柱体部分，以及包含有连接管路及阀芯的圆台部分。所述三个部分相互配合，共同实现改变油路的作用。圆台部分的出口直接与有杆活塞的外端相联接。

关于“液压缸”专利，双方当事人在一、二审中确认被诉侵权产品与专利技术方案一致，专利技术方案亦与F45裁断机中的液压缸一致。

本院认为，本案焦点在于：1.F45裁断机是否构成涉案两项专利的现有技术。2.格瑞特公司有关现有技术抗辩的主张能否成立。

1.关于F45裁断机是否构成涉案两项专利的现有技术

根据一审法院制作的现场勘验笔录，一审法院在奇伟公司保全了F45裁断机，机器铭牌上的生产日期在涉案两项专利的申请日之前。此外，奇伟公司亦提供了发票原件、支票存根原件以及记账凭证原件。上述证据与奇伟公司出具的证言以及一审法院制作的谈话笔录中的有关内容相互印证，足以证明F45裁断机已于涉案两项专利的申请日之前公开，构成现有技术。

2.关于格瑞特公司有关现有技术抗辩的主张能否成立

在专利侵权诉讼中设立现有技术抗辩制度的根本原因，在于专利权的保护范围不应覆盖现有技术，以及相对于现有技术而言显而易见，构成等同的技术。除在无效程序中对专利权的法律效力进行审查外，通过在侵权诉讼中对被诉侵权人有关现有技术抗辩的主张进行审查，有利于及时化解纠纷，减少当事人诉累，实现公平与效率的统一。在审查现有技术抗辩时，比较方法应是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术中是否公开了相同或者等同的技术特征。现有技术抗辩的成立，并不要求被诉侵权技术方案与现有技术完全相同，毫无区别，对于被诉侵权产品中与专利权保护范围无关的技术特征，在判断现有技术抗辩能否成立时应不予考虑。被诉侵权技术方案与专利技术方案是否相同或者等同，与现有技术抗辩能否成立亦无必然关联。因此，即使在被诉侵权技术方案与专利技术方案完全相同，但与现有技术有所差异的情况下，亦有可能认定现有技术抗辩成立。

本案中，关于格瑞特公司的现有技术抗辩主张能否成立，双方当事人的争议主要在于：（1）被诉侵权产品中电磁阀与有杆活塞的连接方式是否被现有技术公开；（2）被诉侵权产品中电磁阀的具体结构是否被现有技术公开。根据涉案专利权利要求1，其中限定了电磁阀的连接方式，即“电磁阀的出口直接与有杆活塞的外端相联接”，但并未限定电磁阀的具体结构。因此，电磁阀的具体结构与涉案专利权的保护范围无关，亦与现有技术抗辩能否成立无关。由于被诉侵权产品中的电磁阀与有杆活塞亦采取同样的连接方式，因此，认定现有技术抗辩是否成立的关键，在于确定现有技术中是否公开了与上述连接方式相同或者等同的技术特征，而无需考虑被诉侵权产品中电磁阀的具体结构是否被现有技术公开。从本院查明的事实来看，尽管现有技术中公开的电磁阀包括三个部分，其具体结构与被诉侵权产品的电磁阀有着明显差异，但是现有技术中确已公开将电磁阀的出口与有杆活塞的外端直接相联接。因此，二审法院认定现有技术抗辩成立，并无不当。对于申请再审人有关被诉侵权产品的电磁阀具体结构与专利产品一致，与现有技术不一致，故现有技术抗辩不能成立的主张，本院不予支持。

无效程序与专利侵权诉讼中的现有技术抗辩制度各自独立，各自发挥其自身作用。二者相互协调、配合，有利于避免专利权的保护范围覆盖现有技术，侵入公共领域，从而更好地实现专利法保护和鼓励创新的立法目的。在无效程序中，系将专利技术方案与现有技术进行对比，审查现有技术是否公开了专利技术方案，即专利技术方案相对于现有技术是否具有新颖性、创造性。而在侵权诉讼中，现有技术抗辩的审查对象则在于被诉侵权技术方案与现有技术是否相同或等同，而不在于审查现有技术是否公开了专利技术方案。因此，二者的审查对象和法律适用均有差异。加之在本案中，格瑞特公司仅向专利复审委员会提交本案二审判决作为证据，并未将本案一、二审中的相关证据均提交给专利复审委员会。因此，专利复审委员会维持涉案两项专利权有效，与二审法院认定现有技术抗辩成立并不存在明显矛盾。对于泽田公司有关第16612号、17212号决定维持涉案两项专利权有效，足以证明二审判决认定事实错误的主张，本院不予支持。

综上，泽田公司的再审申请不符合《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十九条的规定。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百八十一条第一款之规定，裁定如下：

驳回盐城泽田机械有限公司的再审申请。

审 判 长 金克胜

代理审判员 郎贵梅

代理审判员 杜微科

二〇一二年七月十一日

书 记 员 张 博