参照许可使用费倍数确定商标侵权赔偿的司法适用

作者：欧阳福生 广州市越秀区人民法院  

2013年修订的商标法第六十三条规定新增了参照商标许可使用费倍数计算侵犯商标权损害赔偿的方法，该规定的修订带来司法实践新变化，越来越多的权利人主张适用该方法确定赔偿数额。然而，法院适用该方法计算赔偿数额的案件并不多见，其原因在于作为计算基数的商标许可使用费难以确定。本文就参照商标许可使用费倍数确定赔偿额的司法适用问题进行探讨，并提出若干建议，以期为处理相关案件提供参考。

一 参照商标许可使用费倍数确定赔偿额的法定要件 

2013年商标法第六十三条规定，侵犯商标专用权的赔偿数额，按照权利人因侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以确定的，可以按照侵权人因侵权所获得的利益确定；权利人损失或者侵权人获得的利益难以确定的，参照该商标许可使用费的倍数合理确定。对恶意侵犯商标专用权，情节严重的，可以按照上述方法确定数额的一倍以上三倍以下确定赔偿数额。权利人因被侵权所受到的实际损失、侵权人因侵权所获得的利益、注册商标许可使用费难以确定的，由人民法院根据侵权行为情节给予三百万元以下的赔偿。由此可见，商标法确定了“权利人损失”“侵权人获利”“参照商标许可使用费的倍数”“惩罚性赔偿”“法定赔偿”五种计算赔偿数额的方法。

根据上述规定及相关司法解释，适用参照商标许可使用费的倍数计算侵权赔偿，需具备如下条件：

第一，在不能适用常规赔偿方法时，才能参照商标许可使用费的倍数合理确定侵权赔偿数额。商标法确定了五种计算赔偿金额的方法中，“权利人损失”和“侵权人获利”计算法是根据“损失填平”原则所设计的常规性赔偿方法，符合民事侵权责任法一般原则。常规性赔偿方法是其他三种方法适用前提，在损失或获利不能确定，“权利人损失”和“侵权人获利”方法被排除适用时，方能由法官行使自由裁量权，参照商标许可使用费、侵权情节等因素确定赔偿数额。

第二，商标许可使用费数额明确、合理。参照商标许可使用费倍数的赔偿方法的计算基数是商标许可使用费，这就需要权利人提供明确的或可供计算的商标许可费数额。商标许可使用费数额还要有一定的合理性，以其作为计算依据所得出的赔偿数额不会明显高于侵权者对权利人可能造成的损失。

第三，综合考虑各类侵权情节确定“倍数”。确定商标许可使用费后，应当基于侵权者的情节酌定“倍数”。这些情节包括侵占者的主观恶意、侵权行为持续时间、侵权规模、权利人的商标知名度等。

二 参照商标许可使用费倍数确定赔偿额的司法现状及适用难点 

商标法虽然确定了多种计算商标侵权赔偿数额的方法，但是“法定赔偿”在司法实践中占据了主导性地位，其他方法几乎无适用的余地。与之形成鲜明对照的是，权利人更希望适用其他方法获得一个相对准确的赔偿额。为此，商标法司法解释就如何计算权利人损失及侵权人获利规定了计算公式，其中权利人损失的计算公式为：因侵权造成商品销售量减少×注册商标商品的单位利润或者是侵权商品销售量×注册商标商品的单位利润；侵权人获利的计算公式为：侵权商品销售量×侵权商品单位利润。由于没有建立完善的会计制度，加之注册商标商品的销售量减少与侵权行为之间的因果关系及比例系数难以确定，权利人很难举证因侵权行为影响而减少的销售量。另一方面，举证证明侵权商品销售量也是难以做到的，侵权人基于自身利益考虑，一般也不会主动提交真实的侵权商品销售数据。

2013年修订的商标法新增了“参照商标许可使用费的倍数”确定赔偿数额的规定，其目的在于绕开“权利人损失”“侵权人获利”计算难度，寻找一条能简单快捷确定商标侵权赔偿数额的路径。不过，从近些年的司法数据来看，“参照商标许可使用费的倍数”的计算方法也难逃被搁置的命运。2016年，长沙中院、南京铁路运输法院相继发布了知识产权案件损害赔偿数额的大数据分析报告，从长沙中院发布的数据来看，2010年至2015年审结的所有知识产权案件中，适用“法定赔偿”方法确定赔偿数额的比例为98.2%。南京铁路运输法院2009年至2015年的商标侵权案件中，采用“权利人损失”方法确定赔偿数额的案件比例为1.29%，采用“侵权人获利”方法的占0.52%，而适用“法定赔偿”方法的案件高达98.18%。[1]上述分析报告包含了2013年商标法实施前后几年的数据，但不影响对“参照商标许可使用费的倍数”司法适用现状的研究，且值得注意的是，商标法修订后九成以上的案件仍然适用“法定赔偿”方法，可零星见到适用“权利人损失”与“侵权人获利”方法计算赔偿数额的个案，却鲜见通过“参照商标许可使用费的倍数”确定侵权赔偿数额的案例。

参照商标许可使用费赔偿方法的计算难点在于商标许可使用费的确定。司法实践中，提交许可使用费合同作为证据的案件不在少数，但真正采信为赔偿依据的并不多。主要原因在于权利人提交的商标许可使用合同的真实性、与案件关联性缺乏其他证据印证。有些案件当事人提交了商标许可备案证明，以证实商标许可合同真实性，但未提交许可使用费支付凭证，这样的证据很难证明商标权正常的许可费。有些商标许可合同切实履行了，也提交了支付凭证，但许可合同涉及多个商标，还包括其他相关权利，难以作为赔偿的参照依据。有些权利人提交的商标许可合同涉及行业领域、地域与侵权人经营的行业、所处地域有较大差异，商标许可费因行业、地域差异也不具有参照的可能性。

在北京同仁堂公司诉黄卫东商标侵权纠纷案中[2]，原告提供了商标许可使用合同作证据，请求参照商标许可费用确定侵权赔偿数额。法院查明该商标许可合同涉及9个商标、30种药品，认为该商标许可合同的许可使用费不能作为确定赔偿数额的参照依据。主要有两方面的理由：其一，商标法第六十三条所规定的“参照商标许可使用费的倍数合理确定赔偿”，即侵权赔偿数额等于一个商标的许可使用费用乘以数倍。如果包含数个商标的许可使用费作为计算侵权赔偿数额的依据，意味着一个权利商标因为侵权而得到了数个商标总许可使用费的倍数赔偿，这对于侵权者而言，显然有失公平。其二，在一份包含多个商标在内的许可使用合同中，无法判断每个商标许可使用费占总许可使用费的具体比重，更无法判断某一具体涉案商标的许可使用费的倍数的合理值的范围。因而，将许可使用费总数简单除以被许可的商标数，以此获得的值也不能直接作为计算赔偿数额的参照依据。

又如在“开心人”商标侵权纠纷案中[3]，原告主张以“开心人”大药房品牌在江西省境内的特许经营加盟费作为参照赔偿的依据。法院认为，侵权案件发生在浙江省宁波市，而原告品牌尚未进入宁波市场，“开心人”商标在宁波无知名度，且特许经营加盟费不仅包括商标许可使用费，还包括特许经营管理、品牌经营等费用，故原告提交的特许经营加盟费与该案不具有可比性，不宜作为确定商标侵权赔偿数额的参照标准。该案注册商标许可地与侵权地不同，注册商标在侵权地无知名度，且特许加盟合同并非单纯的商标许可使用合同，特许加盟费涉及多个权利，因而，法院以特许加盟费与案件的可比性、关联性不强，没有采纳原告的主张。

三 作为计算基数的商标许可使用费的确定及应用 

商标许可使用费应当真实反应权利人的意志和商标的实际市场价值，一般而言，可以作为赔偿基数的许可使用费需满足如下条件:

其一，许可使用合同已经过商标局备案，存在真实的商标许可使用事实；

其二，权利人提供了被许可人支付了许可使用费的支付凭证，商标许可使用合同已实际履行；

其三，许可使用的商标与权利人在案件中主张的商标一致，与本案直接相关；

其四，商标许可使用的商品或服务领域与被控侵权商品或服务的领域一致，这是参照商标许可使用费计算赔偿的事实依据；

其五，商标许可使用的地域范围和时间与侵权范围、侵权时间无明显差异，如果存在明显差异，也就不存在参照适用的可能性。

从商标法第六十三条规定的内容来看，商标许可使用费是计算商标侵权赔偿数额的基数，可应用于“参照商标许可使用费的倍数”“惩罚性赔偿”“法定赔偿”三种计算方法中。三种计算方法对商标许可使用费准确度要求也是不一的。“参照商标许可使用费的倍数”以许可使用费直接作为计算依据，一般需要权利人提交具体、真实的许可使用费支付凭证、且许可合同涉及的行业、地域与侵权行为发生的行业、地域具有较大可比性。如果不能提供则不能参照适用。商标许可使用费也是“惩罚性赔偿”的计算基数之一，不过，“惩罚性赔偿”主要考量侵权人主观恶性及侵权情节，因而，对商标许可使用费的准确度要求并不高。“法定赔偿”由法官基于各类侵权情节对赔偿数额作全面考虑，商标许可使用费仅是众多情节中的一个，适用“法定赔偿”时对其准确度要求会相对低一些。鉴于准确度要求程度不同，实践中，如果权利人提交的商标许可使用费证明，不能完全与侵权案件的情节相关联，在排除适用“参照商标许可使用费的倍数”方法时，可将商标许可使用费作为“惩罚性赔偿”“法定赔偿”的参考依据。

前文所述的北京同仁堂公司诉黄卫东商标侵权纠纷案中，原告提供了商标许可使用合同涉及多个商标、多种药品，数量多、对象复杂，难以判断涉案商标的价值，无法参照该商标许可使用费计算商标侵权赔偿数额，但法院在适用“法定赔偿”时，将许可使用费作为赔偿的参考依据。这是因为涉案商标被许可的事实是客观存在的，商标许可合同已实际履行。尽管包含多个商标的许可使用合同没有精确地指出涉案商标的价值，但也模糊地说明了涉案商标的市场价值。法院采用“法定赔偿”计算方法，将商标许可使用费作为确定侵权赔偿数额的重要参考因素，使得侵权赔偿的数额尽量与涉案商标的市场价值相对应，做到了既能准确适用法定赔偿，又能在衡量赔偿数额的酌定情节上，更加有据可循。

如何确定商标侵权赔偿数额，这是知识产权审判实践面临的一个大难题。现行商标法并非只是有限的规定赔偿数额的计算方法，而是力求赔偿数额能尽量与权利人遭受的实际损失或商标权的市场价值相适应，从而激励权利人举证和维权，避免出现赢了官司却输了结果的尴尬局面。“参照商标许可使用费的倍数”是一种新的计算方法，适用时，对许可使用费与案件的可比性有较高要求，但司法者不应局限自己思维，在能查明许可使用费真实存在的情况下，即便不能将许可使用费作为“参照商标许可使用费的倍数”的计算依据，也应当作为“惩罚性赔偿”“法定赔偿”的参考依据。

[1]参见长沙中院、南京铁路运输法院2016年发布的知识产权白皮书，数据来源于网络。
[2]参见广州市越秀区人民法院(2016)粤0104民初1506号民事判决书。
[3]参见袁博：《商标侵权赔偿数额的计算首选“权利人损失计算法”？未必！》，载中国知识产权报2016年11月22日。