规制商标恶意注册 知产法院在行动

作者 | 周丽婷 北京知识产权法院

该文系对北京知识产权法院周丽婷法官在中国知识产权法学研究会2017年年会上的发言整理，内容经由周丽婷法官确认。

一、专题调研课题的背景及工作情况

商标恶意注册问题严重，商标注册审查机关、司法审判机关、产业界、代理界都有共识。司法审判作为商标授权确权的最后一环，相较于产业界、代理界和商标局、商评委，应该说体会尚有不及，即便如此，我们也深切感受到恶意注册之害。北京知产法院建院以来，案件数量持续增长，其中商标授权确权行政案件增长尤其明显，自2014年底建院至2017年4月末，我院共受理商标授权确权行政案件14352件，占全部案件受理数量的58%。据了解，商标行政裁决的起诉率在5%左右，大家可以反推商评委案件的数量。我不了解复审率，但估计也不会太高，商标局的评审压力也可见一斑。听前几天来我院调研的商标局同志介绍，今年商标申请量预计将突破500万件。这些数字的增长固然与经济增长、与市场主体的商标意识增强有关，但与恶意注册现象愈发严重也不无关联。据不完全统计，涉嫌恶意注册的案件在除驳回复审和撤销复审案件之外的其他商标行政案件中的比例在30%以上。

之所以排除驳回复审案件，并非在驳回复审案件中不存在恶意注册的情况，而是驳回复审案件中，没有人提出恶意的主张，恶意一般也不是审查考量因素，但事实上，驳回复审案件中大量存在刻意模仿他人知名商标、抢注名人姓名、抢注公共资源标志的情况。

撤销复审案件近年也不断迅猛增长，一定程度上反映了囤积商标严重的情况。2015年知产法院审结撤销复审纠纷218件，占全部商标行政案件的7.1%,2016年审结445件，比例上升至10%，相较2010年左右，撤销复审纠纷占商标行政案件平均2-3%的比例，这类案件目前有明显上升态势，这一方面与撤销复审程序启动便利，申请人、被申请人双方义务失衡，以致程序会被利用有关，但与注册商标不使用情况严峻也密不可分。恶意注册情况严重，倒逼部分合法经营者不得不多类别甚至全类别注册，但普通经营者受经营范围所限不可能全部使用，为规避三年不使用被撤销风险，又被迫每三年再申请一次，如此循环往复，商标申请量逐年膨胀，商标异议申请、无效申请和行政诉讼逐年大增，严重浪费社会资源。商标恶意注册泛滥，已经严重扭曲商标制度的正常功能，严重违背诚实信用原则，严重扰乱市场秩序，严重侵犯社会公共利益和他人合法权益，严重损害我国知识产权制度的国际形象。

北京知产法院建院以来始终高度重视这个问题，今年更是把“商标恶意注册的法律规制”作为重点调研课题，深入调查研究，把打击商标恶意注册作为重点工作之一，专项治理。4月初，针对打击恶意注册行政与司法联动问题、如何更好发挥商标代理行业组织职能问题等，课题组与商标局、商评委、中华商标协会进行了深入沟通交流。4月中，我院召开了一个小型专家研讨会，邀请了部分知名学者、业内专家，共同商讨、把脉建言，为规制恶意注册提出意见建议。在今年4.26期间，我院召开了“规制商标恶意注册专项审判工作新闻发布会”，宿迟院长做了重要讲话，总结了我院目前采取的五大措施，并提出了我院下一步的工作设想。张晓津庭长发布了6类、18件规制商标恶意注册典型案件，在这些典型案件中，我院首次尝试在判决书中公开恶意注册商标的申请注册代理机构，引发业界热议和思考，大家都在讨论建立正常有序的商标注册秩序的必要性和路径。

二、北京知产法院的现行做法

主要包括以下五个方面：一是用足用好法律，制止无使用意图的商标注册行为。商标的生命在于使用，使用应是商标产生价值的唯一途径。超出使用需求之外囤积商标、以销售或转让为目的注册商标，不仅会对商标注册秩序产生冲击，也会影响有正当注册需求的市场主体依法注册商标，增加其注册商标的成本，损害不特定多数商标申请人的利益。对这类行为，我们适用商标法第四十四条第一款“以其他不正当手段取得注册”的规定予以制止。

二是严格适用法律，综合考量主客观各因素，严密织就打击恶意注册的法律之网。这一点在驰名商标条款、代理人代表人抢注条款、在先权利条款、类似商品/近似商标条款均有体现，此处不细说。

三是加大对连续三年未使用商标的审查力度，提高囤积商标成本。坚持商标使用的形式要求和实质要求相结合的标准，对象征性使用、未进入流通环节的使用，一般不予支持。当然，加大审查力度是当严则严，如果商标权人确有实际使用，但因为证据保存等因素无法提举某些证据的，应充分运用优势证据规则，综合判断。

四是增强司法能动性、有效性，对确属恶意注册的商标，在民事侵权案件中不予保护。当恶意注册者起诉商标实际使用者侵权，“贼喊捉贼”时，如果等待行政程序先行处理，将会对合法经营者的利益造成难以弥补的损害，也会助长恶意注册者气焰，因此，对此种商标在民事侵权案件中不予保护是必要的。最高法院在歌力思指导案例中，也明确提出当事人违反诚实信用原则，损害他人合法权益，扰乱市场正当竞争秩序，恶意取得、行使商标权并主张他人侵权的，人民法院应当以构成权利滥用为由对其诉讼请求不予支持。

五是通过诉讼程序保障合法申请人利益，避免恶意注册商标给合法申请人设置障碍。在诉争商标的行政诉讼程序中，对所引证的商标因涉嫌构成恶意注册而被申请无效宣告的，引导法官结合事实和证据对引证商标构成恶意注册的可能性进行评估，对于可能性较高或商标评审委员会作出的未生效裁定已认定构成恶意注册的，中止诉争商标审理程序，避免合法申请人利益被恶意注册商标所损害。

三、北京知产法院下一步的举措

我院将就恶意注册的法律规制问题继续加强分析研判，努力通过司法裁判引导商标注册行为遵守诚实信用原则，并对违反诚实信用原则的注册行为、代理行为坚决制止。具体设想为：

一是加大审查力度，从严把握恶意注册者其他商标授权确权案件的裁判标准。对已被行政及司法认定构成恶意注册商标的，特别是两次以上被认定构成恶意注册商标的，从严把握恶意注册者其他商标授权确权案件的审理标准。我院将引导法官进行关联案件、关联当事人和关联商标的检索，发现、甄别有一贯恶意的注册者，从严把握裁判标准，加大惩治力度。对于有恶意注册嫌疑的，加大依职权调查取证力度，必要时依职权调查是否存在囤积商标、不使用但高价转让商标、多次抢注他人权利标识的情形。

二是推进在裁判文书中公开恶意注册商标的注册代理机构的做法，必要时将公开具体代理人。针对部分商标代理机构和代理人利用专业知识为恶意注册提供服务现象频发的现状，在加强教育管理的同时，我们认为有必要向社会公开、公示恶意注册商标的注册代理机构和代理人，引入社会舆论监督，形成合力，改善商标代理环境，遏制恶意注册。前面讲到，我院在4.24新闻发布会中公开了18起案件涉案商标的注册代理机构，下一步我们会针对一些典型的恶意注册情形，继续推进在裁判文书中公开注册代理机构的做法，并研究公开具体代理人的必要性和可行性，以期改善商标代理环境。

三是加强商标代理机构在是否违反商标法第十九条第三款时的举证责任，必要时将传唤涉嫌恶意注册商标注册阶段的代理人出庭作出解释。商标法第十九条第三款、第六十八条第一款和第二款，商标法实施条例第八十四条第三款均对商标代理机构违反规定接受委托从事代理服务的行为作出规范，并规定了相应惩戒规则。但因各种原因限制，目前很多措施并不到位。我们认为，在判断商标代理机构是否违反该规定时，应当加强商标代理机构的举证责任。法院在审理涉嫌恶意注册商标的不予注册复审或无效宣告请求行政纠纷案件过程中，将在必要时传唤申请注册阶段的代理人出庭作出解释，代理人无正当理由不出庭的，在判断其是否具有过错时作为情节予以考虑，并在裁判文书中予以记录。

四是与有关部门加强沟通协作，形成打击商标恶意注册的合力。要解决好恶意注册问题，需要法院、商标审查部门、行业自律组织等共同努力和协作，特别要把好商标授权的第一道门槛。知产法院将和上级法院及有关部门共同研究司法与行政打击恶意注册联动机制，探索商标注册申请阶段的规制手段，比如如何适用商标法第四十四条第一款依职权宣告无效程序，如何引导注册人承诺遵守诚实信用原则等。与商标审查部门积极沟通法律适用标准，避免程序空转，提高审查效率；充分发挥商标代理行业组织的积极性和职能，加强对商标代理机构和代理人的监管。关于这一点，我们发现从现有的《中华商标协会商标代理分会惩戒规则》来看，重点规制的是代理组织以不正当手段招揽业务，代理组织与第三方串通、损害委托人合法权益，代理组织损害国家和社会公共利益或者其他代理组织合法权益等行为，对于代理组织接受涉嫌侵害他人合法权益的委托人的委托从事代理服务的，未做规定，这对制止恶意抢注行为具有重要意义，我们也已建议协会对此进一步增加或细化规定。此外，商标代理分会通过《国家企业信用信息公示系统》向社会公示会员惩戒信息的举措十分必要，建议代理分会将会员惩戒信息提供与法院共享，以便在司法审查环节及时预警，充实司法裁判考量因素。