恶意对混淆可能性判定的影响

该文系对北京市高级人民法院知识产权庭副庭长谢甄珂在中国知识产权法学研究会2017年年会上的发言整理，内容已经由谢甄珂副庭长确认。

为了给大家提供不同的信息和素材，我将先介绍目前司法实践中对于恶意影响商标注册的实践情况，然后简单介绍商标民事侵权案件中恶意对于案件审理的影响。

首先梳理现行商标法对于恶意影响注册的条款，主要有以下几条，我分成两栏：左边一栏是第32条、第44条第1款、第45条第1款，这几条明确提到了恶意或者不正当手段的词汇；右边一栏是第15条第2款、第30条/31条、第32条，这几条并没有把恶意作为要件，但在司法实践中，在适用这些法条时同样会考虑恶意。

一、 第15条代理关系、代表关系之外关系的认定

第15条第2款 “就同一种商品或者类似商品申请注册的商标与他人在先使用的未注册商标相同或者近似，申请人与该他人具有前款规定（代理关系、代表关系）以外的合同、业务往来关系或者其他关系而明知该他人商标存在，该他人提出异议的，不予注册。”

对于诉争商标的申请人具有恶意的情况下，我们在认定合同关系和业务往来关系以外的其他关系的时候会做一个比较宽泛的理解。在目前已经做出的裁判中，我们对于投资关系、亲属关系、经销关系、委托加工关系都认定构成第15条规定的代理关系、代表关系之外的关系。

二、第32条前半句之著作权

第32条中主要涉及的在先权利包括在先著作权、在先商标权、还有知名商品包装装潢这三类权利。在先著作权认定上通常不涉及混淆问题，但是如果对于诉争商标的申请人主观上有恶意的时候，我们判断三个成立要件：作品独创性高度的认定、权利归属的证明标准、实质性相似的判断的时候会做比较宽松的理解。比如说，如果诉争商标的申请人的主观恶意比较明显，我们对作品的独创性要求就相对较低；对于权利归属的举证，在先权利人的举证要求的标准也会较低，具体来说，我们会非常严格地适用在著作权民事案件中通常使用的权利归属的推定认定原则；最后，在诉争商标和在先的著作权作品是不是构成实质相似的时候，对于恶意的商标权利人，我们对他的标志和在先作品的近似程度也会认定得比较宽松。

三、 第44条第1款适用的变化

第44条第1款，按照法律条文，对于已经注册的商标才可以适用，但是在司法实践中对于这一条的适用条件有一个前后的变化。在2014年商标法实施之前，我们严格按照法条规定来适用，只有对于争议案件也就是现在的无效案件才会适用第44条第1款，对于异议案件，即便在审理中发现当事人确实存在该条中所规定的欺骗手段或者其他的不正当手段，但是因为它是一个未注册商标，我们一般不予适用。

在2014年商标法实施之后，因为第7条规定了诚实信用原则，让我们进一步明确商标法的立法宗旨是要制止恶意注册，而且从这一条本身来看，它实际上也是要倡导一种正常合理和诚信的商标注册管理以及经营秩序，从这一点来说，我们认为这一条也可以参考适用到商标异议案件中。

以“清样”案作为一个分界线，在“清样”案中，我们明确提出，对于异议复审案件，如果存在大量抢注他人在先的、具有一定知名度的商标作为一种囤积的手段，而且没有真实的使用意图的情况下，对于这种未注册的商标，也可以适用第44条第1款来进行规制。
四、第45条第1款的适用

第45条第1款，特别说明一下，2017年的授权确权意见对于第13条第3款和第31条的适用有明确的规定，在这一条规定中，让我们明确了第13条第3款虽然是对于已注册驰名商标的跨类保护，但如果是相同或类似商品上的相同或者近似商标，我们按照按需认定的原则也可以直接适用第30条或者第31条进行处理，对于这种情况，我们在司法实践中如果给予当事人充分陈述意见的机会，对于行政机关转换适用法条的做法也是予以认可的。

基于这个司法解释明确第13条第3款可以适用在已经注册的相同或类似商品上驰名商标的保护，我们在美的案中就对按需认定做了一个反向的理解，是什么意思呢？就是说，如果当事人对于诉争商标是依据第30条和第13条第3款提出的争议或者异议申请，如果我们认为这个商标是在相同或类似商品上的相同或近似商标，它虽然符合第30条的规定，又超过了5年的期限，怎么办？我们反向地适用按需认定，也就是说，虽然它可以用第30条予以保护，但是因为它超出了5年，在这种情况下，只有恶意的情况下驰名商标的权利人才可以提出无效的请求。在这种情况下，我们认为，即使它在形式上符合第30条的适用条件，但是为了满足超过5年的保护期限，我们转而适用第13条第3款的保护，这也体现了司法对于恶意的遏制。

五、第30条/第31条近似商标、类似商品的判断

举两个恶意对于标志近似判断的影响的案例。

第一个案子，这两个图形如果单纯从客观的标志近似来看，大家可能觉得不管是从整体的视觉效果还是从它们的构成要素，包括呼叫和图形的对应关系上都不近似，但是，法院考虑到当事人的恶意，认定这两个商标构成近似，可能导致混淆误认。一般情况下，我们应当以一般公众的判断从整体判断标志是否近似，但在特殊情况下，综合考虑在先商标的知名度、市场实际使用情况、商标的显著性，如果能够得出主观恶意的状态，就有可能把原本存在一定差异的商标认定为近似。

判决指出，虽然引证商标与一般常见的企鹅形象有一定差异，但仍在似与不似之间，此时考虑到：“企鹅”为引证商标所有人企业字号，在其产品包装、产品宣传等实际使用中字号与引证商标经常共同出现；引证商标所有人成立时间早于被异议商标十余年，引证商标同年申请注册，相关公众将引证商标识别为其字号指向的动物“企鹅”并非难事；双方当事人同处于浙江省永康市，被异议商标申请人也经营引证商标核定的电子秤等同类产品，应当知晓“企鹅”字号及引证商标，其申请注册被异议商标具有明显的主观恶意。被异议商标与引证商标属于使用在同一种或类似商品上的近似商标。可见，前两点是在先商标的使用情况以及知名度的介绍，第三点是类似商品的分析，法院综合了三个因素认定构成第30条规定的近似商标。

另一个案子是图文组合商标，井上面的字是“临水”，虽然诉争商标包括了“临水”两个字，但这四个字是“金临水福”，和“临水”是有一定差异的，法院考虑了恶意的因素。判决指出，被异议商标与引证商标均包含“临水”文字，含义均与“临水”有关，综合考虑“临水”品牌在白酒商品上的知名度、被异议商标申请人与引证商标权利人在同一地区生产销售白酒的事实，以及被异议商标申请注册被异议商标的主观意图等案件事实，为了尽可能避免出现消费者混淆误认的情况，应认定被异议商标与引证商标构成使用在类似商品上的近似商标。可见，商标近似的判断中，主观意图会对我们的判断造成比较大的影响。

商品类似的判断。GAP案是最高法院最后裁判的案件，引证商标是25类、18类，被异议商标是第9类。最高法院从知名度和恶意角度认定这两类商品构成类似，进而认为诉争商标和引证商标构成近似商标。对于类似问题，我想说明一下，司法实践中区分表和分类表只是我们认定的一个参考，但是我们也在逐渐回归到表的本质，就是说，对于申请驳回复审的案件，因为在这类案件中没有第三方的权利人介入，在这种情况下我们在判断引证商标的知名度以及诉争商标状态时，掌握的标准是更加严格的参照区分表。但是，对于异议案件和无效案件，因为有第三方的介入，有关恶意和引证商标知名度的证据更加充分，在这种情况下，我们认定诉争商标申请人主观恶意的时候，我们可能做突破区分表的认定，其实，这个指挥棒还是主观状态。

六、第32条后半句

第32条后半句虽然在条文中没有提到恶意，其实我们最终判断的时候还是要判断恶意以及恶意对于混淆可能性的影响，因为该法律条文实际上是要防止市场混淆。

这是一个侵害他人在先使用，应该是一个商号权益的案子，争议商标是“皇加力”，下面是对应的外文“KAISER+KRAFT”，和无效请求人的企业字号一致。在这个案件中，法院认定诉争商标的申请人是基于恶意进行的注册，对在先商号权益进行了保护。

举一个相反的例子，如果当事人具有恶意，诉争商标可能会基于恶意被认定具有混淆可能性而不予核准注册，但是如果证据能够证明虽然这两个商标标志上具有一定的近似性，但是当事人纯粹是出于善意的注册和使用行为，我们也可能准予这个商标注册。“同记陶然”和“陶然居”从标记上来看，和刚才的两个案子相比，它的近似度较高，但是法院没有认定诉争商标以不正当手段抢先注册他人已经使用的商标，理由是：争议商标使用时间早，且经持续使用已经具有一定知名度；并无攀附引证商标的主观意图；争议商标与引证商标尚可区分。

最后，在商标侵权案件中适用第57条（2001年商标法第52条）时，这个条款中确实没有提到恶意的要件，正常情况下或者说在2014年之前，我们在认定是否构成商标侵权时，恶意只是确定赔偿的一个考量因素，很少把恶意作为混淆可能性的考量因素。在2011年由朝阳法院一审、北京二中院二审的“航天凯撒”民事侵权案中，在认定“航天凯撒”和“辽航凯撒”是否近似商标时，在混淆可能性和近似判断时直接在本院认为中引入了恶意，这应该是民事侵权案件中恶意对于混淆可能性影响的一个较早的案例。