只有经过“合法使用”的未注册商标才能获得法律保护

（作者：北京市高级人民法院民三庭 袁相军）

案 情

2005年2月7日，赵洪清申请注册了系第4503731号“ALUBOND及图”商标（即争议商标，见下图），2009年2月28日核准注册，核定使用在第6类“建筑用金属板、铝塑板（以铝为主）”等商品上，专用期限至2019年2月27日。2010年1月25日，争议商标经核准转让给江阴海泰进出口有限公司（海泰公司）。

郑州郑丰泰装饰材料有限公司（中外合资）（简称郑丰泰公司）由郑州铝厂、香港合丰国际贸易公司及台湾泓泰工业有限公司于1991年投资设立，经营范围为生产和加工铝塑复合装饰板材等，其中台湾泓泰工业有限公司不出名登记在工商登记及相关文件上。朱金龙为香港合丰国际贸易公司于1996年委任到郑丰泰公司的董事。1994年3月28日，郑丰泰公司申请注册了第796353号“ALUBOND及图”商标（见下图），1995年12月7日核准注册，核定使用在第6类“金属建筑材料”商品上。该商标因期满未续展，于2005年12月7日在第1065期《商标公告》上公告注销。郑丰泰公司于2000年10月31日申请破产，郑州市上街区人民法院于2000年12月29日裁定宣告郑丰泰公司进入破产还债程序，并于2007年11月16日宣告终结郑丰泰公司的破产程序。

江阴华泓建材工业有限公司（简称华泓公司）成立于1999年8月，系台湾泓泰工业有限公司与江阴市华士镇投资有限公司合资成立的有限责任公司，法定代表人为朱金龙，经营范围为生产加工铝塑复合装饰板材等。2011年7月26日，华泓公司针对争议商标向国家工商行政管理总局商标评审委员会（简称商标评审委员会）提出争议申请，主要理由是：郑丰泰公司早于1995年已在第6类“金属建筑材料”商品上申请注册了第796353号商标，华泓公司与郑丰泰公司系关联企业，华泓公司自成立起就一直使用第796353号商标，目前已成为国内知名的铝塑板材制造企业之一，上述商标经华泓公司使用已取得一定的市场影响力。争议商标的原注册人赵洪清是华泓公司的员工，其注册行为具有恶意。海泰公司与华泓公司地理位置毗邻，其申请注册争议商标的行为是对市场秩序的侵扰，违反诚实信用原则。综上，依据《商标法》第三十一条及第四十一条的规定，请求撤销争议商标的注册。华泓公司向商标评审委员会提交部分第796353号商标使用及形成知名度的证据。同时，华泓公司提交了郑丰泰公司于2000年3月20日与其签订的第796353号商标许可使用合同，合同上加盖了华泓公司带有编码的公章。海泰公司对该合同真实性提出异议，并提交了江阴市公安局出具的证明，用以证明华泓公司在该合同上加盖的公章是2009年3月刻制的。

2013年4月22日，商标评审委员会作出商评字〔2013〕第11100号《关于第4503731号“ALUBOND”商标争议裁定书》（简称第11100号裁定），认定，本案中，第796353号“ALUBOND及图”商标因期满未续展被注销，华泓公司对“ALUBOND及图”商标的在先使用可视为对未注册商标的使用。但华泓公司提交的证据不足以证明其在争议商标注册申请日前对“ALUBOND及图”商标进行了合法使用，且其提交的购销合同、发票等证据或晚于争议商标注册申请日，或未显示商标图样，或为产品出口资料，不足以证明“ALUBOND及图”商标在中国大陆地区相关公众中的知名度。故争议商标的注册未构成《商标法》第三十一条后半段之情形。裁定：争议商标予以维持。华泓公司不服并提起诉讼。在一审诉讼中华泓公司明确放弃其与郑丰泰公司签订的商标许可使用合同作为证据使用。

审 判

北京市第一中级人民法院认为：现有证据虽能证明华泓公司在争议商标申请注册日前使用了“ALUBOND及图”商标，但华泓公司未能提供证据证明其使用行为属于合法使用，故华泓公司对该商标的非法使用不能产生《商标法》第三十一条所指的合法权益。北京市第一中级人民法院判决：维持国家工商行政管理总局商标评审委员会于二○一三年四月二十二日作出的商评字〔2013〕第11100号关于第4503731号“ALUBOND”商标争议裁定。

华泓公司不服一审判决，提起上诉。

北京市高级人民法院二审认为，《商标法》第三十一条涉及的内容即是对未注册商标的有条件保护。“未注册商标的使用”除需要符合注册商标公开、真诚的要求外，还必须属于合法使用，否则放纵未注册商标的任意使用从而获得对抗他人注册商标的在先权益，既是对商标注册制的冲击，也是对诚实信用原则的破坏。具体到本案，第796353号“ALUBOND及图”商标因期满未续展已于2005年12月7日被注销，华泓公司对“ALUBOND及图”商标的在先使用可视为对未注册商标的使用。华泓公司若主张争议商标违反了《商标法》第三十一条后半段之规定，就应举证证明其在争议商标申请注册前已经合法使用了“ALUBOND及图”商标。综合全案，华泓公司的股东为台湾泓泰工业有限公司、江阴市华士镇投资有限公司，郑丰泰公司的股东为郑州铝厂、香港合丰国际贸易公司及台湾泓泰工业有限公司。虽然台湾泓泰工业有限公司均为华泓公司与郑丰泰公司的股东之一，朱金龙既为郑丰泰公司的董事又为华泓公司的法定代表人，但是华泓公司与郑丰泰公司的经营范围相同属于同业竞争者，朱金龙作为郑丰泰公司的董事为华泓公司经营同类业务并担任法定代表人，应当征得郑丰泰公司股东会同意，否则会损害郑丰泰公司及其股东的合法权益。在争议商标申请注册之前，郑丰泰公司的第796353号“ALUBOND及图”商标尚属有效商标，郑丰泰公司亦未被宣告破产，该注册商标专用权依然属于郑丰泰公司所有，而华泓公司未经郑丰泰公司许可生产、销售使用第796353号“ALUBOND及图”商标的铝塑板等金属建筑材料商品侵犯了郑丰泰公司享有的注册商标专用权，从而导致郑丰泰公司及其股东的合法权益受到损害。同时，从华泓公司向商标评审委员会提交其与郑丰泰公司签订的第796353号“ALUBOND及图”商标许可使用合同亦可以看出，华泓公司明知其商标使用非法，仍试图通过虚假许可达到合法授权的目的。在案证据虽能证明华泓公司在争议商标申请注册日前使用了“ALUBOND及图”商标，但华泓公司未能提供证据证明其使用行为属于合法使用，其使用行为不能产生受法律保护的在先权利。因此，华泓公司关于争议商标违反了《商标法》第三十一条申请商标注册不得“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”之规定的上诉理由缺乏事实和法律依据，不予支持。

综上，北京市高级人民法院依据《中华人民共和国行政诉讼法》第六十一条第（一）项之规定，判决：驳回上诉，维持原判。[2]

重点评析

本案主要涉及未注册商标的保护问题。我国《商标法》对未注册商标的保护包括对未注册驰名商标的保护、在先使用具有一定影响的未注册商标的保护以及普通未注册商标的保护，《商标法》第十三条第一款、第十五条、第三十一条和第四十一条从多个侧面确定了未注册商标的保护程度、范围、条件和标准。其中，第三十一条赋予了在先使用者对商标抢注行为的禁止权，被视为我国商标注册制的有益补充。近些年，在司法实务中亦出现了众多关于适用《商标法》第三十一条的案例。本文试从权利获取的角度对未注册商标保护进行分析探讨。

一、商标权的取得

商标权的取得分为使用取得和注册取得两种方式。前者以在先使用商标的事实作为确定商标权归属的依据，后者以在先注册的事实作为商标权归属的依据。两种方式各有利弊。“使用取得”充分体现了公平正义原则，因为商标权的本质属性是私权利，商标的使用者在商品经营中确立了商标区分商品来源的功能，凝聚在商品流通中的商誉也具备了表彰商品质量的功能。但其弊端亦明显：当多个使用者主张权利时，商标权人通常很难证明自己是最先使用的人，致使权利长期处于不确定状态。而注册制较好地解决了上述问题，它使商标权的取得更加清晰和稳定，对于公示权利归属及范围具有积极的作用，但是单纯的注册制度会给恶意抢注留下空间，造成商标与商品相分离、商标所有人与商标使用人相分离。为此，许多国家和地区在采取注册取得制度的同时对在先使用的未注册商标进行适度保护。如，美国商标法以使用原则为基础，同时承认注册取得。在美国，经营者在证明自己已经真实使用或者意图真实使用特定商标的基础上，可以申请注册联邦商标，一经核准即可获得在全国范围内的排他使用权；同时，鉴于商标权也属于民事权利，经营者将特定商标用于商业活动中，只要他最早使用并持续使用该商标，即使没有注册，也可以获得法律保护，该商标在其实际使用的地域内享有排他使用权。德国对符合一定条件的未注册商标给予与注册商标等同的保护。德国商标法规定，通过在先使用已在相关商业领域内被公众所知晓的未注册商标，其所有人与注册商标所有人享有等同的商标权。日本、韩国商标法规定，非以不正当竞争目的的在先使用，并在消费者中广为知晓的未注册商标，在他人在后商标注册后仍可以继续使用。我国台湾地区商标法亦规定，在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似的商标于同一或类似商品或服务的，不受他人商标权的效力所拘束。

我国对未注册商标的保护也进行了不懈地探索。在1982年和1993年《商标法》中没有关于对未注册商标保护的明确规定，2001年商标法第二次修改时通过第十三条、第十五条、第三十一条等三个条文增加了对未注册商标的保护。现行商标法为了平衡商标在先使用人与注册商标专用权人之间的利益在第五十九第三款中明确规定，在先善意地在同一种或者类似商品或服务上使用与他人注册商标相同或相近似并有一定影响的商标，在先使用人有权在原有的范围内继续使用该商标，而不应被认定为侵犯他人注册商标专用权。第五十九条第三款与第三十二条互为补充，进一步完善了未注册商标的保护。

从上述各法的立法实践中可以看出，并非任何在先未注册商标均可以获得保护，只有实际具有识别商品来源的标识，才具有商标意义，形成商标权益。对未注册商标实行的是有条件保护：德国针对的是“被公众所知晓”的，日本、韩国针对的是“广为知晓”的，台湾地区针对的是“善意使用”的。我国采取的是“在先使用”﹢“一定影响”的立法技术，至于如何认定在先使用，并未明确规定，也给司法实践预留了空间。

二、司法实践中对未注册商标通过使用获得权利的探讨

未注册商标的使用涉及使用地域、使用形式、使用意图的讨论，本文重点论述当该使用违反相关法律规定时，未注册商标能否获得法律保护。

目前，主要有以下几种观点：

一种观点认为，以法律禁止方式在先使用商标不产生受法律保护的在先权利。在“七匹狼”商标争议行政纠纷案中，二审法院认为，经使用并有一定影响的商标，应为合法使用的商标，如采用法律所禁止的方式使用该商标，则不能产生引用《商标法》三十一条对抗他人注册的结果。商标评审委员会提交的相关证据虽然能够证明龙岩卷烟厂将“七匹狼SEPTWOLVES及图形”商标用于其所生产、销售的香烟产品上，但《中华人民共和国烟草专卖法》第二十条第一款规定：“卷烟必须申请注册商标，未经核准注册的，不得生产、销售。”故龙岩卷烟厂前述的生产、销售行为为法律所禁止，因此依据上述证据不能认定龙岩卷烟厂实际使用的“七匹狼SEPTWOLVES及图形”商标为《商标法》三十一条所指的“他人已经使用并有一定影响的商标”。 商标评审委员会提交的其他相关证据均不足以证明“七匹狼SEPTWOLVES及图形”商标是龙岩卷烟厂已经使用并具有一定影响的商标。

第二种观点认为，使用行为本身违反相关法律的规定并不代表不能产生《商标法》第三十一条所规定的在先使用的法律效果，违法行为应当受到法律制裁，但并不意味着这种在先使用所产生的利益会被否定进而被他人侵占，仅使用行为本身违法不能否定商标使用人对未注册商标在先使用的事实。

第三种观点认为，应区分违法使用行为的性质，如果是未注册商标本身的使用违法，则不能获得《商标法》第三十一条所规定的在先权益；如果是未注册商标所标识的商品或者在先使用人的商业经营行为具有违法性，就不能否定未注册商标在先使用所产生的法律效果[3]。

目前，在《商标法》第三十一条中对合法使用仍无明确定论，但是“举轻以明重”，我们可以对比第三十一条与第四十四条中使用的区别从中得出启示。从权利属性上看，《商标法》第四十四条“撤三”中注册商标的使用属于维持权利的使用，其重在督促注册商标的真实使用。立法对《商标法》第四十四条中商标的使用预备了宽广的空间，既可以是权利人自己的使用，也可以是许可他人的使用；既可以是注册商标显著识别部分的使用，也可以是针对类似商品的使用，同时存在正当理由时亦可停止使用。而《商标法》第三十一条未注册商标的使用属于创设权利的使用，其关注的是商标的使用过程，要通过使用取得对抗他人注册商标的在先权益。因此，从逻辑上讲后者使用的门槛必然要高于前者。而关于第44条“使用”的认定，最高法院在“卡斯特”案[4]中已经明确表态。该案中，争议商标为核定使用在第33类“果酒（含酒精）”等商品上的“卡斯特”商标。商标权人主张商标被许可人从国外进口葡萄酒后在国内销售，已经实际使用了复审商标。撤销申请人认为被许可人没有葡萄酒进口、销售等方面的许可证，违反了相关法律规定，属于违法使用。对此，最高法院认为，只要在商业活动中公开、真实地使用了注册商标，且注册商标的使用行业本身没有违反商标法律规定，则注册商标权利人已经尽到法律规定的使用义务，不宜认定注册商标违反该项规定。本案中，综合李之道提交的证明可以认定在商业活动中对争议商标进行公开、真实的使用。至于争议商标有关的其他经营活动中是否违反进口、销售等方面的法律规定，并非《商标法》第四十四条所要规范和调整的问题。因此，从最高法院的上述态度中我们可以推导得出：《商标法》第三十一条的“使用”应当严格限制在“合法使用”的范围内，既要遵守商标法本身，也要遵守其他法律和法规，这一作法有利于维护我国商标注册的基本制度，也符合对未注册商标实行“适度保护”的司法政策。

本案中，华泓公司未经郑丰泰公司许可生产、销售使用第796353号“ALUBOND及图”商标的铝塑板等金属建筑材料商品损害了郑丰泰公司及其股东的合法权益，违反了《公司法》“同业竞争”的规定。这一点从华泓公司向商标评审委员会提交其与郑丰泰公司签订的第796353号“ALUBOND及图”商标许可使用合同亦可以得到印证，华泓公司明知其商标使用非法，并试图通过虚假许可合同达到合法授权的目的。因此，华泓公司违法使用未注册商标并不能产生受法律保护的在先权利。