企业字号使用不得与他人在先注册商标相冲突

（北京市高级人民法院 孔庆兵）

　　【本案要旨】

　　将与注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，突出使用在同一种或类似服务上，易使相关公众产生误认或对不同来源的服务产生某种联系，属于侵犯他人注册商标专用权的行为。

　　【案情】

　　美国戴尔卡内基-联合公司（下称戴尔卡内基公司）在教学等服务上申请注册了第772658号“戴爾·卡内基”商标、第772672号“DALE CARNEGIE”商标、第3497814号“卡耐基训练”商标、第3531415号“卡内基训练”商标（下统称涉案商标），上述商标的显著识别文字“卡内基”或“卡耐基”均来自美国著名人际关系学大师、西方现代关系教育奠基人戴尔·卡内基创立的卡内基训练，且系“CARNEGIE”的中文对应翻译。2001年始，戴尔卡内基公司通过特许经营形式在北京、上海、天津、河北、江苏等地开设卡内基课程，并进行了相关培训，相关网站也对卡内基训练进行了报道和广告宣传。

　　戴尔卡内基公司认为北京市海淀区卡耐基成功素质培训学校（下称卡耐基学校）使用“北京卡耐基学校”“卡耐基学校”或近似标识侵犯了涉案商标的专用权，并于2010年1月6日、2月3日分别对卡耐基学校办公场所及其网站的相关内容进行了公证，主要载有：指示牌显示“409北京卡耐基学校”；前台背景显示“北京卡耐基学校”；墙面张贴内容的右上角为“卡耐基学校”字样；介绍内容提及黄久凌被誉为“中国的卡耐基”；附件页的楼牌指示、学校前台背景标识“北京卡耐基学校”；墙面张贴的课程介绍及教学介绍对“卡耐基学校”字样进行了单独、突出使用。网站页面首部显示“北京卡耐基成功素质学校 全国总部”字样；学校介绍提及“北京卡耐基学校是……”，在对学校的介绍及相关照片的介绍中均提及“卡耐基学校”；开课时间、企事业培训、联系我们等文章显示来源和作者均为“卡耐基学校”；分校页面首部显示“北京卡耐基全国分校分布”字样；广州分校网页左上角单独使用了“Carnegie”标识。

　　【判决】

　　原审法院认为：按照其所从事的教育服务行业的习惯，卡耐基学校使用“北京卡耐基学校”与“卡耐基学校”字样是对其企业名称的适当简化，并不构成对其字号的突出使用，且上述使用方式中“卡耐基”字样亦未作特殊处理，上述使用方式不属于突出使用字号的情形。卡耐基学校在经营场所、宣传册、网站等处使用的“北京卡耐基学校”与“卡耐基学校”字样属于对其企业名称的正当、合理使用，不构成侵犯戴尔卡内基公司注册商标专用权的行为。据此判决：驳回戴尔卡内基公司的诉讼请求。卡内基公司不服，提起上诉。北京市高级人民法院判决：一、撤销原审判决；二、卡耐基学校规范使用其学校名称，停止在教育、教学、成人教育课程服务上单独突出使用“北京卡耐基学校”与“卡耐基学校”字样或近似标识，停止侵犯涉案注册商标专用权；三、卡耐基赔偿戴尔卡内基公司40万元；四、驳回戴尔卡内基公司其他诉讼请求。

　　【评析】

　　根据2001年10月27日第九届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议《关于修改〈中华人民共和国商标法〉的决定》第二次修正的商标法（下称第二次修正的商标法）第五十二条第一款第（五）项规定：给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为，属侵犯注册商标专用权。最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第一条规定：将与他人注册商标相同或者相近似的文字作为企业的字号在相同或者类似商品上突出使用，容易使相关公众产生误认的，属于第二次修正的商标法第五十二条第（五）项规定的给他人的注册商标专用权造成其他损害的行为。虽然注册商标和企业名称分别受不同的法律规范调整，但是将与注册商标文字相同或相近似的字号从企业名称中脱离出来，突出使用在同一种或类似服务上，易使相关公众产生误认或对不同来源的服务产生某种联系，属于侵犯他人注册商标专用权的行为。上述规定的“突出使用”，通常应考虑字号的使用形式、位置和频率、近似注册商标的知名度等因素，以较为醒目的方式，使得该字号具有商标的意义，并被相关公众认知。

　　企业字号与在先注册商标专用权发生冲突，应依照诚实信用原则保护在先权利的行使。一般而言，企业名称需在工商行政管理机关登记取得，企业名称中具有区分市场性质的标志即为字号，字号作为一种权益，受法律保护。当然，企业名称中的字号即使与在先注册商标相同或近似，登记注册行为本身也不会与商标权发生冲突，但企业名称申请人明知他人在先注册商标的存在，而在与该商标核定使用同一种或类似商品和服务上突出使用该字号，并产生或可能产生市场混淆，则相关行为可能构成侵权。

　　涉案商标已在我国获准注册，其专用权受我国法律保护。同时，戴尔卡内基公司对其进行了大量的宣传和使用，具有一定的影响。卡耐基学校与戴尔卡内基公司从事的教育培训行业相同或相近，应当知晓。卡耐基学校通过其办公场所指示牌、前台、墙面、宣传册、网站的介绍及报道，使用了“北京卡耐基学校”与“卡耐基学校”字样，其将全名“北京市海淀区卡耐基成功素质培训学校”简化为上述字样，进行了单独、突出、醒目使用。由于“学校”用于教学培训服务上显著性较弱，“卡耐基”在该使用行为中起到核心标识作用。上述使用行为易使相关公众误认其为戴尔卡内基公司或认为与戴尔卡内基公司有某种联系。此外，卡耐基学校的分校附页单独使用 “Carnegie”标识，以及卡耐基学校在相关服务上也申请注册“卡耐基学校”等商标，可以印证卡耐基学校对“卡耐基”相关的标识主观使用意图明显。卡耐基学校应当规范完整使用其企业名称，“卡内基”或“卡耐基”为外来词音译，在戴尔卡内基公司已对涉案商标享有专用权的情况下，卡耐基学校应审慎使用与上述商标相同或近似的商业标识，更不能单独或突出使用。

　　综上，卡耐基学校在其从事的经营活动、宣传材料、员工名片、学校网站www.dofund.com上使用“北京卡耐基学校”与“卡耐基学校”字样或近似标识的行为侵犯了戴尔卡内基公司的注册商标专用权，应承担相应的民事责任。原审法院关于卡耐基学校对涉案标识的使用是对其企业名称的简化、正确使用因而不构成商标侵权的认定，缺乏依据，二审法院给予了纠正。