元大金属实业(深圳)有限公司与常州市电动工具厂专利侵权纠纷案

该案在审理中主要涉及以下两个争议较大的法律问题：

    一、中止审理还是恢复审理

    该案中止审理期间，国家知识产权局作出了撤销涉案专利的初审决定，法院是否恢复审理有两种意见：一种意见认为，该案须待国家知识产权局作出的初审决定生效后，再行恢复审理。在此之前，涉案专利权利仍处于有效状态，故应当继续中止审理。应当说，这种意见是较 “保险”的。按通常的观点和做法，待涉案专利经复审程序(新修改的专利法增设了行政诉讼程序)终结后，法院再行恢复审理并无不当。但是，这种意见没有考虑到诉讼拖延给当事人造成的损害。

    另一种意见认为，国家知识产权局作出初审决定后，即可酌情恢复审理。笔者赞同这种观点，理由主要有：1、专利法律关系长期处于不稳定状态，专利纠纷长期不能解决，不利于权利人权利的保护，也不利于市场秩序有序开展和经济活动的正常进行。在专利法修改之前，撤销专利权的案件按照正常的程序一般经过初审、复审二个相对独立的程序，约需二年左右时间。在专利法修改之后，宣告专利权无效的案件按照正常的程序增加为复审、行政诉讼一、二审这样三个相对独立的程序，往往约须三、四年才能结束。而本案发生在适用新法的过渡时期，宣告涉案专利权无效必须经过初审、复审、行政诉讼一、二审这样四个程序。在这么长的异议期间内，如果知识产权局已经实体审理作出撤销或维持原告专利权的初审决定(将来则表现为专利复审委员会作出宣告专利权无效或者维持专利权有效的决定)，法院仍中止审理，则难以平衡和满足其他利害关系人的正当经济利益。所以，在专利侵权诉讼中，尽可能视情对专利诉讼及时恢复审理，有利于减少专利法修改后客观上产生的异议期限延长的负面影响。2、根据最高法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》第9条的规定，原告提供国家知识产权局出具的检索报告的，即便被告在答辩期内请求宣告专利无效的，法院可以不中止审理。应当认为，国家知识产权局作出初审决定是基于申请人提供了相应证据经实体审查后作出的，因此，国家知识产权局作出的初审决定书的可信度和正确性高于一般检索报告。所以，法院更有理由恢复侵权案件的审理。3、Trips对知识产权审判的总体要求是建立高效、有力的审判保护机制。尽管我国专利法根据加入WTO的要求新增了专利行政诉讼程序，但WTO该规则初衷是完善权利人的救济手段，体现司法最终救济原则。如果我们的专利审判工作还是完全按照原来专利中止的一贯思维和做法，势必造成诉讼时间过长，损害了相关权利人的利益，违背了Trips规定司法救济的初衷。

    所谓酌情恢复审理，是指：1、国家知识产权局的初审决定为撤销专利权的(将来则表现为专利复审委员会的决定为宣告专利权无效的)，法院一般可以恢复审理。2、国家知识产权局的初审决定为维持专利权的(将来则表现为专利复审委员会的决定为维持专利权的)，法院则应慎重恢复审理。由于国家知识产权局(或专利复审委员会)当前在专利权撤销(或无效)程序中对专利权效力审查采取不主动介入原则，即根据申请人提供的材料进行审查判断被申请人专利权是否无效和撤销，因此，法院应当根据维持专利效力依据、理由等区别对待。从现象看，维持专利权效力主要有以下情况：①申请人提供证据的形式要件不符合要求而被驳回申请的。如申请人提供系复印件，未能提供原件的情况。②申请人提交的材料不具有针对性而被驳回申请的。③申请人提交的对比文献有限而被驳回申请的。因申请人收集资料能力的限制，只能收集到少量的文献，造成被驳回的情况不在少数。申请人在申请复议过程中又提供了新证据，可能会推翻原决定的。④申请人提供了大量证据后仍被知识产权局驳回的。上述国家知识产权局(或专利复审委员会)维持专利效力的前三种情况，实际上知识产权局(或专利复审委员会)仅在形式审查后依法驳回申请人的申请。实践中，因申请人后来提供新证据等情况，维持专利效力的初步决定被部分或全部撤销的比例还是很高的。因此，属于前三种国家知识产权局(或专利复审委员会)形式审查的情况，笔者认为，法院应当继续中止案件的审理。只有对前述第四种情况，申请人已经提供了大量的对比文献和证据，可以认为国家知识产权局(或专利复审委员会)已经达到实体审查的程度的，法院可以恢复审理。

    考察国家知识产权局(或专利复审委员会)的维持专利决定主要是形式上审查还是实质上审查，承办法官主要研究、分析决定书中叙述的事实和理由，审查判断申请人提交证据的情况及其决定书作出决定的理由。承办法官然后根据专利技术的技术含量，综合判断系争专利是否基本经过专利技术的实体审查。

    二、案件的处理理由和方式

    该案经开庭审理后，合议庭一致认为，原告的诉讼请求难以得到法院支持。但以什么理由或方式驳回原告的诉请，有不同的观点。其他法院对同类案件处理也有不同的实践。

    归纳起来，有三种意见。第一种意见认为，国家知识产权局作出撤销原告专利的初审决定后，原告就不再享有有效专利，故可以原告不享有专利权为由判决驳回原告的诉请。少数中院对同类案件的实践就采纳了这种方式。笔者认为，在初审决定生效前，原告的专利还是处于有效状态，因此，该处理意见理由明显欠妥。第二种意见认为，国家知识产权局作出初审决定后，原告的专利权处于不确定状态，故可以原告尚不具备原告主体资格为由裁定驳回原告的诉讼请求。但根据专利法的规定，原告专利权实际还是处于有效状态，且裁定驳回对原告诉权构成侵害，故这种意见也不当。第三种意见认为，如果被告抗辩其使用技术属于公知技术的，则法院主要针对被告的技术与公知技术进行比对；如果被告抗辩理由成立，法院则以被告使用公知技术为由判决驳回原告的诉讼请求。本案采纳了这种意见。

    选择恰当的角度和切入口，是审理好这类案件的关键。如果被告抗辩其使用的技术与原告的专利权利要求不一致，并经法院查明属实的，则处理起来比较方便。庭审重点把握被告使用的技术与原告权利要求保护的必要技术特征的不同点。但若被告抗辩使用的系公知技术，则审理的中心是被告技术与公知技术的比较。经将被告使用的技术与被告提供及其原告认可的公开的证据逐项进行对比，尤其应对撤销决定书的事实与理由进行研究分析，法院得出被告使用的技术是否属于公知技术，从而判断被告行为是否侵犯他人专利权。但是，这种审理的角度和思路不适用于被告未提起专利无效或申请撤销原告专利的侵权案件及其国家知识产权局作出维持原告专利效力初步决定的侵权案件。对该类侵权案件的审理必须围绕被告技术与原告专利权利要求的比较。根据当前的法院审理机制，法院在专利侵权诉讼中不直接根据被告提出的证据对原告专利的效力作出认定。