我用故我在——撤销三年不使用商标条款适用现状评析（一）

（作者：臧宝清 国家工商行政管理总局商标评审委员会法律事务处处长）

“使用”无疑是商标法最为重要、最为核心同时也是最为复杂的一个概念。商标使用，不仅是商标权人的权利，也是其义务，是商标权利得以维持的一个前提。早在1982年商标法即在“商标使用的管理”一章中规定，注册商标连续三年停止使用的，由商标局责令限期改正或者撤销其注册商标。以后商标法几次修改，这一条款都未作改动。2013年修正的商标法在表述上作了修改，删除了由商标局责令限期改正的内容（2002年商标法实施条例实际上即已对商标法的规定作了修正）。2005年，商标局和商评委在联合发布的《商标审查及审理标准》中对“是否存在连续三年停止使用注册商标情形的判定”作了解说。

近年来，与立法和执法/司法实务中商标使用在案件事实考量中权重不断加大的趋势相协调，撤销三年不使用商标制度也受到了更多的关注。在商标审理标准中，确立了以“公开真实合法”为核心的使用标准，人民法院在司法实践中也逐渐发展出一系列商标维持权利性使用要求。由于法律规定和有关审理标准均较为原则，商标确权实务中这一条款的适用在具体规则上不甚明确，随着实践发展也出现了各种各样的争议和问题。笔者结合近年来商标评审中撤销三年不使用案件的审理情况，在本专栏将对商标使用主体、客体、使用行为及商标不使用的正当理由等主要问题作一综述和评析。

在为本系列文章收集和整理案例的过程中，笔者发现许多重要问题上都有意见和结论完全相反的判决存在，这充分说明了商标使用问题的复杂性，也反映了实务部门对相关问题的认识和做法有待统一，相关审理标准需要尽快明晰化。为了体现商标确权行政机关和人民法院对相关问题的认识状况，文中所引案例均为经过人民法院审理的评审案件；为行文方便和统一表述，文中对涉案商标统一称为“复审商标”；本文的讨论不涉及证据真实性及证明力的判断问题，除特别说明外，文中所引案例的案件事实均是在案证据所支持的事实。本期文章将就商标使用的主体问题进行评述。

关于商标使用的主体

主体问题是撤三中争议最少的问题，但意见的相对统一也经历了一个发展过程。关于使用主体的法律规定较为明确，即商标法实施条例第六十六条第二款的规定：前款所称使用的证据材料，包括商标注册人使用注册商标的证据材料和商标注册人许可他人使用注册商标的材料。换言之，从条例的规定讲，撤三程序中所认可的商标使用人包括商标注册人和被许可人。

1、注册人的使用

实践中，注册人的使用是最常见最普通的使用，从而基本没有争议。“商标注册人”是一个广义的概念，既包括通过申请注册程序取得商标专用权的原始注册人，也包括通过受让、继承等方式取得商标专用权的继受注册人。

复审商标转让后，受让人成为“商标注册人”，其使用商标也是法律所当然认可的。实践中出现过商标非法转让被撤销后“受让人”的使用不被承认的案件。在第767897号“费雷FEILEI及图”商标撤销复审案件中，因商标转让行为被商标局依据人民法院判决撤销，故认定涉案的三年期间，“受让人”的使用行为无效，复审商标予以撤销①。本案转让手续是受让人通过伪造公章欺骗主管机关的方式办理的，“受让人”违反了法律的禁止性规定，其使用行为既违背真正的商标权人的意志，也不能正确地标示商品来源，故不能被视作维持商标注册的有效使用。

2、被许可人的使用

许可使用作为商标权权能实现的重要形式之一，在经济生活中日益普遍。被许可人经授权获得商标使用权，其使用行为无疑也是法律所承认和保护的使用。在撤三案件中，关于被许可人使用问题主要集中在以下几点：

⑴无书面许可协议的许可

包括始终无书面许可协议、口头许可、事后签订书面许可协议、书面许可协议存疑等情形。在无书面许可协议的情况下使用效力的认定问题在较早期的评审诉讼案件中较为集中，许多复审决定和判决认为无书面许可合同的使用应视为未经权利人授权的使用，不能作为商标使用的有效证据。如，第3202957号“NYCIL”商标撤销复审案件中，法院认定对带有复审商标的产品进行了销售，但在签订采购合同时，被许可人还没有取得对复审商标的使用许可，证据间在时间上相冲突，不能形成一个完整的证据链②，故不能认定复审商标实际使用。在第634764号“MANGO”商标撤销复审案中，因许可合同真实性存疑，故法院判决认定使用不具有合法有效的授权来源，未经商标权人的许可对于注册商标的使用不属于商标权人控制下的使用③。

相反的认定也有不少。如，第875969号“现代”商标复审案，使用许可合同时间晚于使用证据显示时间，但鉴于双方使用许可关系真实存在（注：指在后签订了商标管理使用合同），故许可人的使用视为获得追认④。许可关系的成立，并不以书面形式为限，口头形式和其他形式的合同亦属合法。故只要能确认许可关系的存在，应对这种许可下的使用予以认可，而不必拘泥于合同的具体形式。随着实践的发展，这种认识已经成为主流。

⑵注册人被吊销营业执照后的许可使用

注册人被吊销营业执照后，其主体资格仍然存在，依法具有民事权利能力和民事行为能力，其所进行的商标许可等民事行为应为有效民事行为。在第313758号“三得利SDL及图”商标撤销复审案件中，商评委认定企业被吊销营业执照后，虽具有法人主体资格，但依法应停止经营活动，故商标许可行为明显违反相关法律，“被许可人”的使用不属合法使用，法院判决持相反观点，认可许可行为的有效性⑤。

⑶再许可的使用

在第738354号“康王”商标撤销复审案件中，云南滇虹公司为复审商标的被许可人，在其与商标权人的许可合同中约定复审商标不得再许可他人使用，后云南滇虹公司从商标权人处受让复审商标，商评委认定云南滇虹公司授权昆明滇虹公司使用复审商标的行为，在并未遭到商标权人反对的情况下，应视为有效使用。一审法院认为在涉案时间段内，云南滇虹公司仅有复审商标使用权且不得许可他人使用，故昆明滇虹公司不能根据云南滇虹公司的再许可取得复审商标使用权，因此昆明滇虹公司的使用行为不能认为是云南滇虹公司的使用行为，进而认定使用行为无效⑥。相反地，如果按照许可合同，被许可人有权许可他人使用，则再被许可人的使用具有了合法的权利来源，其使用效力也是受到法律保护的。

3、商标权人控制下的使用和不违背商标权人意志的使用

Trips协议第十九条第二款规定，在受所有人控制的情况下，另一方使用该商标应视为为保留商标注册而使用商标。2010年，最高人民法院在商标授权确权意见中明确：商标权人自行使用、许可他人使用以及其他不违背商标权人意志的使用，均可认定属于实际使用的行为。

Trips协议“受所有人控制”的表述与商标法关于商标使用许可的规定在内涵上基本一致⑦。从前述最高法院意见用语的逻辑关系可以推测，“其他不违背商标权人意志的使用”应是与“许可他人使用”相并列的一个概念。笔者理解，这种情形主要是指商标权人和商标使用人间不存在明示或默示的许可使用关系，商标权人知道他人未经授权使用自己的商标却不反对的。这意味着在撤销三年不使用程序中商标使用主体的范围存在进一步扩大的可能性，这需要结合案情在个案中具体判定。

“康王”案中商评委之所以承认昆明滇虹公司的使用，主要原因正是在于复审商标原注册人在云南滇虹公司自行“再许可”昆明滇虹公司使用复审商标后，非但没有反对，仍将复审商标转让给云南滇虹公司，故推定该“再许可”并不违背商标权人的意志。实践中，这种“其他不违背商标权人意志的使用”多发生于商标权人与实际使用人间具有一定经济上或法律上的联系，如法定代表人与企业之间或者反之。在第1658128号“Meier”商标撤销复审案件中，法院判决认为注册人提交的案外人的使用证据有效，原因在于根据企业登记文件，注册人的法定代表人也是该案外人的股东，注册人与案外人之间具有关联关系，故案外人对复审商标的使用应属不违背商标权人意志的使用⑧。

此外，在实践中较为明确的是，许可协议有无备案不影响认定被许可人作为使用主体的合法性，如法院在第1500221号“PEGEON Corporation”商标复审案中的认定⑨。商标的有偿使用与无偿使用亦不影响许可协议的有效性，从而不影响对使用行为的认定。

4、侵权人的使用

还有一种较为特殊的情形，即侵权人的使用行为应否视作商标的有效使用。在第1483721号“莎芬娜SEPHORA及图”商标撤销复审案件中，商标注册人提交了有关购买侵犯其商标专用权的产品的证据保全公证书作为商标的使用证据，评审决定认为该证据所示之商标的使用系侵权使用，不能作为复审商标合法使用的证据⑩。商标的使用须有真实的使用意图且是“用于识别商品来源的行为”，侵权的使用体现的使用意图是侵权人的意图而非真正权利人的意图，割裂了商标和商品真正来源的关系，标识了错误的来源，故其效力不应得到承认。

与此问题相关的一个问题是，在指定期间的无权使用，能否经商标注册人事后追认从而获得合法性，实践中有不同的认识：一种观点认可此种追认；另一种观点则认为商标使用行为必须有商标权人的使用意图，这种意图不能事后形成⑪。

关于无权使用，笔者认为应该区分具体情况，前述“康王”案昆明滇虹公司的使用实际上是无权使用，后经权利人的默许，其使用行为得到承认。其他的情形如权利人虽然未对无权使用人的行为表态，但其在撤三程序中将无权使用人的证据作为自己的使用证据提交，也应该认为该种使用属于“其他不违背商标权人意志的使用”。但如果权利人知悉该无权使用情况后，明确表示反对的，则该无权使用实际上是侵权使用。侵权使用的行为不能通过事后追认获得合法性，理由在于侵权违反了法律禁止性规定，而且侵权使用行为一经成立，其关于商标和商品之间的错误联系即已经客观存在，事后的追认并不能单方面改变已经形成的错误事实状态。前述“莎芬娜SEPHORA及图”商标撤销复审案中，权利人通过公证的方式对他人的侵权使用进行取证，其后又以该证据主张复审商标的实际使用，其主张应不予支持。

小结

随着经济发展和市场竞争的加剧，商标作为一种重要的无形资产和竞争工具，其作用发挥方式在不断发生变化，在商标使用主体上也呈现出扩大化的趋势。对于商标维持注册性使用中适格主体的认定，关乎商标注册人的合法权利和撤销三年不使用制度作用的发挥。在承认商标使用主体多元化发展趋势的同时，应从撤销三年不使用条款的立法目的出发，将“不违背商标权人意志”作为商标使用主体的底线。

注释：
①见（2010）一中知行初字第1467号行政判决书。
②见（2011）一中知行初字第2251号行政判决书。
③见（2011）一中知行初字第10号、（2012）高行终字第1820号行政判决书。
④见（2009）一中行初字第506号、（2010）高行终字第266号。
⑤见（2013）一中知行初字第470号、（2013）高行终字第1751号行政判决书。
⑥“康王”案为撤销三年不使用的典型案件，涉及到使用主体、商标使用的合法性判断等问题，相关案件具体情形见（2006）一中行初字第1052号、（2007）高行终字第78号行政判决书、（2007）行监字第184-1号驳回再审申请通知书。
⑦商标法第四十三条规定，许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量。被许可人应当保证使用该注册商标的商品质量。经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可人的名称和商品产地。
⑧见（2014）一中知行初字第4410号、（2014）高行终字第3695号行政判决书。
⑨见（2011）一中知行初字第2308号、（2012）高行终字第1057号行政判决书。
⑩见商评字[2013]第27745号《关于第1483721号“莎芬娜SEPHORA及图”商标撤销复审决定书》、（2013）一中知行初字第3146号、（2014）高行终字第1276号行政判决书，评审决定对侵权使用一节作出认定，判决书未就此专门评述。
⑪ 陈锦川主编、北京市高级人民法院知识产权审判庭编著《商标授权确权的司法审查》，中国法制出版社2014年版，第415页。