广告语商标侵权认定标准分析

作者单位：华东政法大学

1 案情简介

原告西蒙娜•凯利•布朗是一名励志演说家、电台节目主持人以及博客写手。她所写的博文大多以励志内容为主，鼓励读者依靠自己的力量（own one’s power）。同时，她还创办了Own Your Power传媒服务公司（Own Your Power Communications, Inc.）。该公司的理念就是“Own Your Power”（依靠自己的力量）。无论是在公司举办的活动还是出版物中，原告都使用了“Own Your Power”这一广告语。2008年凯利•布朗在美国专利及商标局注册了“Own Your Power”这一服务商标。该年7月，美国专利及商标局授权凯利•布朗在其网站及相关服务中使用“由浅蓝色字母绘制形成的‘OWN YOUR POWER’这一短语商标”。[2]

被告奥普拉•温弗莉基本无须介绍。她成功打造了自己的传媒帝国，其中包括由Harpo传播公司管理运行的杂志、网站和电视节目。在凯利•布朗申请注册“Own Your Power”商标的同时，奥普拉正计划注册“OWN”商标。但在商标检索阶段，被告发现该商标已被注册，因此改变计划申请注册“OWN ONYX WOMAN NETWORK”商标。 

2010年9月14日，《O, The Oprah Magazine》杂志十月刊开售。“Own Your Power”这一短语位于十月刊封面的正中心。短语下方的子标题为“How to Tap Into Your Strength”（如何挖掘自己的能力）、“Focus Your Energy”（集中精力）、“Let Your Best Self Shine”（让自己发光）。 

十月刊发行的两天后，《O, The Oprah Magazine》杂志举办了首次“Own Your Power”主题活动。活动主要以研讨会的形式，邀请一系列名人根据“Own Your Power”（依靠自己的力量）这一主题，发表有关自我意识、自我实现的励志演讲。随后，Harpo网站就出现了以“Own Your Power”为主题的网页，该网页下至少包括75个含有“Own Your Power”横幅的子网站。

活动结束的两个礼拜后，《O, The Oprah Magazine》杂志的Facebook官网发布了活动相关的照片。2010年9月27日，奥普拉在她的电视节目中展示了杂志十月刊的封面。此外，该杂志十二月刊的内容中还有关于如何在线观看活动视频的信息。 

《O, The Oprah Magazine》杂志十月刊发行后，原告凯利•布朗收到读者大量的询问。读者们都对凯利•布朗的服务与奥普拉的活动、网站以及杂志产生了混淆。随后，凯利•布朗提起了诉讼，认为奥普拉侵犯了其商标权。 

2012年3月，纽约南区法院认为奥普拉使用“Own Your Power”广告语的行为不足以标识商品的来源，属于合理使用，驳回了原告的所有诉求。随后，凯利•布朗向联邦第二巡回法院提起上诉。联邦第二巡回法院认为奥普拉合理使用的抗辩不充分，要求地区法院撤销地区法院对商标侵权的判决，并发回重审。然而，发回重审后，地区法院仍主张奥普拉使用“Own Your Power”广告语的行为不会造成消费者混淆，即便造成混淆，其使用也满足合理使用的要求。 

联邦法院在判决中指出，合理使用抗辩必须满足三个要素：（1）非商标性使用；（2）描述性使用；（3）善意使用。[3] 

（1）非商标性使用

被告要证明其使用行为是非商标性使用，必须要证明其使用并非是将该商标“作为吸引公众关注的标志”。[4]根据事实，奥普拉使用“Own Your Power”短语的行为包括：①《O, The Oprah Magazine》十月刊封面正中心标题为“Own Your Power”；②以“Own Your Power”为主题举办首次活动；③社交媒体上对主题活动进行宣传；④网站上公开有关主题活动的视频并发表以“Own Your Power”为主题的励志文章。 

联邦第二巡回法院认为这些行为表明，奥普拉正在尝试以“Own Your Power”为主题或口号，在其传媒集团下创办一个新的版块，特别是奥普拉在其公司旗下的网站上发表以“Own Your Power”主题文章这一行为。含有“Own Your Power”横幅的子网页中不仅仅包含杂志十月刊的内容，其中还包括大量未在杂志发表的文章。而且，这些子网页中也没有标明文章来自于《O, The Oprah Magazine》十月刊，因此读者在浏览网站时，也不会认为杂志中以“Own Your Power”为主题的内容有网站中的文章如此之多。此外，“Own Your Power”主题活动前有“首次”（“first-ever”）这一词，似乎表明还会有第二次、第三次等一系列以“Own Your Power”为主题的活动。如果以相同的主题举办多次活动时，法院通常倾向于将这一主题作为商标进行保护。[5]同样地，当公司为使得消费者看到广告语时能立即联想到特定产品，而投入大量时间和精力宣传产品广告语时，法院也会对广告语进行商标保护。[6]因此，联邦第二巡回法院认为被告使用“Own Your Power”广告语的行为属于商标性使用。 

地区法院认为，原告不能证明被告有明确的计划打算以“Own Your Power”为主题创立一个新的产品或服务线。被告使用“Own Your Power”的行为只是因为2010年9月16日举办的活动。此次活动之后，被告就不再使用“Own Your Power”这一短语。此外，原告也没有证明被告使用“Own Your Power”是为了将其作为吸引公众的标志。被告每次在使用“Own Your Power”广告语时都标注了自己的商标，可以表明被告将Oprah作为自己产品或服务的商标，而非“Own Your Power”。[7]因此，地区法院认为被告使用“Own Your Power”广告语的行为属于非商标性使用。 

（2）描述性使用

联邦第二巡回法院认为，被告使用“Own Your Power”广告语与构成描述性使用的情形不同。法院认为广告语越是常见用语（common usage），就越容易被认定为描述性使用。[8]被告主张“Own Your Power”属于流行用法（popular usage）。但是，流行用法并不是证明描述性使用的必要前提。[9]本案，“Own Your Power”广告语并非用于描述杂志的内容。杂志封面的中心主题是“Own Your Power”，下方子标题为“How to Tap Into Your Strength”（如何挖掘自己的能力）、“Focus Your Energy”（集中精力）、“Let Your Best Self Shine”（让自己发光），右侧的文章标题为“THE 2010 O POWER LIST! 20 Women Who Are Rocking the World”（2010 O年度风云人物！20位影响世界的女性）。尽管两个主标题都出现了“Power”一词，但并不表明“Own Your Power”短语描述了文章的内容。比如，“风云人物”（Power List）一文列出了20位杰出的女性以及她们的个人信息，但是该文并没有详细说明这些女性是如何获得成功的。针对如何成为有影响力人物这一问题，该文也没有给读者提供明确的建议。而且，杂志中没有一篇文章的标题为“Own Your Power”。因此，联邦法院认为被告使用“Own Your Power”广告语的行为不属于描述性使用。
地区法院认为“Own Your Power”广告语属于常见用语，被告的使用为描述性使用。根据奥普拉提供的证据，至少从1981年起，“Own Your Power”（依靠自己的力量）就常用于鼓励人们依靠自己的力量取得成功。1993年，奥普拉本人就在Spelman大学学位授予演讲中用到“Own Your Power”这一短语。本案中，被告在杂志封面上使用“Own Your Power”只是为了描述本期杂志的主题。[10]同样地，在被告举办的活动中，“Own Your Power”短语和其他励志词汇一同出现，都是为了明确活动的主题。[11]因此，地区法院认为被告使用“Own Your Power”广告语的行为属于描述性使用，不具有商标性使用的意义。 

（3）善意使用

若商标在后使用者有意在自己的商品或服务中使用商标权人的商标，从而造成消费者对商品或服务来源的混淆，那么法院认为商标在后使用者不满足善意使用的条件。[12] 

联邦法院认为，被告使用“Own Your Power”广告语时明显标注了自己的商标，有助于证明被告并非想窃取原告因使用“Own Your Power”商标所积累的商誉。但原告提出，奥普拉在计划注册“OWN”商标时进行了商标检索，发现“OWN”商标已被注册，从而改为注册“OWN ONYX WOMAN NETWORK”商标。因此，在检索阶段，被告应该意识到原告“Own Your Power”服务商标正在申请注册。据此，原告认为被告使用“Own Your Power”广告语不是善意使用。根据双方辩解，被告无意窃取原告商标所积累的商誉与被告已知原告在先商标的申请，这两个事实因素的衡量成为判断被告使用“Own Your Power”广告语是否属于善意使用的关键。但是，在申请撤案动议的案件中，联邦法院不会解决这类事实争议。因此，联邦法院要求地区法院重新衡量该案的事实因素。 

地区法院认为，尽管被告使用“Own Your Power”时已知原告的在先商标，某种程度上可以证明被告的使用并非善意。[13]但是判断善意使用的关键在于，被告是否有意造成消费者混淆。[14]本案中，被告和原告“Own Your Power”字样完全不同，而且被告在使用该广告语时还标明了自己的商标，这都不会使消费者对两者的商标产生混淆。据此，地区法院认为被告使用“Own Your Power”广告语的行为属于善意使用。 

根据以上三个因素的综合分析，被告在使用“Own Your Power”时还明显标注了自己的商标，“Own Your Power”广告语并不能识别杂志和活动的来源，也没有造成消费者的混淆，而只是将该广告语用于描述杂志与活动的主题。因此，最终地区法院判定奥普拉使用“Own Your Power”广告语的行为属于合理使用，并不构成对凯利•布朗“Own Your Power”商标的侵犯。 

2 广告语商标侵权标准分析

广告语商标与其他商标侵权判断的标准并无二致。根据地区法院的重审判断，首先原告要证明其商标是受到保护的，其次要证明被告使用广告语的行为具有混淆的可能性。[15]最后分析被告的使用是否属于合理使用。 

（一）广告语是否受到商标法保护

由于奥普拉一案，原告的商标是已注册商标，因此可以推定原告的商标是受到保护的，原告有权在商业行为中排他性的使用该商标。[16]尽管如此，被告还是对原告商标的有效性提出了质疑，认为“Own Your Power”缺乏显著性。 

根据标识固有显著性程度的不同，主要分为通用标识（generic mark）、描述性标识（descriptive mark）、暗示性标识（suggestive mark）、臆造标识（fanciful or arbitrary mark）这四种类型。其中臆造标识和暗示性标识具有固有的显著性，因此直接受到商标法的保护。描述性标识只有在存在第二含义（secondary meaning）的情况下，才受到保护。通用标识则不受到商标法的保护。 

广告语通常都是为了促进消费者购买产品。因此，大部分的广告语都描述了商品或服务的特点。例如，上述案件，原告使用“Own Your Power”是为了描述他们所提供的励志类服务。我国《广告法》第二条第一款规定：广告是指商品经营者或者服务提供者承担费用，通过一定媒介和形式直接或者间接地介绍自己所推销的商品或者所提供的服务的商业广告。显然，广告语的本质是推销商品或服务的描述性文字。格力空调的广告语“格力，让世界爱上中国造”，百度的广告“百度一下，你就知道”，乐百氏“27层净化”的纯净水等都属于描述“商品的用途、大小、提供者、性质、使用者类别、一个令人满意的特征或者对使用者产生的最终效果”的描述性标识。 

因此，若要保护这些广告语，必须要证明该广告语具有第二含义。第二含义是指，在长期和广泛使用广告语后，消费者在广告语与其所描述的商品或服务之间建立了唯一对应的关系，消费者已经把广告语作为区分商品或服务来源的标志。 

根据美国先例，第二巡回法院在判断是否具有第二含义时，通常会考虑以下六个因素：（1）广告花费；（2）消费者对商标来源认识的调查；（3）媒体对产品的自动报道；（4）销售是否成功；（5）是否有人抄袭涉案标识；商标使用的时间和排他性。[17]奥普拉一案，从2009年到2013年，原告在“Own Your Power”商标上投入的广告花费一共才2957美金。而且，原告未对消费者进行调查，也没有提供媒体有关其公司或活动的报道。因此，消费者并没有在“Own Your Power”与原告所提供的服务之间建立唯一对应的关系。地区法院认为原告的“Own Your Power”广告语不能作为商标受到保护。 

（二）被告的行为是否会产生混淆可能性

美国法院判断混淆可能性最基本的方法就是逐一分析宝丽来因素（Polaroid factors）。[18]分别是标识的强度、两个标识之间的相似度、两类产品之间的相似度、在先商标权人缩小差距的可能性、实际混淆、被告是否善意、被告产品的质量和顾客的档次这八个因素。 

在先标识的强度越强，消费者越容易认为在后标识的商品或服务来源于在先标识。然而广告语的描述性特征使其不具有固有强度，因此原告必须通过市场建立的强度来证明具有混淆的可能性。而具有第二含义的标识通常具有市场强度。[19]根据奥普拉一案，在分析市场强度时，也可以考虑广告花费、消费者商标来源认识的调查、媒体的自动报道等六个因素。 

涉案的两个标识之间越相似，及其商品或服务越相似，消费者越容易产生混淆的可能性。法院在判断标识的相似度时，必须根据标识所含的文字内容及形状、图案等，进行整体的判断。[20]法院在判断标识所代表的商品或服务的相似度时，则要从双方的竞争关系这一方面进行考虑。奥普拉一案指出，即便双方提供相似的服务，还需要考虑双方服务的地理范围、市场定位、观众吸引力等综合因素，从而判断双方是否具有直接的竞争关系。[21] 

在先商标权人缩小差距的可能性、被告产品的质量以及顾客的档次这三个因素，在广告语侵权案件中，主要取决于双方所占据的消费者市场。由于奥普拉的知名度，凯利•布朗与奥普拉之间的营业额以及顾客范围都具有较大的差距，其服务定位于顾客的档次也具有很大的区别，因此两者消费者很难产生混淆。根据奥普拉所提供的顾客调查报告，事实上消费者也没有对原被告双方的标识产生混淆。 

判断是否具有混淆可能性时，善意使用是指被告是否知道原告的在先商标。奥普拉案中，地区法院指出，虽然被告知道“Own Your Power”这一短语，但被告在杂志与活动中使用的广告语与原告所注册的浅蓝色字体的广告语不同，可以认为被告是具有善意的。
根据上述分析可以得出，美国法院在判断原被告所使用的标识是否存在混淆可能性时，是从广告语的整体进行判断，包括文字形式及图案颜色等，而不仅仅考虑广告语所含的文字内容。 

（三）被告是否属于合理使用

若原被告双方的标识具有混淆可能性，那么就要分析被告使用广告语的情况是否属于合理使用。这也是奥普拉案件最主要的争议焦点。 

从上述案情分析可以看出，判断商标合理使用必须要满足三个要素，分别是非商标性使用、描述性使用与善意使用。 

美国法院在判断非商标性使用时，关键在于在后使用人是否将广告语作为吸引公众关注的标志，描述性使用的关键在于广告语是否属于常见用于，善意使用的关键在于被告是否容易与消费者产生混淆。这里需要注意的是，纽约南区法院认为，判断合理使用时所要求的善意与判断是否存在混淆可能性时所要求的善意是不同的。在判断是否存在合理使用时，法院需要考虑被告的主观目的。而判断混淆可能性时，法院是根据客观事实判断被告在使用广告语时是否知道原告的在先商标。 

广告语商标要受到商标法的保护，必须要具有显著性。而广告语作为吸引消费者购买产品或服务的宣传语，通常都描述了产品或服务的内容。因此，企业必须在描述性的广告语上投入大量的精力，进行宣传，使消费者在广告语与特定的产品或服务之间建立唯一的联系，从而广告语才具有商标区别来源的作用。在广告语侵权案件，也因为广告语的描述性，在后使用人很有可能满足合理使用的条件。因此，商标法对一般的广告语保护较弱。企业若想通过商标法保护广告语，必须在常用语范围外选择具有创意又便于宣传的短语，这对企业文化建设提出了较高的要求。

注释：
[1] 数据来源于www.zhichanli.com
[2] 717 F.3d 295.
[3] 参见15 U.S.C. § 1115(b)(4); EMI Catalogue P’ship, 228 F.3d at 64.
[4] 参见JA Apparel, 568 F.3d at 400.
[5] 参见2 J. THOMAS MCCARTHY, MCCARTHY ON TRADEMARKS AND UNFAIR COMPETITION § 10:7 (4th ed. 2012).
[6] 例如Nike, Inc. v. “Just Did It” Enters., 6 F.3d 1225, 1227–28 (7th Cir.1993); Cont’l Scale Corp. v. Weight Watchers Int’l, Inc., 517 F.2d 1378, 1379–80 (C.C.P.A.1975); Chem. Corp. of Am. v. Anheuser–Busch, Inc., 306 F.2d 433, 436 (5th Cir.1962).
[7] Cosmetically Sealed, 125 F.3d at 30.
[8] 例如Cosmetically Sealed Indus. 125 F.3d at 30.Packman, 267 F.3d at 641.EMI Catalogue P’ship, 228 F.3d at 65.
[9] 参见Sands, Taylor & Wood Co., 978 F.2d at 952–53.
[10] 十月刊的封面主题还包括：“Unlock Your Inner Superstar: Our 4–step plan”;
[11]“The 2010 O Power List!: 20 Women Who Are Rocking the World”; “How to Tap Into Your Strength”; “Focus Your Energy”; “Let Your Best Self Shine”。
[12] EMI Catalogue P’ship, 228 F.3d at 66.
[13] Arrow Fastener Co., Inc. v. Stanley Works, 59 F.3d 384, 397 (2d Cir.1995).
[14] EMI Catalogue P’ship v. Hill, Holliday, Connors, Cosmopulos Inc., 228 F.3d 56, 66 (2d Cir.2000).
[15] 参见Lois Sportswear, U.S.A., Inc. v. Levi Strauss & Co., 799 F.2d 867, 871 (2d Cir.1986).
[16] Cartier, Inc. v. Three Sheaves Co., Inc., 465 F.Supp. 123, 128 (S.D.N.Y.1979).
[17] 参见Rockland Exposition, Inc., 894 F.Supp.2d at 315. Courts within the Second Circuit look at six factors to establish whether a mark has acquired secondary meaning: (1) advertising expenditures, (2) consumer studies linking the mark to a source, (3) unsolicited media coverage of the product, (4) sales success, (5) attempts to plagiarize the mark, and (6) length and exclusivity of the mark’s use.
[18] Polaroid Corp. v. Polarad Elecs. Corp., 287 F.2d 492, 495 (2d Cir.1961).
[19] Denimafia Inc. v. New Balance Athletic Shoe, Inc., 2014 WL 814532, at *12 (S.D.N.Y. March 3, 2014)
[20] Gruner + Jahr USA Publ’g v. Meredith Corp., 991 F.2d 1072, 1078 (2d Cir.1993).
[21] Savin Corp. v. Savin Grp., 391 F.3d 439, 458 (2d Cir.2004)