商标反向混淆理论的“七宗罪”

作者：李扬 中山大学法学院教授 博士生导师

（本文根据本人2016年10月15日在最高人民法院深圳大学知识产权司法保护理论研究基地主办的知识产权司法保护前沿问题研讨会上的发言整理而成，目的在于引发思考，论证和结论都不一定正确，欢迎各位专家批判指正）

未经商标权人同意在相同或者类似商品上使用与商标权人商标相同或者近似的商标导致的混淆，有所谓正向混淆和反向混淆之分。未经商标权人同意，行为人在相同或者类似商品上使与商标权人注册商标相同或者近似的商标，导致相关公众误以为其商品来源于商标权人的，是为正向混淆。未经商标权人同意，行为人在相同或者类似商品上使与商标权人注册商标相同或者近似的商标，导致相关公众误以为商标权人的商品来源于行为人的，是为反向混淆。

商标反向混淆理论虽发端和确立于美国判例法【1918年霍姆斯法官在International News Service v.Associated Press（248 U.S.215，247(1918)）一案中提到过商标反向混淆问题。在1997年的Big O Tire Dealers，Inc. v. Goodyear Tire&Rubber Co.，561 F.2d 1365 1372(10th Cir. 1977)案中，商标反向混淆理论得以正式确立。】，却“成名”于中国。自百事可乐饮恨“蓝色风暴”，被法院首次以商标反向混淆为依据判决侵害原告商标权且被判赔偿原告300万元【（2007）浙民三终字第74号】之后，陆续又出现了以商标反向混淆为依据判决被告侵害原告商标权的纵横二千（G2000）兵败“2000”案【判赔金额1257万元，（2008）浙民三终字第108号】、CASTEL醉倒 “卡斯特”案【判赔金额3373万元，一审、二审分别为温州中院、浙江高院，该案最高院提审，改判赔金额50万。（2014）民提字第25号】、New Balance误入“新百伦”案【一审广州中院判赔金额9800万，二审判赔500万，（2015）粤高 法民三 终字第444号】等在国内外引起巨大反响的判决。（以上案件的悲情指数，可参见吴让军 ：《商标摊上反向混淆，都是大事》，《知产力》2015年5月7日发布。）这些判决出现后，国内学者纷纷撰文鼓吹中国应当借鉴美国反向混淆判例法经验，从而使该理论变成了国内极少数法院判决商标侵权和极少数企业手中打击竞争对手的抢手货。

极为有趣的是，2016年1月14日在深圳召开的中美知识产权峰会上，笔者问过美国联邦巡回上诉法院前著名法官雷德，在美国以商标反向混淆为依据认定被告侵害原告商标权以及构成不正当竞争的案例究竟有多少。未曾料到的是，雷德法官的回答竟然是，不太清楚什么是商标反向混淆理论！笔者大胆揣测，第一种可能是，虽然这位美国联邦巡回上诉法院前著名法官心里清楚什么是商标反向混淆，但为了保护美国在华驰名或者知名商标被中国人抢注的企业利益，揣着明白装糊涂。第二种可能是，虽然雷德法官清楚什么是商标反向混淆，但不赞成以商标反向混淆为依据判决被告侵害原告商标权。第三种可能是，虽有美国巡回法院以商标反向混淆为依据判决被告侵害原告商标权，但商标反向混淆理论本身在美国存在巨大争议，将该理论作为侵权判决依据的商标侵权案件数量极少，商标反向混淆理论和相关判例影响极为有限，以至于雷德法官真的没有听说过什么是商标反向混淆理论。不管属于哪一种情况，我国某些法院不加分析地引进并作为相关案件判决依据的做法，就像刘春田会长当日评论我所提问题以及雷德法官的回答时所说的那样，将一种美国都可能已经不再怎么用的理论当做宝贝，并作为商标侵权和损害赔偿判决的依据，算个什么事！

尽管笔者认为，商标反向混淆理论在美国的真实状况特别是现状有待进一步考证，但就中国实际状况而言，动辄以商标反向混淆为依据判决被告侵害原告商标权并赔偿原告高额损失，至少存在以下“七宗罪”。

商标反向混淆理论欠缺成熟的理论基础，其罪一也。虽然不乏争议，但一般认为，商标法制止商标正向混淆以激励理论为基础，即商标法授予排他权、制止商标混淆性使用，意在激励商标注册申请和商标使用，最终促进产业的发展。然而，激励理论难以成为制止商标反向混淆的基础。制止商标反向混淆虽可使知名度甚小或者基本无知名度、市场规模微小的商标在先使用者获得从知名度高、市场规模大的商标在后使用者身上咬下一块肥肉的武器，从而刺激商标注册申请中的机会主义行为，但从已发生的商标反向混淆案例看，从狮子身上咬下一块肥肉才是此类案件中商标在先使用者的唯一目的，其根本没有在产业活动中真实、勤勉使用商标的动力，遑论促进产业发展。

也有商标反向混淆理论的支持者提出，制止商标反向混淆意在保护商标作为财产的价值，非以制止搭便车的混淆性使用行为为出发点，因而以财产权理论为基础。此种观点亦值得商榷。商标虽可成为信用的化体而具有财产价值，但无法脱离具体营业而独立存在。脱离了具体营业的商标就沦落为了单纯的标识，难谓有财产价值，甚至一钱不值，而且知名度越小的商标，情况越是如此。即使商标属于财产，其透过广告功能所反映出来的财产价值也很可能不值得动用商标法或者反法进行保护。（详细解说参见田村善之，《商標法》第2版，弘文堂2000年版，第5-8页）。

商标反向混淆理论违反知识产权法定原则，其罪二也。我国原商标法第五十二条第二项未规定导致相关公众混淆为商标近似侵权的法律构成之一，解释论上虽将混淆作为认定商标是否近似的因素之一，但无论立法论层面还是解释论层面，都从正向混淆角度解释商标是否近似。现行商标法第五十七条第二项虽然增加了“容易导致混淆的”作为商标近似侵权法律构成要件之一，解释论上亦可将这里的混淆解释为包括容易导致相关公众“正向混淆”和“反向混淆”两种情况，但既然商标法第五十七条第二项并未明确规定这里的“混淆”包括“反向混淆”，就不宜做扩张解释，随意扩大注册商标权排他的边界。认为商标法第五十七条第二项规定的混淆包括了反向混淆，有违知识产权法定原则，将产生严重限制他人选择和使用商标进行自由竞争的后果。

商标反向混淆理论主张以商标反向混淆为依据认定商标在后使用人侵权，难谓符合商标法创设商标权的目的，其罪三也。商标法创设效力及于全国范围的排他权的最终目的是促进产业的发展。商标反向混淆类案件中，原告基本是规模非常小的企业，甚至是个人，其使用的商标知名度极低，甚至根本没有知名度，而且往往偏安一隅，不思进取，也无能力进取。笔者专门查询过因为商标反向混淆胜诉并获赔的几个原告现状，结果不可谓不令人啼笑皆非：广州新百伦领跑鞋业有限公司官网公开的2014年度报告显示，2014年资产总额为1.38万人民币，营业总收入、纳税总额均为零，所有者权益合计为负0.62万人民币，利润总额和净利润均为负0.62万人民币，公司负债总额为2万人民币，2015年和2016年上半年则未有任何数据公示。蓝色风暴案的原告浙江蓝野酒业有限公司和卡斯特案原告上海班提酒业有限公司虽存续，但经营状况显示为“未公示”。其他胜诉原告通过公开的渠道，则查询不到任何消息。以我国国民心理和素质，如果经营状况良好，员工多多，纳税多多，早就通过各种渠道开吹了。此种状况只能印证一个事实：商标反向混淆案件中胜诉的原告，尽管通过各种手段获得了一个商标权，但该商标权存在的惟一目的就是劫持商标在后使用者，对产业发展基本没有或者毫无贡献。

相反，商标反向混淆案件中的被告，比如NEW BALANCE、百事可乐、CASTEL等则都是赫赫有名的大企业，其使用的商标知名度极高，市场规模极大，员工多多，纳税多多，对产业发展的贡献多多。在此情况下，允许在先商标权人以反向混淆为由指控商标在后使用人侵权，显然违反商标法创设商标权的目的，而且会为我国早已泛滥的抢注国外驰名商标之风推波助澜，纵容不劳而获的盗窃心理。

商标反向混淆理论以商标反向混淆为由认定商标在后使用人侵权并判决高额赔偿，与权利懈怠的衡平原则严重相背，其罪四也。虽然学者们总结的构成商标反向混淆的要件有多有少，意见不尽相同（比如，杜颖教授总结了如下三要件。1.商标在后使用者市场地位强于在先使用者 。2.商标在后使用者是否存在恶意不是判断是否构成商标反向混淆的关键要素。是否知晓原告商标存在、是否存在搭便车故意，不影响反向混淆成立。3.消费者对产品来源或者原被告关系发生混淆。参见杜颖：《商标反向混淆构成要件理论及其适用》，《法学》2008年第10期。黄武双教授总结了如下四要件。1.双方是否存在竞争关系 。2.在先使用者是否有意弥补差距。在后使用者覆盖在先使用者商标可能进入的领域的行为构成侵权。3.在后使用者是否存在未进行商标检索等疏忽。4.混淆可能性。参见黄武双：《反向混淆理论与规则视角下的“非诚勿扰”案》，《知识产权》2006年第1期。），但有一点是共同的，即都认为商标反向混淆的构成要件之一是，在后商标的知名度、商标在后使用者的市场地位都强于商标在先使用者。这一点极为重要。在后使用商标之所以能够达到高度知名状态、商标在后使用者的市场地位之所以达到强于商标在先使用者的状况，基本上都是商标在先使用者放水养鱼再企图杀鱼的结果。从时间上看，商标反向混淆一般都要经历一个缓慢的形成过程，实务中尚未见到在后使用商标为了劫持在先使用商标，通过广告等方式狂轰滥炸一夜之间变得驰名的案例发生。也就是说，从商标在先使用者的角度看，商标反向混淆的形成，往往是其懈怠行使权利的结果（参见李扬：《商标侵权诉讼中的懈怠抗辩》，《清华法学》2015年第2期。）。法言云，“躺在权利身上睡大觉的人不值得保护”。不顾此种事实，以商标反向混淆为由，径直判决被告赔偿商标在先使用者高额的所谓损失，显然与在先商标的知名度和价值相严重背离，给人一种极不和谐之感。

“商标反向混淆”类商标侵权案件中，“混淆”要件很难成就，商标反向混淆理论以很难成就的“混淆”要件为由，主张商标在后使用者侵害商标在先使用者商标权，其罪五也。美国第二巡回法院1961年确立了判断是否导致混淆的Polaroid8要素标准。（1）商标强度、（2）商标的近似度、（3）产品近似度、（4）商标在先使用人跨越产品之间距离的可能性、（5）实际混淆、（6）被告采用自己商标的善意程度、（7）被告产品的质量、（8）购买者的成熟度。此外，（9）商品价格是极为重要的考量因素。商标反向混淆类案件中，综合考量上述9个要素，极难得出在后商标的使用可能导致相关公众误认为商标在先使用者的商品来源于商标在后使用者。

商标反向混淆理论所主张的反向混淆，缺少实证数据支持，其罪六也。商标正向混淆类案件中，商标在后使用人使用竞争性商标，具有搭在先商标知名度便车的目的，这是商标正向混淆侵权发生和必须被制止的内在动因。商标反向混淆案件中，在后商标使用人根本不具备此种动因。有些学者认为，商标反向混淆成立的要件，无需正向混淆侵权发生同样的内在动因，而以剥夺商标在先使用者的市场主体身份、产品独立资格以及未来的市场发展空间为前提。话虽如此，正如上文在讨论反向混淆罪三时所指出的，实务上尚未见到有在先使用者的市场主体身份、产品独立资格以及未来市场发展空间因为反向混淆被剥夺的真实案例。毋宁说，主要或者惟一目的在于抢注并试图狮子大开口从商标在后使用者身上咬下一块肥肉的商标在先使用者，本来就没有真正获得市场主体身份、产品独立资格，更勿论存在未来市场发展空间。

商标反向混淆不但对商标在先使用者无害，反而有利于商标在先使用者，商标反向混淆理论罔顾此种事实，依旧主张商标在后使用者侵犯商标在先使用者商标权，其罪七也。1993年美国第二巡回法院在w.w.w.phameceutial Co.v.Gellette Co.(984 F.2d 567，575(2d Cir.1993))中认为，如果消费者认为在先使用的小企业的商标与规模大、资产雄厚的在后使用者有某种联系，则在先使用的小企业就可以利用在后使用的大企业的信誉，搭大企业的便车。也就是说，即使存在所谓的反向混淆，对商标在先使用者也有利无害，对相关公众亦是如此。任何一种行为，之所以在法律上必须做出负面评价，要么损人既利己，要么损人不利己。商标反向混淆案件中，难谓存在此种情况。商标反向混淆理论主张法律上并不具有可责难性的商标使用行为构成商标侵权，实难苟同。

综上所述，笔者主张，既然商标反向混淆理论存在“七宗罪”，在商标侵权判定中，就应当坚决废弃这一理论。废弃这一理论之后，碰到蓝色风暴之类的案件，法院可视情况，以权利懈怠法理（默示许可、权利滥用）为依据，或者以不存在混淆可能性为由，驳回原告所有诉讼请求。