论界定商标侵权使用行为的两步审查法（二）

        二、对三类案件的解释 

        之所以选择三种典型的商标侵权案件，是因为笔者发现这些类型案件的判决说理并不充分、理论界至今没有给出非常令人信服的解释。不对这些案件中的行为定性说理提供一个新视角，对商标侵权使用行为的认知就会停滞不前。本文的“两步审查法”正是一种新视角，可以对这些典型案件中的行为作出清晰定性。 

        (一)关键词商标侵权案件 

        我国自2006年以来发生了多起关键词商标侵权案件，在这种类型的商标侵权案件中，广告商和搜索引擎是否该承担商标直接侵权责任，关键在于商标使用行为的认定。笔者通过整理北京、上海和广州法院审理的多起案件后发现：(1)广告商应当承担商标直接侵权责任。A.上海判决中的侵权行为是“网站网页显著位置突出使用商标”；B.广州判决和北京判决中的侵权行为是“选定关键词竞价并在网站网页中使用关键词”。(2)搜索引擎不承担商标直接侵权责任，因为搜索引擎没有实施设定关键词的行为。A.上海判决和北京判决均认为，关键词竞价服务是一种信息检索服务；B.广州判决认为，关键词竞价服务是广告服务。(3)从判决结果看，三个案件的唯一分歧在于搜索引擎的共同侵权责任，三者对搜索引擎注意义务的承担有不同的意见(即使上海和广州的判决都认为搜索引擎应当承担相应的注意义务，但承担注意义务的根据或理由不同)。 

        上述法院对(搜索引擎)商标使用行为的否定，是在事实层面(事实上没有实施或没有证据证明已经实施)的说理，没有在法理层面揭示。依笔者之见，在关键词商标侵权案件中，网络服务提供者提供一种技术服务，内容包括：允许广告商选择与商标相同的标记作为关键词、存储这些标记并基于此显示客户的广告。这种技术服务提供行为相对涉案商标而言具有中立性，因为搜索引擎并未利用涉案商标来推销自己的搜索服务，因此不构成商标直接侵权。欧盟法院采相同见解“为使用标记创造必要的技术条件以及因为提供这种服务而接受报酬的事实，不意味着提供此种服务的行为构成标记的使用”。⑩ 

        (二)定牌加工案件 

        我国法院对定牌加工案件的关注已经从混淆可能性转向商标使用行为，法院通常认为，如果商品不进入流通领域，商标就无法发挥识别功能，没有发挥识别功能，则并非商标法意义上的使用行为：“商品不进入流通领域，商标只不过是一种装饰。对外‘贴牌加工’行为，加工方按照委托方的要求，将商标贴附于加工之产品上，就其性质而言，属于加工行为，不是商标法意义上的商标使用行为。”(11)这一判决实质上将商标使用行为限定在流通领域了。 

        针对这一判决说理，有两点疑问：第一，我国《商标法》并未将商标使用行为局限在流通领域，司法实践却作出了这种限定，是否具有合理性?第二，加工方的行为究竟是否构成商标使用行为? 

        1.商标使用行为是否限于流通领域 

        设想销售商仓储了一批假冒商品，在正式将这些假冒商品销售之前被查获。由于我国《商标法》第57条第3项仅仅禁止“假冒注册商标的销售”，且按照上述意见(未进入流通领域，则不构成商标使用行为)，权利人无权禁止上述仓储行为。笔者支持这种结论，但不认为商标使用行为仅限于流通领域的行为。 

        首先，这种观点难获比较法的支撑。我国台湾地区“最高法院”认为仓储行为构成商标使用行为：“将商标图样贴附于商品，如有继续销售或意图供未来销售之用，虽尚未实际销售仅堆放于仓库，则属为行销之目的而持有附商标之商品，构成商标使用行为。”(12)《欧盟商标协调指令》第5条第3款第2项与我国台湾地区的上述见解相同，禁止销售带有标记的商品(offering the goods)、或者将它们投放于市场或者基于上述目的予以存储，或者许诺销售或提供带有标记的服务。(13) 

        其次，这种观点不合逻辑。仓储行为不是商标使用行为，原因在于其性质上属于技术服务行为，与有没有进入流通领域毫无关系。因此，仓储商不可能构成商标直接侵权，我国《商标法》第57条第6项和《商标法实施条例》第75条将仓储行为定性为间接侵权行为，具有合理性。至于“有没有进入流通领域”与“是否发挥识别功能”是两个层面的讨论，“没有进入流通领域”(一种商品实然状态)不会影响“是否发挥识别功能”(一种标记的作用)的性质判断，仓库中假冒商品上的商标在性质上也是将来“用于识别商品来源”(《商标法》第48条的文句)，按说也应该构成商标使用行为——如果不考虑本文的标准，因此，所引判决理由经不起推敲。 

        2.加工方的行为不属于商标使用行为 

        在定牌加工案件中，加工方所实施的行为也是一种技术服务，加工方没有利用商标推广加工服务，商标上的商誉强弱与加工方的加工服务没有关系，在商标与加工服务之间不存在“经济关联”，因而也不构成商标使用行为，加工商不承担商标直接侵权责任。以欧盟法院审理的红牛案为例，一审、二审法院均认为，Winters在标有Bullfighter标志的空罐中实施灌装的行为构成商标侵权。欧盟法院对此持否定意见，为使用标志创造必要的技术条件以及因此项服务而受偿，这不意味着提供此项服务的一方使用了标志。本案中的服务提供者根据他人的订单和指示，在已经标有近似他人商标的空罐上进行灌装，仅仅实施了产品生产过程中的技术性部分，服务提供者对那些罐头的外在表见、尤其是上面的标志不存在任何利益，不构成《商标指令》第5条意义上的侵权行为，而仅仅为他人使用商标创造必要技术条件。(14) 

        (三)假冒木板装修案 

        再以司法实践中争议较大、认识较为模糊的一则案件为例。在深圳市中级人民法院审理的“伟业”商标案中，酒店的经营者委托他人对酒店进行装修，原告发现装修工程中使用的“伟业牌”木板属于假冒注册商标的商品，遂对酒店经营者和装修者提出商标侵权之诉。一审法院和二审法院均认为，侵害注册商标专用权的行为不包括使用假冒注册商标商品的行为。(15)从判决理由看，法院采取了一种严格法定主义的立场，认为《商标法》第57条第3项仅仅禁止“假冒注册商标商品的销售”，而未禁止“假冒注册商标商品的使用”。该案的审理法官归纳裁判要旨为：“使用假冒他人注册商标的商品，即使该使用人是公司，也不构成商标侵权。但特殊情形除外”。(16)法官进一步解释，此案中的使用不同于下列“使用”：肯德基快餐公司分别在餐饮服务和茶具商品上注册了“肯德基”商标，而某餐饮酒店购买了印有假冒“肯德基”字样的杯子，并在其提供的餐饮服务中使用，这可能导致消费者误以为该酒店与肯德基公司有关联关系，其行为构成商标侵权。(17) 

        对这个案件讨论越多，研究者所产生的疑虑也更多：第一，既然认为《商标法》仅仅禁止“假冒注册商标的销售”而不禁止“使用”，为何又违背同一原理创设“除外情形”?第二，肯德基案件与伟业案件的案情相同，为何会作出不同定性、得出不同的裁判结论?笔者认为，伟业案判决并未清晰解释上述两个问题，如果采用本文思路进行分析则可得出较为清晰的结论。 

        装修商发生了两个行为：“购买假冒注册商标商品”以及“利用这些假冒商品提供装修服务”。前一个行为是消费行为，正如普通消费者购买假冒商品的行为一样，不受商标法评价。后一个行为是技术服务的提供行为，装修服务与涉案商标之间没有任何联系，没有利用假冒商标来推销装修服务，不构成商标使用行为。肯德基案则稍有不同，酒店也实施了两个行为：购买假冒杯子和使用假冒杯子提供经营服务。前一个行为性质上也是消费行为，不受商标法评价：但后一个行为并非技术服务提供行为，这一行为是酒店自身的营业行为，是试图通过“肯德基”商标获利及攀附后者商誉的行为，是商标使用行为。

(作者：刘维，上海大学法学院—知识产权学院讲师，博士)

⑩Case C-236/08 to C-238/08 Google.paragraph 57

(11)山东省高级人民法院(2012)鲁民三终字第81号民事判决书;最高人民法院(2012)行提字第2号行政判决书。

(12)汪渡村：《商标法论》，五南图书出版公司2011年版，第301页，引用“最高法院”94年度台上字第1320号民事判决：上诉人确实将回收之皮件置于仓库内，无继续销售或意图贩卖而陈列行为，应认上诉人……不构成侵权行为……

(13)比较法禁止“销售目的而存储”的行为，具有政策上的考量，是为了“方使商标所有人的干预，尤其是确定侵权流动商品的所有权或者损毁这些商品。它的适用条件是，涉案商品存储在比荷卢地区且已经实际将标记贴附在商品上”。(Tobias Cohen Jehoram.Constant Van Nispen,Tony Huydecoper,European Trademark Law-Community Trademark Law and Harmonized National Trademark Law,Wolters Kluwer 2010,p.248.)这种做法扩大了商标权人的控制范围。是否需要借鉴，笔者持否定意见。

(14)参见Industries Winters BV v.Red Bull Gmbh,C-119/10,paragraph 29,30,31.在该案中，Winters公司根据Smart Drinks公司(一家注册在英属维尔京群岛的公司、红牛公司的竞争者)的指示，在标有与Red Bull商标相似标志的空罐里装入碳酸饮料。为达到上述目的，Smart Drinks公司为Winters公司提供空罐、匹配的盖子，这些都标有各种标志、装潢和文字(包括Bullfighter、Pittbull，Red Horn、Live Wire)Winters公司根据Smart Drinks公司的指示和配方，向空罐中装入一定数量的提炼物、水、碳酸，然后密封罐头。之后Winters将所有的罐头交由Smart Drinks处置，后者将这些罐头运往比荷卢以外的国家。

(15)深圳市中级人民法院(2010)深中法民三终字第213号裁定书。

(16)祝建军：《使假冒注册商标的商品不构成商标侵权》，载《人民法院报》2011年11月3日第6版。

(17)前引(16)。