论界定商标侵权使用行为的两步审查法（一）

标题注释：

本文系中国法学会课题“商标功能的侵权要件地位及损害判定研究”[项目编号CLS(2014)D096]的阶段性研究成果。

中图分类号：DF523.3 文献标识码：A 文章编号：1673-8330(2015)02-0028-08

DOI：10.13893/j.cnkj.bffx.2015.02.003

        我国法院对商标侵权认定中的商标使用行为采用功能界定法，认为构成商标侵权的使用行为必须“起到区分商品来源的作用”(商标意义上的使用，下称“功能界定法”)，①不能起到标识来源作用的行为不构成商标使用行为，则不构成商标侵权。②新《商标法》第48条吸收了现行《商标法实施条例》第3条规定和司法实践中的做法，从行为类型和功能效果两方面界定商标使用行为：本法所称商标的使用，是指将商标用于商品、商品包装或者容器以及商品交易文书上，或者将商标用于广告宣传、展览以及其他商业活动中，用于识别商品来源的行为。 

        商标使用行为在商标侵权认定中的要件地位及其界定方法在规范意义上已经明确，但在操作层面并非毫无争议。“功能界定法”虽然抓住了商标使用行为的本质，但在技术和操作上具有抽象性和模糊性，而司法实践中的行为丰富多样，究竟如何在个案中判断是否属于“发挥商标功能”的行为，成为司法实践和学术讨论中争议不断的话题。 

        商标使用行为首先是一种商业行为，这是判断商标使用行为的第一步。商业行为是商标侵权行为和不正当竞争行为的共同特征。商标侵权行为本质上是一种试图转移他人贸易而获利的行为，不正当竞争行为则是一种试图获取竞争优势的行为。欧洲法和美国法都将商业行为作为商标侵权的前提要件.如“根据商标指令第5条第1款第1项或者——如果是欧洲商标——根据第40/94号规定第9条第1款第1项，商标所有人有权禁止第三方未经同意使用与注册商标相同且影响商标功能的标记，如果这种使用发生在商业过程中且使用的相关商品或服务与该注册商标的商品或服务相同或类似”。③美国《兰哈姆法》第45条同样明确规定“商业中的使用(use in commerce)”。 

        如果使用行为发生在商业活动的背景中，目的在于获取经济优势，则使用相同或近似标记的行为构成商业过程中的使用行为。反之，如果行为目的并非获取经济优势(竞争优势)，则不可能进入商标法和反不正当竞争法的评价。以搜索引擎在关键词案件中的法律地位为例，“搜索引擎将与商标相同的标记(signs)存储为关键词且根据这些关键词安排显示广告的行为，是为了竞争优势(economic advantage)而实施的商业行为”，④因而是一种商业行为。 

        然而，“商业行为”与“商标使用行为”并非等同概念，否则商标侵权行为与普通不正当竞争行为无异。如何将商标使用行为从广义的商业使用行为中筛选出来，亦即区分商标使用行为与不正当竞争行为，就是界定商标使用行为的第二步和重点难点所在。本文的基本思路是，通过引入商标法上的技术行为，提出界定商标使用行为第二步的方法，再用这个标准解释三种类型的案件、回答商标使用行为独立性的疑问。商标使用行为的界定偏重于实践理性，问题的产生和标准的提出均源于司法实践的积累和需要。因此，本文的写作思路坚持了问题导向，全文以司法实践中发生的一些案件为索引，尝试对商标使用行为的界定方法和步骤提出一些新思考，进而谋求理论上的突破，希望对分析、解决这一难题提供尝试性的视角。 

        一、“功能界定法”的技术解读 

        (一)从“行为特征”说起 

        前已论及，我国新《商标法》第48条对商标使用行为同时规定了“行为特征”和“功能特征”；我国台湾地区“商标法”亦同：“将商标用于商品、服务或其有关之对象，或利用平面图像、数字影音、电子媒体或其他媒介物；足以使相关消费者认识其为商标”。所谓“行为特征”，即必须将商标用于商品等媒介物或商业活动中；所谓“功能特征”，即必须发挥商标识别功能。在商标法的发展过程中，商标使用行为的界定从注重“行为特征”开始向注重“功能特征”转化“行为特征”逐渐弱化。 

        早期美国法要求物理标示(physical affixation)，即必须在商品、服务或其他媒介物上贴附商标，这是“行为特征”的典范，现代商标法上则不作此要求。“在媒介物上标示商标”是一种最原始和最基本的商标使用行为，它直接表明了该商品或媒介物来源于特定商事主体。由于商业方式的更新，只要任何能够将标识与商品或服务联系起来的使用，都构成商标使用行为，体现了“功能特征”的强化。如美国《反不正当竞争法重述》第18条第2句规定：在惯常的商业活动中以如下方式向潜在购买者展示或使潜在购买者知晓的，则构成将标识用作商标、商号、集体商标或证明商标的行为——将标识与使用者的商品、服务或者营业联系起来，在证明商标的情况下，则将认证的商品或服务联系起来。 

        再以一个案件具体说明现代商标法对“行为特征”的放弃以及对“功能特征”的强化。甲收集某知名品牌使用过后的空酒瓶，再填充自制酒精销售未遂被查扣，如何定性?甲显然未在空酒瓶上“物理标示”仿冒商标，如果严格依照“在媒介物上物理标示”的标准，这种行为应不受《商标法》评价。就废弃的空酒瓶而言，空瓶商标虽然仍存在，但因无酒商品足供表彰，空瓶商标已经丧失识别商品来源以供选购的主要功能。但是，甲收集该酒瓶并填充自制酒精，使该商标表彰酒商品之功能再现，且足以导致相关消费者混淆误认，该收集空瓶并填充酒精的利用行为，与将商标用于商品足以使相关消费者认识其为商标之使用行为无异，因而同样构成商标使用行为。⑤ 

        (二)技术行为的过渡 

        现代商标法对商标功能的重视，顺理成章地推动了“功能界定法”成为判断商标使用的标准，但没有为实践操作层面的判断提供具体启示，究竟怎么解释“用作商标、发挥识别功能”?突破的关键是技术行为的引入。正如在著作权法中的技术行为，技术服务提供者的技术行为因具有实质非侵权用途，而不承担著作权直接侵权责任，但可能因技术服务提供者的过错而承担著作权间接侵权责任。商标法中同样需明确技术服务行为的法律地位，并遵循相同的原理。 

        技术服务者因提供技术服务而收取相应报酬，这种技术服务行为是一种获取经济优势的商业行为。但技术服务行为本身具有中立性，法律并不因为系属商业行为而科以不法。技术服务行为的中立性是指在法律(商标法)上的中立，而非经济上的中立。之所以具有商标法上的中立地位，是因为相对涉案商标而言，技术服务提供者没有利用涉案商标推销商业、获取经济优势，但技术服务行为提供者仍可能因主观非难性、与辅助行为的客观结合程度承担共同侵权责任。⑥因此，一旦认定某种行为系技术服务提供行为，则这种行为不构成商标使用行为，该技术服务提供者不承担商标直接侵权责任，仅视其是否尽到合理的审查义务承担商标间接侵权责任。 

        (三)“功能特征”的认定：以商标为媒介推广自己的商品或服务 

        在商标使用行为的界定中，所谓“用作商标”、“必须发挥商标来源识别功能”，是指使用人利用商标作为媒介推广自己的商品或服务，简言之，使用人利用商标获利，在商标与使用主体之间建立起一种经济关联，这是认定商标使用行为的关键;反之，如果一种技术服务行为不会利用商标推广使用者的商品或服务，没有利用商标获利，并未转移或借用商标的识别作用或商标权人的商誉，则这种行为不构成商标使用行为。 

        以“运输假冒注册商标商品”和“仓储假冒注册商标的商品”为例，运输人或仓储人对其所运输的商品不享有所有权，其只是提供接收、运输、发送、仓储服务，是一种技术服务，运输人的这些服务与所涉商标之间没有关系，所运输或仓储的货物不论是否为名牌，不影响运送费或仓储费的收取标准，他没有利用商标来推广运输服务，并非在所涉商标意义上提供运输或仓储服务。“进出口假冒注册商标商品”、“销售假冒注册商标商品”，则与上述仓储运输行为不同，区别点存于是否以所有人身份利用所涉商标来推广其业务。“进出口(或销售)假冒注册商标商品”的行为是以所有人身份实施进出口或销售行为，是利用商标获取经济利益的行为，构成商标意义上的行为。 

        需要说明的是，进出口假冒注册商标的商品的行为虽然也是商标使用行为，但现行《商标法》并未将其规定为商标侵权行为。《商标法》修订过程中，有学者和外商组织建议借鉴《欧盟商标协调指令》第5条第3款，在我国商标侵权行为的类型中增加许诺销售、进口、出口等行为，立法者并未采纳。可见，立法者对商标权的扩张持谨慎态度、对商标侵权的认定采严格法定主义。司法实践中不可类推适用“销售假冒注册商标商品”而将进出口行为认定为侵权行为。 

        商标使用行为是在商标意义上的使用，它常常是指被控侵权人以所有人的身份利用商标作为媒介来推广自己的商品或服务，这也意味着在所有人的商品或服务与商标之间建立起了经济关联，所有人正是利用商标作为媒介来获取经济优势。相反，如果涉案使用行为不具有上述特征，即使被控侵权人的行为也是一种获取经济优势的行为，但所获取的经济优势只是作为其所提供服务的对价，而并非利用商标的结果，则这种行为性质上是一种技术行为和商业行为，而不属于商标使用行为，行为人并未在商标意义上使用。因此，商标使用行为不仅要求是一种产生“经济优势”的行为(商业行为)，而且是一种建立“经济联系”的行为。

作者：刘维，上海大学法学院—知识产权学院讲师，博士

①孔祥俊：《商标法适用的基本问题》，中国法制出版社2013年版，第120页。

②最高人民法院(2009)民申字第268号民事裁定书。

③Case C-236/08 to C-238/08 Google,paragraph 49.

④Case C-236/08 to C-238/08 Google.paragraph 53.

⑤可参考台中高分院85年度上诉字第2471号判决书。转引自陈瑞鑫《从商标刑事侵害谈商标之使用》，载《商标法制与实务论文集》，“经济部智慧财产局”编印(2006年6月)，第54页。

⑥以商标使用行为划分商标直接侵权和商标间接侵权，可参见朱冬：《商标侵权中销售商品行为的定性》.载《法律科学》2013年第4期。