新颖性评判中对惯用手段的直接置换的理解与适用

　　（作者：顼晓娟 国家知识产权局专利复审委员会）

　　【弁言小序】

　　在无效宣告审查程序中，当无效宣告请求人提出的新颖性无效理由中引入“本领域惯用手段的直接置换”时，如何把握新颖性判断中“本领域惯用手段的直接置换”这一适用标准，是目前新颖性审查实践中的难点，而现行审查指南中就该适用标准并未给出明确的规定，仅给出简单的示例，因此审查事务中存在进一步对该适用标准进行明确的需求，以便更加准确地理解和把握。本文借助一个真实无效案例，对“本领域惯用手段的直接置换”这一适用标准进行解读和阐释，具体分析在新颖性判断中如何把握“本领域惯用手段的直接置换”这一适用标准。

　　【理念阐述】

　　审查指南第二部分第三章第3.2节涉及发明或者实用新型的新颖性的审查基准，并给出新颖性判断中几种常见的情形以便有助于掌握新颖性的审查基准，其中第3.2.3节关于“惯用手段的直接置换”，其规定为：如果要求保护的发明或者实用新型与对比文件的区别仅仅是所属技术领域的惯用手段的直接置换，则该发明或者实用新型不具备新颖性。例如，对比文件公开了采用螺钉固定的装置，而要求保护的发明或者实用新型仅将该装置的螺钉固定方式改换为螺栓固定方式，则该发明或者实用新型不具备新颖性。

　　专利法中新颖性的立法本意是给予“新”的技术方案一定期限内的专利独占权。在新颖性审查实践中，主要考察权利要求与现有技术之间是否存在差别。按照新颖性审查原则的要求，通常将一项权利要求与一份对比文件单独对比，评判权利要求与对比文件公开的技术方案是否实质上相同，本领域技术人员根据两者的技术方案是否可以确定两者能够适用于相同的技术领域，解决相同的技术问题，并具有相同的预期效果，这就是通常所称的新颖性“四相同”条件。当权利要求与对比文件相比满足“四相同”条件时，则认为权利要求不具备新颖性。然而，在新颖性评判中存在一种特殊情况，虽然对比文件并未公开权利要求的全部技术特征，使得权利要求相较于对比文件存在区别特征，但是该区别特征是所属领域惯用手段的直接置换，而且该区别特征在其所适用的技术领域、所解决的技术问题以及所实现的技术效果方面与对比文件相应的技术特征并无差异，即该区别特征不足以使权利要求相较于对比文件具备专利法新颖性意义上所谓的“新”的特质，因此权利要求仍不能因其具有相较于对比文件的区别特征而具备新颖性，这就是在新颖性审查中设置“惯用手段的直接置换”的主要目的。

　　因此，根据新颖性评判中“惯用手段的直接置换”的设置本意，在有待置换的技术手段中，一方是权利要求相较于对比文件存在区别的技术手段，另一方是对比文件已公开的技术手段，笔者认为，判断这两种技术手段是否属于惯用手段的直接置换可以主要从以下四个方面考虑。

　　首先，有待置换的两种技术手段所要解决的技术问题必须相同。即有待置换的两种技术手段在其整体技术方案中均解决相同的技术问题，这不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

　　其次，有待置换的两种技术手段均应属于本领域解决相应问题的惯常采用手段。即有待置换的两种技术手段必须是本领域中熟知的、广泛使用的技术手段。本领域技术人员已经熟知本领域中存在解决相应技术问题的这两种技术手段，使用这两种技术手段种的任一种均不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

　　再次，有待置换的两种技术手段可以直接置换。即这种置换是直接而非间接的，这种置换不会影响整体技术方案中的其他组成部分的功能或结构，这种置换无需对整体技术方案中的其他组成部分作以改变就可进行。

　　最后，置换前后的技术方案所实现的整体技术效果应保持不变。即在直接置换之后，技术方案所实现的整体技术效果不会因置换而发生改变，这也不能使权利要求相较于对比文件具有专利法新颖性意义上的“新”的特质。

　　括而言之，“本领域惯用手段的直接置换”需要满足的条件是：首先，有待置换的两种技术手段所解决的技术问题相同；其次，该两种技术手段均属于申请日之前本领域解决所述技术问题惯常采用的技术手段；再次，无须对整体技术方案的其他组成部分作以改变，即可以将这两种惯用手段直接互相置换；最后，两者置换之后，整体技术方案所能实现的技术效果不发生改变。

　　【案例演绎】

　　某无效宣告请求案件涉及名称为“自动定位卷线器”的发明专利权，其授权公告的独立权利要求如下：

　　一种自动定位卷线器，包括下盖、与下盖固定连接的上盖，设置在下盖与上盖之间的卷线装置，设置在下盖与上盖一侧壁的进、出线孔，另一侧壁的进、出线孔，其特征在于，所述卷线装置是由设置在下盖上部中心的中心柱，套设在中心柱上的转轮，装设在下盖上部的制动件，设置在转轮内的涡旋弹簧构成，转轮的底部具有一环形凹槽，该环形凹槽的底部为一平面，环形凹槽内设有将该环形凹槽（7）分隔的定位装置，该定位装置将环形凹槽分隔成导向槽，所述制动件可嵌入导向槽内，并可在转轮转动时沿导向槽作相对运动。

　　无效请求人在新颖性无效理由中认为，该权利要求相对于一份对比文件的区别技术特征为：制动件装设在下盖上部，转轮的底部具有一环形凹槽，而该对比文件公开的是：导引作动部装设在上壳体的下部，导引面体的上部具有导引槽，即制动件和环形凹槽设置的位置不同。对于该区别技术特征，转轮无论是一体还是分体，其解决的技术问题和预期效果均相同。该对比文件公开了环形凹槽设置在顶面，而该权利要求仅将该环形凹槽的位置替换到底面，对于本领域技术人员来说，环形凹槽设置在顶面还是底面，属于本领域的惯用手段的直接置换。因此，该权利要求与该对比文件的技术方案实质相同，不具备新颖性。

　　经合议组对比判断，该权利要求与该对比文件之间的区别特征不仅仅是上下位置以及顶面和底面位置的简单替换。该对比文件的导引作动部与环形凹槽的位置设置不同，是因为该对比文件的转轮是由卷线轴部和导引面体组成的分体结构，而该权利要求的转轮是一体结构，二者结构完全不同。分体结构的转轮需要将导线分为上下两层并分别设置在卷线轴部的上下两侧，此时导引槽和制动件必须设置在上壳体的下部和转轮的上部，而一体结构的转轮是将导线全部设置在转轮的上侧，导引槽和制动件必须设置在下盖上部和转轮的底部。因此，该权利要求与该对比文件之间的区别实质上是转轮是一体的而非分体的。但是，一体结构的转轮无法直接在对比文件中实施，即分体结构的转轮和一体结构的转轮无法相互直接置换，对比文件的分体结构的转轮无法简单地直接置换为一体结构的转轮。即，该区别技术特征不属于本领域惯用手段的直接置换。

　　因此，合议组认为，该权利要求的技术方案和该对比文件的技术方案实质上并不相同，而且二者之间的区别技术特征也不属于本领域惯用手段的直接置换。因此，该权利要求相对于该对比文件具备新颖性。

　　可见，本案件就体现出有待置换的两种技术手段无法进行直接置换，如果进行置换必然导致整体技术方案中的其他组成部分发生变化，会影响整体技术方案中的其他组成部分的功能或结构。

　　总之，在新颖性评判中，“本领域惯用手段的直接置换”需要遵循新颖性的立法本意，把握权利要求是否相较于对比文件具有专利法意义上的“新”的特质，着重考虑权利要求与对比文件之间有待置换的技术手段是否解决相同的技术问题、是否属于本领域惯常采用的手段，是否可以进行直接置换以及是否实现相同的技术效果。