美国公益专利代理制度概略及启示

        一、前言 

        美国政府为了改进专利制度对美国高技术创新的激励，进而推动经济增长和增加就业机会，美国白宫于2013 年6 月4 日拟定7 项立法建议和5 项执行措施，随后又进行适当的调整，除“强化排除令的执行”这一措施外，其余4项由美国专利商标局（USPTO）负责。随后，于2014 年2 月20 日，美国白宫公布3 项新的执行措施，旨在鼓励创新，进一步完善专利制度和提升专利制度的可及性。这是继2013 年6 月为遏制“专利主张实体”发起的恶意诉讼而拟定7 项立法建议和5 项执行措施后，美国政府为充分发挥专利制度激励和保护创新的作用推出的又一力举。这3项执行措施也由USPTO负责。因此，USPTO负责的执行措施共7项，包括：(1) 明确“真正的利益主体”(Attributable Patent Owership, 此前为Real Party in Interest)；(2) 强化权利要求的清楚性(Clarity in Patent Claims，此前为Tightening Functional Claiming)；(3) 惠及下游用户；(4) 扩大外联范围和研究力度；(5) 通过“众包”模式检索现有技术(Crowdsourcing Prior Art)；(6) 强化审查员的技术培训；(7) 专利公益服务(Patent Pro Bono and Pro Se Assistance)。 

        本文介绍最后一项执行措施，尤其是其中公益专利代理，并就其对我国的借鉴意义进行探讨。 

        二、专利公益服务(Patent Pro Bono and Pro Se Assistance) 

        为提高专利制度的可及性，美国专利商标局专设教育和实践资源，用以帮助缺乏法律支援的发明人。该措施包括两个分项，即Pro Se Assistance Program(对无代理人的发明人申请专利的帮助计划)①和公益专利代理计划(Pro Bono Program，Free Legal Representation)。 

        USPTO一直鼓励申请人委托注册专利代理人或专利律师以协助申请文件的准备和专利申请程序。然而，USPTO也意识到委托代理人对有些申请人，尤其是独立发明人和小实体而言，难以支付代理费用。因此，USPTO启动了Pro Se Assistance计划，以帮助发明人获得应有的知识产权保护。该计划是USPTO根据总统颁发的执行措施而对这些申请人提供更多的帮助而制定的。
对于公益专利代理计划，其是USPTO推出的另一项帮助计划，公益代理即是免费代理的意思。该计划是Leahy-Smith美国发明法案(Leahy-Smith America Invents Act，简称AIA)的产物，其目的是帮助那些缺乏资金的独立发明人和小实体，同样也是USPTO根据总统颁发的执行措施以对这些申请人提供更多的帮助，并且该计划要复盖美国的50个州。 

        三、Pro Se Assistance计划 

        该计划包括两个部分：对公众提供的帮助和Pro se 审查计划(即USPTO设立专门负责这类申请的审查部门)。 

        对公众提供的帮助包括：帮助pro se申请人的专人帮助；在USPTO总部的工作日咨询服务；对到USPTO的未预约公众提供软件齐全的计算机工作站；对于已对接上的申请人提供相关资源和信息的针对性支撑；在互联网上提供的在线资源。 

        对于工作日帮助(Walk-In Assistance)：对Pro Se 申请人的当面帮助仅在USPTO总部才有。USPTO的相关人员可以回答申请人的提问，并可协助其提交专利申请。来访者按先来后到的顺序获得服务，并可以使用创新发展办公室的公用机工作站。该工作站的计算机安装了USPTO审查检索资源的公众版。来访者若想获得提交专利申请的直接帮助，则应携带自己的笔记本电脑并用USPTO的公共WiFi连接到网络。不允许申请人用USPTO的公用机上传提交专利申请。 

        在互联网上提供的在线资源中提供了两个重要的方面。一是“申请文件清单”。专利申请是指符合美国法律、细则和专利审查程序手册所确定的指南等规定的文件集合。申请文件和表格清单依赖于许多因素，包括专利申请的类型，请求保护的类型和发明本身。Pro Se Assistance计划制作了文件和表格清单供在准备专利申请的使用。虽然并非是全面的清单，但包括了最常见的提交非临时实用专利申请所需要的文件。在该清单中，对申请非临时实用专利申请所需的各种表格和文件（包括说明书的各个组成部分）进行汇总，对每个文件的用途和要求进行简要说明，方便对申请文件的整理和提交；二是关于EFS—Web的说明。互联网-电子申请系统(EFS-Web)是USPTO提供的在线申请系统，其是最方便和有效的申请方式。Pro Se Assistance计划对利用该系统提交申请提供充分的帮助，可通过电话或email或在工作日当面咨询。此外，对于Pro Se Assistance计划，提供了许多资源以帮助利用EFS-Web，而管理EFS-Web的电子事务中心则提供技术问题的解决办法。 

        对于设立内部专门的审查部门，已2014年10月开始建立，并试行至少一年。该部门的审查员涵盖所有的技术领域，并且需要接受相关培训（主要是针对涉及pro se申请中经常会遇到的问题，例如如何处理文件缺失通知，和如何挽救非意愿放弃申请等）。此外，这些审查员还提供相关客服，如回复免费咨询电话、电子邮件或当面咨询的问题等。最后，他们还负责编制如何申请复杂专利的专门培训资料。Pro se 申请被随机分配给专门的审查部门的审查员进行审查，USPTO随后将该计划的审查结果与常规审查方式进行比较以评估该计划的效果。同时，通过该计划以改进针对pro se 申请人和独立发明人以及其他审查员的培训和所需要的资源。 

        四、公益专利代理Pro Bono Program（免费代理） 

        在Pro Bono计划中，所谓公益专利代理，实际上就是专利代理人或专利律师向需要帮助的申请人提供的免费专利代理。由于缺乏相关资源而需要在申请专利时得到帮助（例如果独立发明人或小实体），则可以申请免费代理帮助申请专利；对于专利代理律师，如果有意愿提供免费代理，以服务于那些需要帮助的申请人，则可以提供相关的表格至联邦巡回律师协会的全国信息中心，也可以直接自愿申请加入当地的免费专利代理计划。 

        1、免费公益代理的范围：该计划免费代理的范围包括专利申请和审批相关程序，具体地说，包括提交非临时申请和/或非临时申请的审批直到授权或被驳回。而在该范围之内代理也可以是弹性的，即根据自愿提供报务的代理律师和发明人之间的需求确定。但该计划不包括授权后的事宜（如诉讼），但有些地区还可免费代理专利许可事宜。该计划仅限于专利，不涉及商标和版权的申请。 

        2、申请获得公益代理的条件：首先必须是美国公民或在美国合法常住的人，其申请的条件随不同州的计划而有所不同，通常来说需要满足四个条件： 

        (1) 发明人是申请免费代理地区的居民； 

        (2) 收入低于特定的值（个人收入或家庭总收入），即收入应低于本地区计划规定的收入上限值。虽然各地区不一，但通常是以联邦规定的贫穷水平的300%为准，该收入是以家庭为单位进行计算的；② 

        (3) 有一定专利制度的知识，有两种途径可予以表明。一种是目前拥有一项在USPTO的临时申请或非临时专利申请（有些州要求该临时申请是请求获得过帮助的）。另一种是完成在线的资格培训课程（即Certificate Training Course，许多州是要求完成相关课程才可以）。该课程名称是“对独立发明人和小实体的专利基础培训”，内容包括专利制度的宪法依据，以及从何时拥有一个发明构思开始到专利申请和诉讼等环节的基础知识。在线提供PPT播放学习，总时长近一个小时，随后附有几个小测验题，答对后才算通过； 

        (4) 拥有一个实实在在的发明（而不仅仅是一个创意或点子）。为表明拥有一项发明，应当能够将其描述出来以致于让人能够制造和使用该发明。但特别提醒的是：在提交专利申请前不要公开发明的内容。 

        3、申请公益代理的途径：有两种途径来获得公益专利代理。第一，可以通过在线入口即律师协会的全国信息中心。需要提供联系信息和回答几个问题以确定你是否有资格申请公益代理计划。还需要你提供发明的基本信息，包括发明的简要说明。所提交的申请是否通过全国信息中心第一关的审核，由相应地区的公益代理计划通知，并且后续联系也由该地区的公益代理计划负责。此外，也可以到所在的地区公益专利代理计划直接提出公益代理的申请。 

        4、USPTO的角色定位：在公益专利代理计划中，USPTO的公益代理协调组负责与知识产权协会和其他非营利性机构以建立地区的公益专利代理计划，并协助该计划涵盖全国的50个州，但USPTO并不管理或日常运作各地区的公益专利代理计划。 

        五、启示和借鉴 

        美国专利制度随着其美国的发展阶段一直进行着调整和完善，以适应社会经济的发展形势，为美国试图一直保持全球领先地位助力。近年来，USPTO采取了一系列的措施来改善专利体系。其中，为了提供公平竞争的环境，和对需要帮助的发明人提供帮助，根据美国总统颁发的执行措施而采取公益专利服务项目，该项目是USPTO为改善专利申请质量或专利质量的措施之一，故本文对此进行了重点介绍。 

        1、专利局公益服务 

        他山之石可以攻玉，因此笔者拟从美国该项措施提出对我国的一些借鉴。其中第一方面即专利局为公众尤其是需要帮助的人群提供帮助，我局近年已提供了越来越丰富，越来越人性化的方便服务。但对于需要帮助的人群，没有提供针对性的帮助，帮助的深度有进一步加深的空间。目前，全国有相当部分人群处于贫困水平，或生活拮据。许多申请人尤其缺乏资金的申请人，由于难以支付专利代理费用，或为了便宜的请到代理人，经常自已撰写申请文件或请所谓的非正规代理来申请专利，其专利申请文件的质量难以保证，既可能不利于获得专利保护而影响权利人的利益，也可能给专利局或审查员的工作带来不必要的负担。 

        对此，在专利局层面，可以考虑更具有针对性的对确实需要提供帮助的申请人提供免费服务，虽然不必象USPTO那样设立专门的部门审查没有委托代理人所提交的申请，但可以考虑针对没有委托代理人的专利申请的审查时，在审查方式方法，或具体操作方面给予更多的帮助，或提供更多便捷的沟通方式，如审查中主动的电话、电子邮件沟通，视频会晤以及当面会晤等。 

        但是对于没有委托代理人的专利申请设立专门的审查部门在我国似乎不现实，因为我国国内申请的代理率还不高，未委托代理人的专利申请数量庞大。 

        2、建立公益专利代理服务 

        当然，本文更加关注的是在我国建立公益专利代理的必要性。美国作为最发达的国家，尚且有公益代理的必要性，中国作为发展中国家应当也是有必要的，实际上也确实存在一些人需要在专利申请过程中获得帮助。我国目前的国内专利申请的代理率大致在60-70%之间，其中当然有许多因素的影响，但其中不乏一部分申请人因资源缺乏和资金短缺的而没有委托代理人。 

        但在我国建立专利公益服务可能更为复杂一些。下面是笔者的一些建议： 

        (1) 对申请公益代理的申请人的条件应当给出明确的规定，因为中国人口多，申请量较大，因此必须严格条件限制，避免被滥用，或使得本来需要帮助的申请人没有得到帮助，而不需要帮助的申请人却享受了免费帮助。但我国诚信认证体系尚不完善，如何确定和界定享受免费代理的条件非常困难。但我国法律援助体系相对成熟并有一定的运行经验，公益专利代理可以参考其做法，探索享受免费代理的条件，比如对于规定户籍并居住在欠发达地区的农村的发明人要可以享受免费代理等。 

        (2) 公益代理必需要建立相关的管理机构，可以由中华全国专利代理人协会组建公益专利代理人信息中心，负责全国统一协调。对于专利代理人十分缺乏的省或自治区，如西藏、新疆、青海等，甚至可以考虑由发达省份对口支援。 

        (3) 参与公益专利代理的代理人应当满足一定的条件，例如通过专利代理人资格考试并从事专利代理工作（执业）满一年。这样保证参与的代理人的素质和能力，避免不合格的代理人参与导致不必要的问题。由于专利代理人必须在一个代理机构从业，因此若要参与公益代理，相关的代理机构也应当为公益代理人提供必要的便利，如所述机构作为委托代理机构等，以符合我国专利代理制度。 

        (4) 免费代理范围，在美国其仅限于专利申请（有些地区还可以包括专利许可）。在我国对于专利申请包括提交专利申请至专利授权或驳回前属于免费代理范围较为明确外，对于专利申请的复审以及由此引起的行政诉讼，建议也纳入免费代理的范围，因为这些工作需要更多的专利知识和精力。但对于无效程序、提起侵权诉讼等不适合纳入专利免费代理范围。不过可以考虑，对于专利无效及其诉讼若要享受免费代理可以附加更为严格的相关条件，例如无力维权等。 

        (5) 专利公益代理管理机构经费来源，可以通过社会捐赠，行政拔款，会员会费等多途径获取，用于代理人协会信息中心日常动作，以及参与公益代理的代理人的奖励等。在我国公益代理可以采取类似于目前我国的专利申请官费减缓一样，相关代理费用可以认为是属于减缓专利代理费，如果申请人或专利权人在未来因相关专利而获得经济收益，应当补缴当时专利代理的平均代理费用。这虽然在操作层面较难实现，但仍然可以倡议享受免费代理的申请人在事后获得经济效益后回馈原专利代理人。 

        (6) 在推进步骤上，可以先行试点，例如先针对中西部贫困地区的贫困个人提供公益代理，因为这些地区的申请人条件相对容易确定。积累经验之后，再向全国推广。 

        值得注意的是，本文所述的公益专利代理或免费专利代理不同于目前各地方政府对专利申请费用和代理费资助的形式（其本质是鼓励专利申请数量），本文所述的公益专利代理是向确实需要帮助的发明人或申请人提供帮助，相关代理人提供的是无偿服务，因而不太可能出现象目前资助政策导致的非正常专利申请。但同时，需要更严格的准入条件来筛查，避免本不需要帮助的人获得帮助，真正需要帮助的人无法得到帮助。通过这种严格准入公益代理的条件，可以克服目前我国各地方对专利申请的资助政策所带来的弊病（如导致一些不必要的专利申请），也许在今后的未来，专利申请资助政策转向公益专利代理更妥。 

        六、结束语 

        美国专利制度的运行在近年来最突出的问题是“专利主张实体”发起的恶意诉讼猖獗，同时需要鼓励真正的创新，其中涉及到的一个核心问题是专利质量。对此，美国采取了一系列改进措施，其中USPTO首当其冲需要进行多方面的改革以改进专利质量和激励创新。本文重点介绍的公益专利服务是其中的一项措施之一，为需要帮助的申请人提供更好的服务和帮助，以提高其专利申请的质量，进而达到既鼓励创新又提升专利质量的目的。在我国，虽然也向公众提供一般专利咨询服务，但运行机制和深度有待加强。尤其是，事实上确实有一些人需要在专利申请过程中获得必要的帮助，而建立专利申请的公益代理制度有一定的必要性。因此，本文认为USPTO采取的措施对我国具有一定的借鉴意义，虽然需要深入分析在我国的可操作性。总之，在我国知识产权强局和强国建设过程中，美国采取的上述措施对我国制定相应政策时具有一定的启发作用。 

        注释：
① 申请专利时没有委托注册专利代理人或专利代理律师，这种申请在美国称为“pro se”申请。
② 例如：个人的年收入不能超过$34,470 (当前单个人贫穷水平$11,490的3倍)；4口之家的总收入不超过 $70,650 (当前4口之家的家庭贫穷水平$23,550的3倍)。