申请日本实用新型专利时的注意点

    　概要

　　在中国，实用新型专利申请的数量很多，基于实用新型专利权而引起的侵权诉讼也有许多。

　　中国企业在日本申请实用新型专利的时候，如果以与在中国申请相同的思考方法申请，有可能会出乎意料地失败。

　　本文就有关中国企业在日本申请实用新型专利时的注意点进行解说。

　　权利行使时的注意点

　　不需要进行实质审查、保护对象仅限于物品的形状、构造、或其组合的方面上（方法、化合物、软件除外）是与中国相同的，但是在向对方发送律师函、及向法院提起专利侵权诉讼的时候，实用新型技术评价书的出具被规定为义务的方面上两国是有差异的。

　　（1）实用新型技术评价书

　　在实用新型法第29条第2款中如下规定:

　　"实用新型权人或专用实施人，在专利侵权中，除非已就其注册的实用新型发出警告，否则对于侵害人等，不能行使其权利。"

　　由于以无审查赋予权利的，所以权利人有义务在确认实用新型专利的有效性之后发送律师函、或提起诉讼。

　　实用新型技术评价的请求是向专利局申请的。实用新型技术评价书任何人都能请求。因此，有可能被判断为侵害权利的第三人也能请求。

　　申请后，通常2-3个月内，能够得到审查结果。实用新型技术评价书与通常的审查意见通知书（拒绝理由通知）一样地记载引用文献、新颖性的有无、创造性的有无事项。

　　对于实用新型评价书的内容不能提出不服。

　　（2）权利无效时的损失赔偿

　　实用新型法第29条第3款如下规定:

　　实用新型权人或专用实施人对侵权人行使其权利、或发出其警告的，当实用新型的注册为无效的审查决定被确定的时候， 专利权人因行使了其权利、或发出了其警告，则承担给予对方造成损失的赔偿责任。但是，若基于实用新型技术评价书的实用新型技术评价行使其权利、或发出其警告时，且在其他方面相当地注意行使其权利、或发出其警告的，不限于此。

　　因此，即使得到肯定内容的评价书，自己对专利再进行检索等是非常有必要的。民事诉讼后，实用新型专利因无效宣告请求而被变成无效的时候，实用新型专利权人承担因诉讼给被告带来损失的赔偿责任。

　　预先得到有效的实用新型专利评价书，并且自己再预先进行专利检索，没有过失的话，就没有承担损失赔偿的责任。

　　发明申请的变更

　　与中国不同，在日本实用新型专利申请能变更为发明专利申请。实用新型专利申请后3年以内，能变更为发明专利申请。另外，第三人申请了实用新型技术评价的，即使是被宣告申请无效的，在一定的期限内也能变更为发明专利申请。

　　还有，实用新型专利权人自己申请了实用新型技术评价的，不能进行变更申请。

　　如以上所述的实用新型专利由于在权利行使时存在许多制约问题，若想放心地行使权利得到更长的存续期限的话，期限中能变更为发明专利。这种情况下，对于发明专利申请则变为需要进行实质审查。

　　存续期限

　　发明专利的存续期限为自申请日起20年，实用新型专利的存续期限为自申请日起10年。