涉及商业方法的专利申请的审查思路

　　一、商业方法类案件分类

　　涉及商业方法的发明专利申请可分为单纯商业方法发明专利申请和商业方法相关发明专利申请，如涉及行政管理、支付方案、商业行销、购物、签单、拍卖、金融投资、税务处理、保险、保健服务、旅游服务、法律服务等的相关发明专利申请。单纯商业方法发明专利申请是指以单纯的商业方法为主题的发明专利申请；商业方法相关发明专利申请是指以利用计算机及网络技术实施商业方法为主题的发明专利申请。

　　从分类号看，涉及商业方法的专利申请主要涉及G06Q、G06F、G07G、G07D、G07F、H04L、H04W和H04M。从专利申请的实际情况来看，以G06Q 30/00分类号下的电子商务和G06Q 40/00分类号下的金融保险相关申请最为集中。

　　二、审查历史回顾

　　1.问题的起源

　　自1996年起，美国花旗银行先后向我国提出了19项与其金融产品相关的商业方法专利申请，在国内引起了轰动，其能否获得专利保护存在很大争论。在2003年6月左右，其中的两项发明专利申请先后获得授权的消息一经爆出，便引发了社会上的密切关注和广泛争议。一段时间以来，面对商业方法类申请的申请量猛增、特别是国外电子商务、银行等领域的商业方法类申请的激增态势，国家知识产权局采取了相应的审查政策。

　　2.审查政策回顾

　　（1）2004年10月以前

　　2004年以前的审查实践尝试以专利法第二十五条规定的“智力活动的规则和方法”将此类案件排除在专利保护客体之外。由于涉及商业方法的专利申请主要表现为完全由自然人的行为来实现的商业方法（即纯粹的商业方法专利申请）和利用计算机、网络等自动化手段实施的商业方法（即商业方法相关的专利申请）这两大类，因此，审查思路的主要着眼点在于对技术“三要素”的分析和说理，以属于“智力活动的规则和方法”予以驳回。

　　（2）2004年10月至2008年12月

　　经过一段时间的探讨，2004年10月国家知识产权局提出了相对明确的审查政策：对于单纯的商业方法发明专利申请，直接适用专利法第二十五条第一款第（二）项排除；而对于商业方法相关发明专利申请，主要以专利法第二十五条以及实施细则第二条第一款（后改为专利法第二条第二款）为法律依据，以判断是否属于智力活动的规则和方法以及是否构成技术方案为核心，认定是否属于专利保护客体。所明确的具体审查思路为：以最接近的现有技术作为参照物，客观地确定所要求保护的方案在解决的问题、采用的手段和获得的效果3个方面对最接近的现有技术实际作出的贡献，其中确定最接近的现有技术需要客观证据，而客观证据必须通过检索来获得，即“采用客观性的判断方式认定技术三要素的性质”。

　　在2006年审查指南修改过程中，此审查规则所明确的技术三要素的判断方式写入审查指南中，但不再要求对现有技术进行检索。

　　（3）2009年1月至2012年

　　2008年以后，国家知识产权局对于涉及商业方法的发明专利申请的审查方式作出了进一步的明确，提出了3种并行的审查思路，即：（1）直接根据说明书背景技术或公知常识判断是否属于专利保护客体；（2）根据检索结果，引证对比文件后判断是否属于专利保护客体；（3）可以依据检索到的现有技术评述新颖性或创造性。在审查实践中审查员仍多以第一种审查思路来处理此类案件，主要是由于第一种无需进行检索且有较大的自由裁量空间，而且按照当时的审查政策，技术三要素中只要有一个要素不满足即可得出整体方案不构成技术方案的结论。

　　三、对近年来审查政策的分析

　　1.近年来审查政策存在的问题

　　随着专利法、实施细则以及审查指南的修改与完善，对商业方法类案件的审查方式也在不断调整和完善。从审查操作的角度初步解决了早期审查方式粗放的问题，有效保障了该领域的实质审查工作的顺利开展。

　　然而，从实践中看，以往的审查思路也存在一些问题。

　　在操作层面，以往的审查思路中常常遇到需要引入公知常识、惯用技术手段、或是惯用技术手段的简单拼凑等有关创造性判断中所用到的标准，而在经过类似于创造性判断的过程后得出不属于专利保护客体的结论，并不合乎法律逻辑。况且，某些特征属于公知常识或者被现有技术披露，并不意味着这些特征的组合就不会带来技术上的贡献，如果仍是武断地认为这些内容没有带来技术贡献而不构成技术手段，本质上讲仍然是一种粗放的审查方式。

　　虽然2009年1月之后明确了商业方法类专利申请的3种审查方式，但在实际审查过程中，大部分案件仍采取的是第一种方式，即“直接根据说明书描述的背景技术或公知常识，确定发明所要解决的问题不是技术问题时，直接依据专利法第二条第一款评述其不够成技术方案”，因而外界产生了很多关于这种审查方式的质疑，认为这种方式与2004年以前适用专利法第二十五条时的审查思路无实质差别，甚至认为是一种审查方式的倒退。对于第三种方式中提出的“当检索到可能影响发明的新颖性或创造性的现有技术时，则可以直接依据检索到的现有技术评述新颖性或创造性”，应该说是绝大多数当事人更为乐见的一种审查思路，但在实际审查中较少使用。

　　2.我国相关企事业机构对商业方法类专利申请审查的需求

　　应该说，近年来我国相关机构在商业方法类技术发展的认识有了非常大的提高，相关的技术研发也取得了长足进步。为充分了解社会需求，国家知识产权局专利复审委员会通过例如座谈、调研、调查问卷等多种形式，与多家企业或者机构就涉及商业方法的专利保护议题进行了深入的交流与探讨。调研对象为商业方法领域申请量较大的以及业务主要涉及电子商务领域的各类企业、机构，调研范围涵盖了大型跨国企业、国内大、中型企业以及银行类金融机构，主要包括华为、中兴通讯、雅虎、腾讯、百度等大型企业以及中国银行、中国建设银行等相关银行机构以及相关电子商务企业。通过上述调研了解到：

　　第一，大型跨国企业由于其在专利保护方面起步较早，均已经有了相对完备、具有前瞻性的专利布局，并且均具有较明显的技术优势，因此这类企业倾向于放宽对商业方法相关专利申请的审查要求，希望商业方法类申请能够与普通案件一视同仁，最终能够获得授权。

　　第二，国内大中型企业处于快速发展阶段，虽然这些企业在专利布局以及申请量上均与大型跨国公司存在一定差距，但是这些企业的商业方法专利布局意识在加强，专利申请数量处于增长阶段，与国外的差距在缩小，个别企业的国内申请数量超过了国外企业，在这种情况下，部分国内企业希望改变商业方法类申请的审查方式，最终可以得到授权，以积累专利资产；但是部分企业只是希望改变此类申请的审查方式，认可这类申请的技术属性。

　　第三，国内银行类金融机构由于自身技术研发能力不足，很多技术领域的业务均外包给第三方技术公司，虽然这样规避了可能出现侵权等知识产权方面的问题，但同时也丧失了获得专利权的可能性，商业方法专利布局尚未有效展开。

　　第四，部分国内企业和绝大多数金融机构专利保护意识淡薄，目前的审查政策对这些机构也无法产生触动，并且这种状态短期内也不可能得到改观。

　　四、欧洲以及美国对于商业方法相关专利申请的审查思路

　　1.EPO的审查思路

　　在欧洲专利局（EPO）的审查实践中，1998年以前判断一项发明专利申请是否属于保护客体，采用的是“贡献论”的判断方式。1998年以后EPO判断一项发明专利申请是否属于客体则采用“任何硬件”（any hardware）的判断方式，一项权利要求中具有单个的技术特征就足以使其整体成为发明的主题，即可授权的客体，不必考虑公知常识和现有技术。

　　在审查实践中，在评价专利申请的创造性时， EPO审查员通常采用所谓的“问题——解决”法。在该方法中，主要有3个步骤：

　　（1）确定“最接近的现有技术”；

　　（2）确定所解决的“客观技术问题”；

　　（3）从最接近的现有技术和客观技术问题出发，考虑要求保护的发明对于本领域技术人员来说是否显而易见。

　　需要说明的是，在该步骤中，如果区别特征没有带来技术效果，则认定权利要求不具备创造性，不再进行下一步的判断。

　　2.USPTO的审查思路

　　在美国专利商标局（USPTO），对于一项商业方法申请来说，其非显而易见性的审查同一般专利申请的审查基本一致，即要看是否符合Graham test的要求：（1）确定保护范围和在先技术的内容；（2）确定考虑中的权利要求与在先技术的不同；（3）决定相关领域普通技术人员的技术水平；（4）评价所有与非显而易见性相关的证据。在创造性审查结论上，USPTO认为商业规则本身或者技术特征二者之一非显而易见，则方案整体上非显而易见，其中并不强调技术性，而较多考虑效果。

　　这种观点在USPTO的文件《FORMULATING AND COMMUNICATING REJECTIONS UNDER 35 U.S.C. 103 FOR APPLICATIONS DIRECTED TO COMPUTER-IMPLEMENTED BUSINESS METHOD INVENTIONS》中得以体现。在该文件中，针对涉及计算机实施的商业方法发明申请的创造性评判给出了若干示例。

　　五、在审复审案件情况分析

　　1.在审复审案件概况

　　从计算机领域来看，涉及商业方法类（分类号为G06Q和G06F17/60）的在审复审案件共681件。其中，驳回法条为专利法第二条第二款和专利法第二十二条第三款，分别占总案件数量的74.6%和19.53%，而驳回法条为专利法第二十五条的案件仅占1.17%。

　　上述508件以专利法第二条第二款为由驳回的复审案件中，使用了对比文件和未使用对比文件的分别占7.5%和92.5%。也就是说，绝大多数申请的审查过程中未引用证据进行评价。

　　除上述两个分类号以外，其他分类号下也涉及了少量商业方法类申请，全部在审复审案件大约100件左右，其比例分布与上述两个分类号大致相同。

　　2.在审复审案件中国外同族专利申请的审查情况

　　（1）EPO同族的审查情况

　　上述计算机领域的681件在审复审案件中，有欧洲同族的共287件。在EPO的审查过程中，评述其创造性的199件，既评述客体又评述创造性的46件，不属于专利保护客体的11件，以其他方式审查的31件。由上述分析可知，EPO采用创造性和客体加创造性审查方式审查的案件比例占到了85%，其中对绝大部分申请的审查以创造性为主。

　　（2）USPTO同族的审查情况

　　上述计算机领域的681件在审复审案件中，有美国同族的共360件。在USPTO的审查过程中，评述创造性的261件，既评述客体又评述创造性的56件，评述不属于专利保护客体的12件，采用其他方式审查的案件有31件。从上述分析可以看出，美国专商局评述创造性的案件比例达到88%，评述不属于专利保护客体的比例同样较低。

　　六、建议的审查流程以及审查方式

　　通过以上多方面的分析，包括以往审查方式的合理性分析，欧美审查方式的比较，在审案件情况分析以及对多家企业机构的调研，可以得出如下结论：

　　第一，欧洲、美国在客体审查标准上比较宽松，大部分此类专利申请使用新颖性创造性进行规范；

　　第二，从在审复审案件情况进行分析可知，此类专利申请按照之前的审查方式，很大比例案件使用专利法第2条第2款驳回，并且未使用对比文件，这与欧美主要以创造性进行审查的情况存在较大差异；

　　第三，不同企事业机构由于其情况差异，需求存在较大差异；一些企事业机构专利保护意识淡薄，过于依赖目前的审查政策。

　　因此，综合考虑以上多方面因素，建议对现行审查方式进行调整，使用客观证据对此类案件进行新颖性创造性评判，以期结论更为客观并且具有说服力。建议审查思路如下：

　　对一项涉及商业方法的专利申请进行审查，首先考察其是否属于专利保护的客体，之后再对该申请的新颖性、创造性进行评判。审查流程为：

　　第一步，判断是否属于专利保护客体。从本领域技术人员的角度出发，理解专利申请的实质，确定其请求保护的权利范围。如果权利要求请求保护的方案属于单纯商业方法，不包含任何技术手段，则该申请不属于专利保护的客体。

　　第二步，新颖性审查。如果权利要求请求保护的方案包含技术手段，则属于专利保护的客体，则应当按照《专利审查指南》第二部分第三章的规定，审查其是否具备新颖性。

　　第三步，创造性审查。如果权利要求请求保护的方案具备新颖性，则应当按照《专利审查指南》第二部分第四章的规定，审查其是否具备创造性。在创造性的判断过程中，基于区别特征确定该方案实际解决的问题，如果该问题不属于技术问题，则该申请没有对现有技术做出技术贡献，因而不具备创造性；如果该问题属于技术问题，则判断该技术问题的解决方案是否显而易见。

　　具体的审查流程如下图所示：

　　1.客体审查标准

　　判断一项涉及商业方法的权利要求的方案是否属于单纯的商业方法，应重点考察其是否采用了技术手段，如果采用了技术手段，则满足技术属性的要求。根据《专利审查指南》第二部分第一章第二节的规定，技术手段通常是由技术特征来体现的，因此只要权利要求中包含了技术特征，就采用了技术手段。在这个意义上讲，只要某商业方法类申请的方案中包含了技术特征，则不属于单纯商业方法专利申请，则不应当以不符合专利法第二条第二款的规定予以排除。

　　相反，如果一项商业方法类申请未包含任何技术手段，则属于单纯商业方法专利申请，不属于专利保护的客体，其属于专利法第二十五条二款第（二）项规定的智力活动的规则和方法的范围，同时也不满足技术方案的要求。

　　例如，某专利申请请求保护一种商品或服务的促销方法，其特征在于该方法采用在销售商品或服务过程中增加售后答题环节来促进商品或服务的销售；其方案中不包含任何技术特征，属于典型的单纯商业方法专利申请，其属于专利法第二十五条第一款第（二）项规定的智力活动的规则和方法的范围，同时也不具备技术三要素，不符合专利法第二条第二款的规定。在这类案件的审查中，强化专利法第二十五条第一款第（二）项的适用，弱化专利法第二条第二款的适用，使法条适用回归其立法本意。

　　2.新颖性、创造性审查标准

　　涉及商业方法的专利申请的新颖性审查标准与其它类型申请一致，按照《专利审查指南》第二部分第三章所规定的相关原则对技术领域、所解决的技术问题、技术方案和预期效果4方面进行审查。值得注意的是，考察两个技术方案是否实质相同，应考虑权利要求中所包含的全部特征。

　　对商业方法类申请的创造性进行审查时，应按照如下标准：

　　第一，把握专利申请的实质，深入理解申请说明书的内容以及权利要求所请求保护的方案，将权利要求所请求保护的方案和最接近的现有技术进行全面对比，确定区别特征，基于上述区别特征确定权利要求所请求保护的方案实际解决的问题。

　　第二，判断上述实际解决的问题是否属于技术问题。如果不属于技术问题，则不满足创造性有关技术启示判断中“实际解决技术问题”的要求，即该方案相对于现有技术未作出技术贡献，因此不具备创造性。例如，某专利申请的技术方案与对比文件的区别在于：其要求保护的主题是粮食经纪人信息管理系统，管理的是粮食经纪人相关的数据，对比文件的主题是驾驶员违章信息管理系统，管理的是驾驶员违章信息相关的数据。根据该区别特征，该方案所实际解决的问题为：对于粮食经纪人相关数据进行管理。该问题不属于技术问题，其方案没有对现有技术做出技术贡献，在此基础上得出该权利要求不具备创造性的结论。按照这种判断方式，解决的问题是否具备技术属性的认定与以往的审查思路有一定的延续性。同时，在确定解决问题的技术属性时同样要依据技术效果来进行，也与EPO的审查思路基本一致。

　　第三，如果解决了技术问题，则按照创造性审查的一般标准，判断现有技术中是否存在技术启示，基于此判断该方案是否显而易见，进而判断其是否具备创造性。在某专利申请中，其权利要求1与对比文件对比得到其区别在于：使用输入键盘作为用于进行险种及具体保险内容设定的输入部件，对比文件的方案使用了手写输入部件或触摸屏作为输入部件。基于上述区别，该权利要求所请求保护的方案实际所要解决的问题是：使用何种输入部件进行信息的输入。然而所属技术领域的技术人员知晓，输入键盘、手写输入部件以及触摸屏都是本领域常见的输入部件，属于本领域的公知常识。因此，在上述对比文件的基础上结合本领域的公知常识得到权利要求1所请求保护的方案，对所属技术领域的技术人员来说是显而易见的，从而得出权利要求1不具备创造性的结论。

　　需要注意的是，如果基于区别特征确定所请求保护的方案实际解决的问题既包含技术问题，又包含其他问题，则重点考量其实际解决的技术问题，进而判断权利要求是否具备创造性。