电子商务专利的内涵和审查原则

      电子商务是20世纪末期出现的新兴事物。在电子商务方面，西方国家尽管先于我们开始应用，但是他们所积累的东西并不比我们多很多，它的出现给了我们一个机会，一个在信息技术应用上赶超先进国家的机会。中华民族有三千年文明的历史和经商精明的美誉，在商业经营方面有独特的智慧和文化底蕴，所以对商业方法专利的知识产权保护也是我国经营管理人员发挥才智的契机。有了它，经营管理人员可以和科学家、工程技术人员一样拥有发明和专利，成为知识资产的创造者。我国在信息产业的芯片、软件、系统等方面落后于国外，在网络技术方面同国外相比有一定的差距，但是，在商业方法上，只要我们努力进取，掌握电子商务专利保护内容审查原则，我国完全可以在电子商务专利领域成为专利大国。 
　　本文将论述商业方法专利的含义、美国在这方面的典型案例、2002年秋季美国专利商标局发布的商业方法专利申请中的“在先技术”范围和商业方法发明的审查原则等，以期与国内同仁一起探讨电子商务这一复杂而争议颇多的新问题。 
　　 

一、商业方法专利内容

　　 
　　在电子商务专利中，最令人关注的是金融经营方法、银行、保险、证券等方面的应用专利，这些也是经营方法专利的中心。另外，电子货币、电子结算等经营系统、与基础结构技术关联的专利，也可以包括在经营模式专利之中。在申请“经营模式发明专利”时，作为表现发明的方法是以（实施经营的方法）系统或（实施经营）方式的装置，记录为实施经营方法的程序的记录介质等形式表现出来的。 
　　图1描述了可以获得电子商务专利权的范围。1、计算机基础技术、通信基础技术、数据处理基础技术，在电子商务出现前，一直是可专利的技术领域；2、经营系统、基础结构技术一直是可专利的软件技术领域；3、最近成为可专利新话题的经营方法系统，主要包含因特网销售、网上银行等。4、经营方法、经营思想不能成为专利保护的对象，只有通过计算机或网络运用才有可能取得专利权。 
　　图1 经营方法专利出现的背景（附图略） 
　　 

二、1998年典型案例分析（State Street Bank＆Trust Co．V．Signature Financial Group Inc．案判决）

　　 
　　本案的被告Signature Financial Group Inc．1993年向美国专利商标局申请了一项专利，名为：轴向辐射式金融信息配置处理系统（专利号为：5193056），用于处理该公司共同基金中财务管理和会计事务，通过计算机将不同的基金汇集成为唯一的投资组合，从而以合伙投资的方式来分散管理与税务支出，并可以通过该系统来进行复杂的演算，标定出在每一个交易日结束后的一个半小时内每项基金的当日股价。 
　　而原告State Street Bank公司是一家提供多层次合作基金财务管理服务的公司，该公司曾多次向被告寻求5193056号专利的授权，但是均遭拒绝，于是原告向马萨诸塞州地方法院提起诉讼请求，诉求包括三点： 
　　1．该5193056号专利属于非法定标的，故应无效。 
　　2．Signature公司不能行使5193056号专利的专利权。 
　　3．State Street Bank公司并无侵害行为。 
　　马萨诸塞州地方法院审理后认为：第5193056号专利仅仅是设计用来解决计算的数学问题，而没有牵涉数据形态的实质转换，只是像其他会计方法一样用来记录并处理数字，与一般的会计方法并无实质上的不同，而如此抽象的会计方法是不可专利的。所以判State Street Bank公司胜诉，但是马萨诸塞州地方法院还暗示商业方法（Business methods）除外，并解释说如果Signature公司的发明具有可专利性，就会导致凡欲从事类似多元投资组合的金融服务公司都要获得Signature公司的授权，然后才可以经营该项业务，这是不利于商业竞争的。但被告认为：依1981年联邦最高法院在Diehr案中的判决，该项5193056号专利并不是试图获得对某些会计方法的专利权，而是希望得到一项金融服务系统的专利，是符合美国专利法第101条规定的。而且地方法院认为如果给予Signature公司专利将不利于竞争也是站不住脚的，因为专利法最主要的目的是为了促进科学技术的发展，从某种程度来说专利本身有时就是有悖于公平竞争。 
　　Signature公司上诉到联邦巡回上诉法院（CAFC），CAFC经过审理后首先指出马萨诸塞州地方法院将该专利解释为方法步骤之专利请求项是错误的，并就该5193056号专利六项权利要求中第一项进行分析，认为每一权利要求在说明书中皆有说明其对应到的结构，因此该权利请求项所主张的是为一用以管理共同基金财务服务的资料处理系统，即计算机处理系统。而根据1981年联邦最高法院在Diehr案中的判决与美国《专利法》第101条的规定，该计算机处理系统符合专利的法定标的。同时CAFC也否决了马萨诸塞州地方法院以商业方法除外的理由将5193056号专利排除在法定标的之外的判决，指出该法庭从未将商业方法排除于可专利的法定标的之外，并指出美国专利商标局1996年2月颁布的《计算机相关发明审查标准》中所述商业方法在审查时应和其他方法请求项享受同等对待的待遇，因为专利的标的是否符合专利法第101条，不应该由判断其是否为商业方法来加以取代。 
　　本案争论的关键是该5193056号专利的标的是否为“数学算法”或“商业方法”，从而决定了该专利是否在专利法第101条的保护之内。 
　　1998年10月21日，State Street公司向美国联邦最高法院上诉，请求美国最高法院重新审视CAFC在该案中的判决，1999年1月11日，最高法院做出不予受理的判决，正式宣告与电脑软件相关的商业方法发明可以符合专利法第101条的条件，商业方法的专利地位从此确立。 
　　在1999年4月又发生了AT＆T公司诉Excel通讯公司一案，在最终的判决中，CAFC进一步明确了其在State Street Bank案中的立场。至此，美国法院以判例明确认定，一个发明如果能够产生实际有用的效果，即可成为专利法的保护对象，不论其是否含有数学算法，是否与计算机硬件相结合，或者是否属于商业方法。 
　　以前在美国通常认为经营方法的发明不在专利保护范围之内，然而从1999年State Street Bank＆Trust Co．V．Signature Financial Group Inc．案终审判决后，美国商业方法的专利申请大幅度增加。具体数字见下表（2002年数据为USPTO估计）： 
　　表1 近几年美国商业方法专利的申请数（附表略） 
　　申请数从1998年的1340件一下激增到2001年的8700件，年增长率达到187％。其增长速度如此之快的原因主要有以下几点：首先，CAFC在State Street Bank案中的判决打破了以往普遍认知的商业方法为非法定标的的概念。在1981年的Diehr案中，美国最高法院确定了三种非法定标的——抽象概念、自然法则与自然现象。但是在State street Bank案判决产生后，几乎所有的这三种非法定标的都能通过软件包装，变为可申请专利的法定标的。因为软件就是为了达到某一特定功能而存在，在利用后也会产生实质的、具体的及实用的结果。正如CAFC的法官Clevenger所说：“由于联邦巡回上诉法院的判决，几乎任何东西都可能是可申请专利的法定标的。”其次，从1998年美国最高法院肯定商业方法的可专利性到2000年底这段时间里，美国专利商标局来不及制定符合这类专利申请的特殊的审查法规，从而使得专利申请的审查标准过低，这也是造成商业方法专利申请过度增长的原因。在2000年3月29日美国专利商标局公布了一个新的商业方法专利申请审查标准，此后，商业方法专利申请数增加幅度明显减缓，在2001年后终于下降。 
　　在1998年的State Street Bank诉讼案后，美国专利商标局成立了一个“技术中心2100”，专门审理美国分类中705类目中的商业方法专利申请（705类主要为金融、商业实践、管理、价格决定等方面的数据处理）。根据所申请专利包含的技术，它们可以分属于其他的类目，如教育方法（methods of teaching）属于434分类目，游戏玩法（methods of play games）属于273分类目。 
　　面对前景如此广阔的这个新兴行业，任何企业、个人都想在其中抢得先机，所以加大在这一领域的科研开发投入是理所当然的，而专利申请数急剧上升也是必然。相对于大企业来说将行业内部使用的、在行业内部共知的一些技术包装起来向专利商标局申请并不是太难，而且专利一旦批准，将会给他们带来巨大的收益，并能最大限度地打击竞争对手，面对这么大的利益诱惑，专利申请费就显得那么微不足道了。 
　　2002年，美国专利商标局专门规定了商业方法发明的审查原则，根据这些原则，判断商业方法专利的创造性难点在于：是否有技术上的实现手段和技术效果。但是State Street Bank案的判决，使得“技术上的实现手段”这一点已经不重要了，是否有技术效果的标准也很低，所以对商业方法软件专利申请的审查主要是确定在先技术的范围和同领域技术人员水平的判断上。而对于专利行政管理当局来说，在审查商业方法专利申请时最难以处理的就是“在先技术（Prior Art）”。从美国目前所授予的专利来看，有很多商业方法专利都是早已存在的，专利权人只不过是最先将其应用到网络中来，更有甚者就是仅仅将一些技术进行包装，就去申请专利，其新颖性与创造性令人怀疑。还有一种情况是，以前那些人们认为根本不能成为专利标的的、已经采取商业秘密形式来保护技术，却摇身一变成为电子商务专利，这就给专利的审查带来了极大的困难，形成了专利审查中的盲区，很容易使原本不具有专利特性的权利要求被纳入专利的保护范围。这样在客观上降低了专利的审查标准，以致许多本不应该被授权的却被授予了专利。这样既造成了专利的泛滥，对真正的发明人又有失公平。由于在商业方法专利申请刚兴起时，美国专利商标局没能很好的解决这个问题，其不良后果渐渐显现，日益增多的有关商业方法专利的纠纷就说明了这一点。因而，竟然出现了这样一种网站，它提供一种类似悬赏的机制，对某项专利有意见的人在这个网站上提供奖金，让别人去找相关的公开技术，而首先找到公开技术的人就可以获得这笔奖金。这个网站是美国专利体制不完善的产物，它在客观上对解决商业方法专利申请中的“在光技术”问题提供了很大的帮助。 
　　为了解决这些问题，美国专利商标局采取了各种各样的措施。2002年秋季，美国专利商标局发布了一个文件——Prior Art in the Field of Business Method Patents——When is an Electronic Document Printed Publication for Prior Art Purposes？（商业方法中的在先技术——电子文件公开而成为在先技术的时间界定？）详细说明了在商业方法专利申请中的“在先技术”。按照该文件，“在先技术”主要包括：图画（pictures and drawing）、美国国内或国外的专利文献、在美国已公布的专利申请、出版物、申请者的许可文件、公开使用的技术、电子出版物；另外，网站和软件产品也能在特殊条件下成为在先技术。该文件还指出，以前的专利申请审查主要是依照一些基本的在先技术进行判断，但是在商业方法专利申请的审查中，审查员将主要依赖无专利的技术（non-patent literature，NPL）这类“在先技术”，特别是在一些数据库中的技术。为了尽可能的减少在此问题上的失误，美国专利商标局还决定在2007年之前建立电子申请的管理工具（Tools for Electronic Application Management，TEAM）。 
　　另外，分辨这些正在申请的技术到底是不是行业内公知技术或普通常识，的确非常困难，因为没有具体的文件、数据可以考证，这就对美国的专利审查工作提出了更高的要求——专利审查人员须具有很好的专业素质。为此，美国专利商标局的2760工作小组承担起了培训705类审查员（即2160工作小组）的任务。2000年，2160小组的工作人员仅有47人，而到2001年就增加到82人，新增的三十多人都是从别的工作小组调过来的精英，这些人的学历基本是硕士以上。这也说明了美国专利商标局对商业方法专利申请的重视。 
　　近几年商业方法专利申请数大幅度增加，但是真正能得到美国专利商标局授权的却不多，而且商业方法专利申请的成功率还在逐年下降（见表2）。这也反映出美国专利商标局对商业方法专利的慎重。 
　　表2 近几年美国商业方法专利申请的成功率（附表略） 
　　根据美国专利商标局的统计，在提交申请的各类专利中，平均有65％至70％能最终拿到专利权，而在705类目中，这一比例下降到了45％。而且705类专利申请的审查时间通常要花费23．5个月，但是对所有的专利申请来说这段时间仅仅只有14．6个月。705类的专利从申请到取得专利权共需28．5个月，也比平均取得专利权的25．6个月要长。从这一切都说明了一个问题，美国专利商标局对该类专利申请的审查越来越严格了。 
　　很显然，不对商业方法的专利予以适当控制，过多数量地授予商业方法专利将会导致很严重的后果。首先，由于专利是政府授权产生的垄断制度。数量过多的商业方法专利无疑会对各种基于网络的经营计划形成障碍，特别是现在的商业方法专利又有很大一部分是进入行业所必须的基本技术，如美国亚马逊书店（Amonzon．com）拥有的一次点击（one－click）专利，这种一次点击的技术对于任何网络经销商来说都是必须的，由于亚马逊书店申请了专利，使得以后再想进入这一行业的企业都不得不向亚马逊书店交纳大笔的专利许可费。电子商务专利的出现使得任何想进入这一行业的企业，在使用某些技术前还得花费大量的金钱和人力去调查自己将要采用的技术或构思是否已经被申请专利了，否则就有可能交纳大笔的赔偿金。另外，各种网络的空间不断扩张，而且这个扩张没有尽头，所以基于网络的商业方法专利的种类和数量都将难以预计，如果不能合理控制其数量，商业方法专利的增多与网络经济的发展之间存在的矛盾必然会导致大量的诉讼产生，从而极大地冲击和破坏各种基于网络条件的电子商务的运作效率，并严重削弱互联网络这一新兴媒体给整个社会经济所带来的巨大利益。 
　　针对如此严重的后果，美国的学者们提出了一种解决的办法，将商业方法发明一分为二，区别对待。一种所谓的网络商业方法发明，只不过是简单地将现实世界中的经营方法转移到网络上的行为，如网络电子购物车，缺乏法律所要求的非显而易见性标准，因而不能被授予专利；而另一种则是针对网络这一特殊载体而“量身定做”的发明。前者是“现实——网络”转化型的创新，而后者则显然带有更多的创新色彩，从而可以满足专利保护的要求。 
　　电子商务是采用特定的软件通过互联网实现的，它的利用肯定需要一定的操作。当用户对它越熟悉，肯定也越喜欢使用这个企业提供的电子商务业务。由于我国是一个人均占有资源非常少的国家，经济的发展肯定不能永远靠自然资源，提高经济的运行效率就显得尤为关键，而电子商务所表现出来的特点正好符合我们的要求，所以电子商务对我国经济发展尤为重要。 
　　【作者介绍】北京航空航天大学公共管理学院 
　　 

注释与参考文献

　　日本感性工学IP研究会：通商产业调查会2000年4月。 
　　Signature Financial Group Inc.，Data processing system for hub and spoke financial services configuration [P]．美国专利：5193056，1991－3－11． 
　　W．Coggins，美国专利商标局[DB／OL]，http：//www．uspto．gov/web/menu/pbmethod/iplafall02paper．htm，2002-9/2003-5-10． 
　　蒋坡：“论电子商务运营方法的专利保护”，载《政治与法律》2001年第2期。 
　　杨丽：“论网络商业方法的可专利性”，载《法律科学》2001年第1期。 
　　张斌盛：“商业方法专利化对我国电子商务的影响及其对策”，载《国际商务研究》2002年第2期。 
　　姚文、李才锐：“论网上银行的发展对我国银行业的影响”，《河北金融管理干部学院学报》2002年第2期。