日本最新发布《与标准必要专利许可相关的诚实谈判指南》

2018年，日本特许厅（JPO）曾发布一份《标准必要专利许可谈判手册》。本次由日本经济产业省组织研究并发布的《与标准必要专利许可相关的诚实谈判指南》与之区别在于，前者只是基于全球司法判例、竞争当局判断以及许可实践等，对SEP许可谈判中的各方观点进行客观整理而成。虽然二者同样不具备法律拘束力，但本次日本经济产业省发布的指南，考虑到了最近几年全球范围内SEP的最新实践，在涉及到SEP的许可谈判中能够在一定程度上起到约束双方当事人诚实许可谈判的行为规范作用，因此值得我国产业界给予关注。但是，这个指南中还有待细化。例如：专利权人提供FRAND报价合理性的计算逻辑的细致程度，以及实施人到底应当在谈判中如何展示其愿意接受FRAND许可的意思表示，都需要在未来的司法实践中深入探索。同时考虑到，当前SEP许可谈判和诉讼全球主要国家重点关注的焦点问题，而日本此次率先发布了许可谈判指南，或体现了日本政府在标准必要专利政策上有不同的诉求，这一点值得我国有关部门借鉴，可考虑适时发布符合我国产业实际的行为规范指南，进而更好保护中国企业的合法权益。

与标准必要专利许可相关的诚实谈判指南

  2022年3月31日

日本经济产业省

一、指南的制定背景

近年来，随着技术标准的普及以及该标准所涉及技术的复杂化程度越来越高，标准必要专利（SEP，Standard Essential Patent）许可纠纷在全球范围内时有发生。特别是，第四次工业革命蓬勃发展，所有产品都开始自动化、智能化，并通过对多种信息或者数据的获取、处理以及决策而产生出新的技术贡献以及经济价值。今后可预见，汽车、建筑机械、工厂等日本传统的优势产业以及其他产业中的SEP许可活动会不断增加。对于日本而言，探讨出一个灵活解决FRAND纠纷的手段，是一个非常重要的课题。

基于此，日本经济产业省竞争整备室/知识产权政策室召开了标准必要专利许可交易环境相关研究会。在知识产权法和竞争法领域专家和产业界的共同策划下，积极讨论日本所期待的问题应对之策。研究会认为，由于当前SEP许可谈判还未形成明确规则以及国际趋势不断演进的现状，SEP许可的可预见性以及透明度不高，这导致权利人和实施人面临很大的困难。因此从日本产业发展实际出发提出，应鼓励当事人之间诚信谈判以尽量在早期达成和解，同时避免没有意义的纠纷发生。2021年7月，研究会发布了中期研究报告书，明确了如下方针：“政府应尽快研究权利人和实施方都应遵守的诚实谈判规则，积极对外发声”。本指南正是在遵照这一方针基础上制定而成的，经济产业省针对SEP许可谈判中的主要四步骤（参照后述“4.许可谈判的各步骤中应采取的应对动作”）的应对动作，征求并听取了日本国内外企业的意见，并将各方意见在研究会上进行讨论后得出这份成果。

二、指南的定位

本指南期待通过提高许可谈判的透明度和可预见性，进而达到营造适当的交易环境的目的。我们提出一个包括日本专利在内的SEP许可谈判所涉及的权利人和实施人都应该遵守的诚实谈判规则。

本指南并不具备法律拘束力。由于当前还不存在一个明确的SEP许可谈判的全球规则。因此，即便遵守了本指南进行许可活动，也无法保障在个别诉讼案例中就一定会被判定为诚实谈判的行为。但是，本指南是基于日本国内外企业的意见、日本知识产权法、竞争法专家以及产业界的意见制定而成。因此可以期待的是，在涉及到日本专利的SEP许可谈判过程中会被谈判当事人、司法机关以及各相关方充分利用。

三、指南的对象

本指南的对象涉及基于FRAND承诺的SEP许可谈判。

SEP许可谈判主要分为两大类：一类是持有SEP的权利人自发与实施人进行的谈判（以下称之为“双方谈判”）；另一类是主体自身并不持有专利，而是基于与权利人之间的合同约定的专利池管理公司与实施人之间的谈判（以下称之为“专利池管理公司的许可谈判”）[1]。

一般而言，如果实施人具有根据FRAND条件接受许可的意思表示，则持有SEP的权利人对其行使停止侵权请求权的权利会受到限制。另一方面，自身不持有SEP的专利池管理公司，由于自身无法通过诉讼行使权利，或者鉴于与权利人之间的合同关系，其谈判自由度相较于权利人要小得多。因此，本指南提出的规范仅适用于第一类许可活动，也即双方谈判，而专利池管理公司的许可谈判活动不在本指南的适用范围。但是，如果专利池管理公司是许可谈判涉及的SEP持有者，则可以作为权利人与实施人进行许可谈判，或者专利池管理公司的许可谈判过程中转成为权利人与实施热之间的双方谈判，这些情况都在本指南的适用范围内。

专利池管理公司的许可谈判活动在实务中很常见。即便在专利池管理公司的许可谈判转为双方谈判的情况，在之前的谈判过程中专利池管理公司如果能够提供充分信息，这也有利于后续谈判的有利进展。因此，专利池管理公司也可以参考本指南，朝着确保谈判透明度的方向努力[2]。

四、许可谈判的各步骤中应采取的应对动作

下面介绍权利人和实施人在SEP许可谈判中在主要四步骤中应采取的应对动作。

这四个步骤是全球SEP许可谈判中应被广泛知晓的一个有益框架，但并不是所有的许可谈判都是严格按照这个顺序进行。本指南并不否认权利人可以将步骤1与步骤3放在一起进行，或者实施人也可以将步骤2与步骤4合并进行。另外，从步骤1经过步骤4，谈判双方当事人在未达成合意的情况下，也可能重复步骤3和步骤4规定的行为内容。

<许可谈判的主要四个步骤>【】内表示的谈判当事人的应对动作。

步骤1：许可要约【权利人】

步骤2：缔结符合FRAND条件合同的意思表示【实施人】

步骤3：提出具体的FRAND条件【权利人】

步骤4：提出反报价（在不接受步骤3的许可条件的情况下）【实施人】

步骤1：许可要约【权利人】

权利人应当自愿或者应实施人要求，在发出SEP许可要约之际，就向实施人提供针对许可的目标专利（以下简称“目标专利”）如下信息：

专利清单列表的信息

将专利权利要求与标准进行对应的权利要求对照表（如果专利清单中专利数量比较多，应提供代表性的专利）

解释实施人产品如何符合标准的信息

解释已有的FRAND承诺及对应标准文件的信息[3]

此外，在权利人在提供将权利要求技术特征与标准文件一一对应的权利要求对照表的情况下，如果实施人请求，权利人可以不将[4]这些权利要求对照表纳入到保密协议（NDA）的范围内[5]。

步骤2：缔结FRAND条件合同的意思表示【实施人】

在权利人已经完成了步骤1规定的动作后，实施人应就目标专利向权利人做出愿意以FRAND条件缔结专利许可合同的意思表示。实施人在明确做出愿意接受FRAND许可的意思表示之后，实施人也可以保留对目标专利的必要性、有效性以及侵权可能性进行挑战的权利，而不会因此认为实施人不具有诚实缔结FRAND许可合同的意思表示。

此外，在实施人做出愿意接受FRAND许可的意思表示之后，实施人在推进许可谈判过程中，有权听取法律供应商、律师和专利代理人等意见，而权利人不得妨碍实施人向这些第三方提供权利人提供信息。

步骤3：提出具体的许可条件【权利人】

在接收到了实施人步骤2中规定的动作后，权利人应当向实施人提供包括许可费在内的具体许可条件。除许可费的计算方法外，权利人还应当提供涉及第三人的许可协议信息[6]、专利池的费率以及其他判例等适当信息，以便实施人能够理解权利人的许可条件为何符合FRAND承诺。

步骤4：反报价的建议（实施人）

在权利人完成了步骤3中规定的动作之后，实施人如果不接受权利人提出的许可条件，则应当向权利人提出包括许可费在内的许可条件反报价。除许可费的计算方法外，实施人也应使用和第三人的之间许可协议信息、专利池的费率以及其他判例等适当信息，以便权利人能够理解该反报价的许可条件为何符合FRAND承诺。

注释：

 [1]很多欧洲的研究表明，通过成立专利协商组织的方式，实施人共同进行专利许可谈判的行为正在欧盟竞争法的视角下被重新审视其合法性。

 [2]例如，作为专利池管理公司的MPEG LA针对每个许可项目都将以下信息公布出来，这包括专利清单、对应的标准编号、权利要求与标准文件之间的对应关系（即权利要求对照表）、包括许可费在内的其他许可条款以及SEP权利人以及被许可人（即实施人）信息。

 [3]SEP权利人不需要准备新的文件来提供这个信息。权利人可以提供已有的文件就足够的，比如提交给标准化组织的声明文件，只要这些文件能说明FRAND承诺的存在以及目标专利对应的标准文本编号等信息。

 [4]当权利要求对照表中包含了非公开的机密信息，则这部分信息还是应当纳入到保密协议范围之内。但是，即使SEP权利人在保密协议的约束下提供了权利要求对照表等机密信息，权利人也不应当限制实施人向律师、代理人或者机构寻求针对SEP许可谈判专业帮助的权利，只有这样双方的许可谈判才能更加顺利开展。

[5] 译者注：根据中国的司法判例以及商业谈判实践，比如在西电捷通诉索尼侵犯专利权案件二审（2017）京民终454号判决书显示，SEP的权利要求对照表属于机密信息，应当在保密协议的保护范围之内。

 [6]在本指南中，涉及第三人的许可协议是指权利人或者实施人已经与第三方达成的许可协议。在一些情况下，保密协议中会禁止许可协议的一方将另一个的信息提供给第三方。