专利侵权案中如何正确解读功能性技术特征

　                                                                     　案号 （2013）榕民初字第137号

　　                                                                    （2014）闽民终字第59号

　　【裁判要旨】

　　对于权利要求中以功能或者效果表述的技术特征，在进行侵权比对时，不能简单地将能够实现该功能或者效果的所有技术方案均纳入专利权利要求的保护范围。正确的方法应当是结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容，在此基础上与被控侵权的技术特征进行比对。

　　【案情介绍】

　　郭某拥有一项 “一种墙体贴挂刚、脆性硬质装饰板植钉铆固定贴方法”的发明专利。2012年，郭某发现金辉房地产公司开发的项目-福州“金辉尊域”楼盘的裙楼外墙装饰工程中使用的施工方法涉嫌侵犯其发明专利权，遂向法院提起诉讼，要求被告停止侵权，赔偿损失。根据原告提交的现场施工照片及被告的法庭陈述，被告开发项目的现场施工中使用的外墙施工方法为植钉锚固定贴法。

　　一审法院认为，在专利侵权判定中，应适用全面覆盖原则，如果被控侵权的技术方案一一再现了专利技术的全部必要技术特征，则应认定该项技术方案落入了专利权的保护范围。将被控侵权的施工方法与涉案专利的必要技术特征进行比对，被控侵权施工方法的技术特征与涉案专利的权利要求1限定的必要技术特征构成对应相同或等同的技术特征，落入了讼争专利权利要求1的保护范围，构成专利侵权。据此，判决被告停止侵权，赔偿损失。

　　宣判后，被告不服一审判决，提起上诉。福建省高级人民法院二审审理后认为，涉案专利权利要求1中含有功能性技术特征，对该特征的解读应当结合专利说明书及附图来确定该技术特征的内容，一审对专利权利要求中涉及功能性技术特征的解读存在不当，导致专利保护范围过宽，影响侵权比对。据此，二审法院经重新比对，认为被控侵权施工方法与涉案专利既不相同也不等同，不构成专利侵权，遂判决撤销一审判决，驳回原告诉讼请求。

　　【法官评析】

　　本案导致一、二审判决结果完全相反的关键原因就在于，对原告专利所要求保护的权利要求1中含有的某些技术特征是否属于功能性技术特征以及应当如何对功能性技术特征进行解读存在不同的裁判思路，进而直接影响了涉案专利的保护范围和侵权成立与否的认定。

　　一、功能性技术特征及其写入权利要求的适用条件

　　权利要求应当记载的是一项发明或者实用新型的技术方案，而不是该方案要实现的目的和效果。然而，在有些情况下，权利要求中也会出现有关目的或效果的措辞，其中最为常见的就是功能性限定特征。一般说来，一项产品权利要求应由反映该产品结构或者组成的技术特征组成；一项方法权利要求应由反映实施该方法的具体步骤和操作方式的技术特征组成。如果在一项权利要求中不是采用结构特征或者方法步骤特征来限定发明，而是采用零部件或者步骤在发明中所起的作用、功能或者所产生的效果来限定发明，则称为功能性限定特征。对于功能性技术特征写入专利权利要求的适用条件，《审查指南》（2010）明确指出：“只有在某一技术特征无法用结构特征来限定，或者技术特征用结构特征限定不如用功能或效果特征来限定更为恰当，而且该功能或者效果能通过说明书中规定的实验或者操作或者所属技术领域的惯用手段直接和肯定地验证的情况下，使用功能或者效果特征来限定发明才可能是允许的”。 

　　具体到本案，涉案专利为“一种墙体贴挂刚、脆性硬质装饰板植钉铆固定贴方法” 的方法发明专利。其独立权利要求1的技术特征可归纳为A1－A4，其中A1－A3技术特征系实施该方法专利的具体步骤和操作方式，而A4特征记载为“通过专用不锈钢螺钉、强力工程结构胶及工艺孔的相互配合，将装饰板和水泥粉刷层及墙体紧紧粘接固定成一体”，该特征中只是描述说通过不锈钢螺钉等部件进行配合，对装饰板和水泥粉刷层及墙体进行粘接，但部件之间具体通过什么样的操作方式进行配合并没有描述，而只是记载通过部件的配合，能够达到将装饰板和水泥粉刷层及墙体紧紧粘接固定成一体的技术效果。依照上述对功能性限定特征的概念解析，这显然属于一种功能性技术特征。

　　二、功能性技术特征的解释方法及其与专利保护范围的关系

　　界定专利权的保护范围，既要使专利权得到公平保护，又要使社会公众对专利权的保护范围有稳定和可期待的预期。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第4条就是对功能性限定特征的解读原则及方法。由于功能性限定特征的字面含义本身较为宽泛，因此，应当结合说明书和附图描述的具体实施方式及其等同实施方式进行解释。

　　具体到本案，涉案专利技术特征A4为功能性限定特征，需要结合说明书和附图描述的该功能或者效果的具体实施方式及其等同的实施方式，确定该技术特征的内容。二审法院分析，通过对涉案专利说明书及附图的解读和观察，可以确定该特征所描述的实现紧紧粘接固定成一体的技术效果的具体操作方法应当是使饰面板与墙体及水泥粉刷层依靠结构胶和螺钉进行粘接的部位实现无缝隙固定，在实际使用当中，除非发生饰面板直接脱落情况，饰面板相对于墙体和水泥粉刷层不可能产生位移。而比较被控侵权的施工方法对应的技术特征，化学胶分别是填注在工艺孔和面板的直槽内，主要作用是用于固定打入工艺孔的螺栓和插入面板直槽内的T形挂件，面板与墙面之间并没有通过化学胶直接进行粘接，而是通过角钢及T形挂件，配以螺母、螺栓等金属构件进行连接。而且这些构件在实际使用当中会在外力作用下进行位移微调，从而赶到防止面板在硬力作用下破损脱落的独创性作用。因此，被控侵权施工方法的这一技术特征与涉案专利对应的技术特征显然不相同也不等同，一审的分析及认定有误，二审按照功能性特征的解读方法进行重新解释并对判决结果予以纠正是正确的。

　　三、对功能性技术特征的理解及具体适用的观点演变

　　国内外对功能性特征的理解和具体适用都经历过一个逐步演变和过程。美国专利法第112条第6款明确允许采用功能性限定特征，而美国联邦巡回上诉法院1994年在Donaldson一案的判决中力排美国专利局的反对意见，对功能性限定特征的解释方式作出了十分重要的调整，即无论在专利申请的审查过程中还是在专利侵权诉讼中，权利要求中记载的功能性限定特征都应当被解释为仅仅覆盖了说明书记载的实现该功能的具体实现方式及其等同方式，而不应当被解释为覆盖了能够实现该功能的所有方式。

　　我国专利法及其专利法实施细则中没有类似于美国专利法第112条第6款那样的规定。通常，判断相同侵权是否成立，就是判断被控侵权技术是否落入了权利要求的文字内容所确定的保护范围。然而，对功能性限定特征来说，却不能仅仅因为被控侵权技术实现了该功能，就认为构成了相同侵权，而是需要具体分析被控侵权技术采用何种方式实现该功能。只有当被控侵权技术实现该功能的方式与专利说明书中记载的实施该功能的方式相同或者等同时，才能够得出被控侵权技术重现了该功能性限定特征的结论。

　　笔者对采用功能性限定特征的权利要求持如下立场：1.权利要求中采用的功能性限定特征不应当按照其字面含义解释为覆盖了能够实现该功能的所有方式，而是应当受专利说明书中记载的实现该功能的具体方式的限制。2.认定相同侵权成立的条件是：被控侵权技术实现了相同的功能，而且实现该功能的方式与专利说明书中记载的实现该功能的具体方式之一相同。3.在相同侵权不成立的情况下，应当进行等同侵权是否成立的判断。认定等同侵权成立的条件是：被控侵权技术实现了相同的功能，而且实现该功能的方式与说明书中记载的实现该功能的具体方式等同。专利说明书中记载实现该功能的具体方式越多，等同的范围就越大；但是等同的范围不宜扩大到涵盖能够实现该功能的所有方式的程度。4.被控侵权技术实现了与权利要求所记载功能相同的功能，包含被控侵权技术不但实现了权利要求所记载的功能，而且能够实现其他更多的功能。但是，如果被控侵权技术没有实现权利要求中记载的某一功能性限定特征表述的功能，则应当认为既不构成相同侵权，也不构成等同侵权。5.当说明书中对权利要求中所述的功能性限定特征也仅仅作了功能性的描述，没有公开任何实现该功能的具体实现方式时，可以认定该权利要求没有清楚地表述请求保护的范围，因而不符合专利法实施细则第二十条第一款的规定；如果致使所属技术领域中的技术人员无法实施该发明，可以认定专利说明书不符合专利法第二十六条第三款的规定。不符合上述两条规定的，依照专利法实施细则第六十四条的规定，可以请求宣告该专利权无效。（蔡伟 作者单位：福建省高级人民法院）